1. 서지사항

원고(상고인)	주식회사 금토일산업
원고 대리인	변리사 이수완 외 4인
피고(피상고인)	주식회사 코모텍
피고 대리인	특허법인 화우 담당변호사 박안동 외 1인
사건번호	2004후3416
판결일자	2006년 6월29일
판사	재판장 고현철
1심법원	특허법원
1심법원 판결일	2004년 11월5일
관련특허	등록번호 제196030호
관련법령	특허법 제29조 제2항, 제42조
관련기술	시트벨트장치용 벨트결합금구 및 그 제조방법

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요
주식회사 코모텍은 이 사건 특허발명의 특허권자인 가부시키가이샤 엔슈를 상대로 하여, 이 사건 특허발명은 비교 대상 발명 등에 의하여 신규성 내지 진보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다는 무효 심판을 청구하였고, 주식회사 금토일산업은 그 특허의 전용실시권자로서 위 특허권자를 위하여 보조 참가하였다.

특허심판원은 본 특허발명의 청구항 제1항은 신규성이 부정된다는 이유로, 그리고 제2항 내지 제6항, 제8항, 제9항, 제12항, 제13항은 각각 진보성이 부정된다는 이유로 이들 청구항의 발명을 무효로 한다는 심결을 하였다.

이에 대하여 주식회사 금토일산업(원고)은 위 특허심판원의 심결의 취소를 구하는 소송을 특허법원에 제기하였고, 원고는 청구항 제1항, 제2항, 제8항에 대한 심결 취소 청구를 취하하여 이들 항에 대하여는 법원이 판단 대상에서 제외하였고, 제3항 내지 제6항, 제9항, 제12항, 제13항에 대하여는 진보성이 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다. 한편 제4항에 대한 판단과 관련하여, 제4항은 물건을 생산하는 방법을 포함하고 있는 청구항으로서, 이른바 생산 방법을 한정한 물건에 관한 청구항(Product by process Claim)이라고 전제한 뒤, 이에 대한 판단 기준을 제시하며 역시 진보성이 결여되었다는 이유로 원고의 청구를 기각하였다.

이에 대하여 원고는 대법원에 상고하였다.


(2) 소송 특허의 개요

본 특허발명(등록번호 제196030호)은 ‘시트벨트 장치용 벨트 결합 금구 및 그 제조 방법’에 관한 것으로 자동차용 시트벨트의 벨트단이 차체의 고정 부분에 결합되는 벨트 결합 금구로서, 종래의 벨트 결합 금구는 벨트의 삽입 작업이 용이치 않거나 장력에 의해 휘어지는 문제 등이 있었으나, 본 특허발명은 벨트에 장력이 작용된 경우에도, 벨트에 작용하는 면압을 충분히 저감할 수 있는 시트벨트장치용 벨트 결합 금구 및 그 제조 방법을 제공함으로써 이러한 문제를 해결한 것이다.

도면에서와 같이 장공(6)을 가지는 판상치(기판: 2)에 의해 형성된 시트벨트 장치용 벨트 결합 금구로서, 상기 장공(6)에 벨트(허리 벨트: 13)를 삽입함과 동시에, 그 장공(6)에 있어서의 서로 대향하는 장연부 중 일측 장연부(691)에서 상기 벨트(12)를 되접음으로써, 이 일측 자연부(691)에서 벨트(13)의 장력을 받도록 구성한 시트벨트 장치용 벨트 결합 금구에 있어서, 상기 일측 장연부(691)는 그 실이 방향의 양단부로부터 중안부를 향해 상기 벨트(13)의 장력과는 반대인 방향으로 부풀어 오르도록 형성한 것을 특징으로 하고 있다.

(3) 비교대상발명
비교 대상 발명은 본 특허발명 이전에 공개된 선행 기술로서,
① 1990. 9.27. 공개된 일본 공개실용신안공보 평2-120272호에 기재된 안전벨트 연결용 금구에 관한 기술,
② 1978. 8.11. 공개된 일본 공개실용공보 소53-99223호에 종래의 기술로서 도시되어 개시된 안전벨트 장치의 금구에 관한 기술,
③ 1991. 9.24. 특허 부여된 미국 특허 제5,050,906의 도면에 도시되어 개시된 안전벨트 장치의 금구에 관한 기술,
④ 1993. 4.16. 공개된 일본 공개실용공보 평5-28763호에 개시된 안전벨트 장치의 금구에 관한 기술.

3. 소송에서의 쟁점

(1) 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우, 특허발명의 진보성 유무 판단
물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우, 소위 ‘Product by process Claim’에 있어서 특허성(신규성 또는 진보성)을 판단함에 있어 그 발명의 실체를 어떠한 것에 두느냐에 따라 결론이 달라질 가능성이 있는 것이다. 즉 청구항의 기재 사항으로부터 어느 범위까지 권리로 보아야 하는지에 관한 문제이다.

(2) 그러한 특허 청구항에 있어, 특허청구범위에 기재된 제조방법 자체는 고려하지 않고 그 방법에 의하여 얻어진 물건 만을 비교 대상 발명들과 비교하여 진보성을 판단하는 것이 정당한지 여부
그러한 특허발명의 출원 전 선행 기술에 동일 또는 유사한 물건(비교 대상 발명)이 있으나 특허발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 개시되어 있지 않은 경우, ‘Product by Process Claim’의 진보성을 부인하여야 하는지에 관한 문제이다. 이와 관련하여 원고. 상고인(특허권자)은 ‘Product by process Claim’인 이 사건 특허 청구항 제4항, 제6항, 제12항, 제13항에 대하여는 방법적 요소를 고려하여야 한다고 주장하였다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2003. 11. 28. 특허심판원 2002당2659
청구항 일부 무효
2004.11. 05. 특허법원 2004허11
청구 기각
2006. 06. 29. 대법원 2004후3416
상고 기각

(2) 원심 법원의 판단
특허법원은 본 특허 청구항 제3항 내지 제6항, 제9항, 제12항, 제13항은 비교 대상 발명과 동일한 기술 분야에 관한 발명으로서, 이 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 별다른 어려움 없이 비교 대상 발명 또는 이들을 결합하여 발명할 수 있는 것이라고 하여, 이 사건 발명에 대하여 진보성이 인정될 수 없다고 하면서 원고의 청구를 기각하였다.

한편 제4항에 대한 판단과 관련하여 이 사건 제4항은 물건을 생산하는 방법을 포함하고 있는 청구항으로서 이른바 생산 방법을 한정한 물건에 관한 청구항(Product by process Claim)이라고 전제한 뒤, 특허법 제42조 제3호에서 청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재할 것을 요구하고 있으므로, 이러한 청구항도 그 권리범위를 확정함에 있어서는 물건의 생산 방법에 관한 기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석하여야 할 것이지만, 그 진보성 유무를 판단함에 있어서는 물건 그 자체로 해석되어야 할 것인데, 생산 방법에 관한 기재가 물건의 성질이나 특성, 혹은 구조 등을 간결하게 표현하기 위한 것이라는 점 등의 특별한 사정이 없는 한, 비록 비교 대상 발명에 개시된 물건의 생산 방법이 이러한 청구항에서 나타난 생산 방법과 다른 것이었다고 하더라도 그러한 이유만으로 진보성이 인정될 수는 없는 것이라 할 것인 바, 이 사건 특허발명의 명세서를 살펴보아도 위와 같은 특별한 사정은 인정되지 아니하므로 원고의 주장을 받아들이지 아니하였다.

5. 대법원의 판단

(1) 당해 특허발명의 진보성 유무 판단에서의 취급

1) 물건의 발명의 특허 청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허 청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조 방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조 방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.

2) 원심이 이 사건 특허발명의 특허 청구범위 제4항, 제6항, 제12항, 제13항의 대상인 시트벨트 장치용 벨트 결합 금구는 그 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없다고 본 다음, 그 특허 청구범위 제4항에 기재되어 있는 ‘일측 장연부는 판상체의 일부를 그 판상체의 일측면측으로부터 타측면으로 구부림으로써’라는, 그 특허 청구범위 제6항에 기재되어 있는 ‘일측 장연부는 판상체의 일부를 그 판상체의 일측면측으로부터 타측면측으로 구부림과 동시에, 구부린 부분을 일측면측으로 밀어 되돌림으로써’라는, 그 특허 청구범위 제12항에 기재되어 있는 ‘버링 공정에 의해’, ‘가공 금형에 의해’라는, 그 특허 청구범위 제13항에 기재되어 있는 ‘스탬핑 공정에 의해’라는 각 제조 방법 자체를 고려하지 않은 채 그 방법에 의하여 얻어진 물건만을 원심 판시의 비교 대상 발명 1, 2, 3과 비교하였음은 정당하고, 거기에 상고 이유로 주장하는 바와 같은 특허발명의 진보성 판단에 관한 심리미진, 법리오해 등의 위법이 없다.


(2) 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지 여부

원심 판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 명칭을 ‘시트벨트 장치용 벨트 결합 금구 및 그 제조 방법’으로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 제196030호)과 원심 판시의 비교 대상 발명 1, 2, 3을 비교한 다음, 그 판시와 같은 이유로 이 사건 특허발명의 특허 청구범위 제3 내지 6항, 제9항, 제12항, 제13항이 비교 대상 발명 1, 2 또는 비교 대상 발명 1, 3을 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다는 취지로 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고 이유로 주장하는 바와 같은 특허발명의 진보성 및 수치 한정 판단에 관한 심리미진, 법리오해 등의 위법이 없다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) Product by process Claim의 개요

1)의의
원칙적으로 발명은 ‘물건의 발명’(특허법 제2조 제3호 가목)과 ‘방법의 발명’(동호 나목, 다목)의 두 개의 카테고리로 구분되므로, ‘발명’은 ‘물건’으로 표현하거나 ‘방법’으로 표현하여야 하며, ‘물건의 발명’에 대하여는 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 물건의 구조나 형상, 성질 등이 청구항에 기재되어야 하고(동법 제42조 제6항), 한편 청구항은 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것을 요구하고 있다. (동법 제42조 제4항 제2호)

그런데 물건의 청구항에 있어 하나 이상의 구성이 그것을 제조하는 방법이나 수단을 동원하여 표현된 것이 있는데, 이를 ‘Product by process Claim, 즉 방법으로 기대된 물건의 청구항이라고 한다.

2) Product by process Claim을 청구항에 포함시키는 이유
화학이나 생명공학 분야에서는 특정한 방법을 통하여 신규성, 진보성이 있는 효과를 가지는 새로운 물건(물질)을 얻게 되었음은 분명하나, 정작 그 물질의 구조적 특성은 발명자로서도 이를 규명하지 못하는 경우가 있을 수 있는데, 이 경우 출원인은 부득이 “… 방법으로 얻어진 물건”의 형태로 청구항을 작성할 수밖에 없다고 할 것이다.

이처럼 발명자가 발명의 ‘구성’을 충분히 또는 적절히 표현할 수 없다는 이유만으로 특허를 받지 못하는 것은 잘못이라는 고려에서 예외적으로 인정되는 청구항의 기재 방식이 ‘Product by process Claim’이라 할 수 있다. 그러나 실무에서는 구성만으로도 청구항을 표현할 수 있는 발명에서도 물건을 특정하기 위한 방편으로 ‘방법’ 표현을 청구항에 포함시키는 경우가 적지 않게 발견된다. 이 사건 특허발명에서 문제가 된 제4항, 제6항, 제12항, 제13항의 청구항도 그와 같은 예라고 할 수 있다.



(2) 법률적 쟁점

1) 특허 청구범위 기재 요건의 충족 여부
특허법은 청구항에 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것을 요구하고 있다. (특허법 제42조 제4항 제12호) 청구항은 권리의 내용을 확정하는 문언이기 때문에 가급적 명확하고 간결하게 기재되어야 차후에 분쟁의 여지를 줄일 수 있기 때문이다. 따라서 우리나라 특허심사지침서는 특허를 받고자 하는 물건의 구성을 적절하게 기재하기 어려운 경우에 한하여 예외적으로 이를 인정하고 있다. 일본이나 미국의 경우에도 대체로 같다고 할 것이다.

2) 신규성 또는 진보성 판단 문제
Product by process Claim의 방식으로 기재된 청구항의 발명에 대한 신규성 또는 진보성을 판단함에 있어서, 그 발명의 실체를 어떠한 것으로 보느냐에 따라 결론은 크게 달라질 수 있다. 즉 이러한 청구항에 있어 발명의 실체를 ‘물건’으로 본다면 출원 전에 공지된 물건에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되어 특허를 받을 수 없게 되지만, 청구항에 기재된 제조 방법에 한정된 물건으로 본다면 출원 전에 공지된 물건과 제조 방법이 다르고 진보성이 인정된다면 특허를 받을 수 있게 되는 것이다.
우리 특허청의 심사지침서는 ‘Product by process Claim’의 청구항에 있어서 보호받고자 하는 권리는 방법이나 장치가 아니라, 물건 자체로 해석되므로 진보성 등에 대한 판단 대상은 물건으로 보고 있다. (특허청 심사지침서 제4부 제1장 제1절 6.3.3.)

본 사건 판결 역시 물건으로서의 발명의 특허 청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 제조 방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 특허 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다고 하여, 판단 대상을 물건 자체로 인정하고 있다. 미국, 일본 등 다른 나라의 경우에도 특허성 판단과 관련하여서는 물건 자체로 인정하여 심사한다는 공통된 입장을 견지하고 있다고 할 수 있다.


3) 침해 여부 판단에서의 문제
제3자의 실시 형태가 ‘Product by process Claim’에 대한 침해를 구성하는지 여부에 대한 판단. 즉 이러한 청구항의 권리 범위를 어떻게 해석하여야 할 것인지가 문제가 된다.

‘Product by process Claim’의 권리 범위를 청구항에 기재된 대로 ‘특정한 제조 방법’을 통하여 얻은 물건으로 한정할 경우, 권리 범위가 좁아지게 되어 제3자가 다른 방법으로 동일한 물건을 생산. 판매 등의 사용을 한다면, 원칙적으로 침해를 구성하지 않는다. 반면, 그 권리 범위를 물건 전체에 대하여 미치는 것으로 해석한다면 제3자가 다른 방법을 통하더라도 동일한 물건을 생산, 판매 등의 사용을 하는 이상 침해를 구성하게 된다.

이와 관련하여 우리나라의 판례는 아직 없으며, 미국과 일본의 판례를 참조할 필요가 있다.

미국에서는 Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech, Inc. 사건에서 ‘모노클로날 항체를 이용하여 혈액 응고 유전 인자인 Factor VIII: C를 정제, 농축하는 방법으로 제조된 Factor VIII:C의 Product by process Claim에 대하여 다른 방법을 이용하여 정제, 농축하여 제조된 동일한 침해 대상 제품에 대한 침해 여부를 판단함에 있어, CAFC는 ‘특허 청구항은 특허 요건의 판단 단계에서든 침해 판단 단계에서든 일관된 원칙에 의하여 취급되어야 하므로 비록 이 사건 청구항이 Product by process Claim이라고 하더라도 이는 어디까지나 방법이 아닌 물건에 대한 청구항이므로, 침해 대상 제품이 비록 다른 방법을 동원하여 제조되었다고 하더라도 그 결과 형성된 물건이 동일한 이상 특허 침해에 해당한다고 판시하였다. 동 특허는 제조된 물건을 표현하기 곤란한 유전자 관련 발명을 Product by procrss Claim으로 청구하였던 것이다.

그러나 Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Co. 사건에서 당해 소송 특허는 발명자가 선행 기술을 극복하여 특허 등록을 받기 위하여 청구항에 방법을 가미하여 한정한 특허로서, CAFC는 제조 방법을 달리한 침해 대상 제품에 대한 특허 침해를 부정하였다. 즉 선행 기술을 극복하기 위해 특정 방법으로 한정하였다면 다른 방법에 대한 권리를 주장하는 것은 금반언에 해당된다고 볼 수 있는 것이다.

일본 판결례의 일반적 태도는 원칙론으로서 ‘Product by process Claim’이라 하더라도 제3자가 동일한 물건을 제조, 판매 등 사용하는 이상 특허 침해를 구성한다는 입장이다. 다만 일부 판례는 물건에 관한 특허 청구범위에 방법이 기재된 경우, 그것이 물건의 구조 내지 성질만으로는 발명의 목적인 물건을 특정하기에 충분하지 않아 부득이 사용된 경우라면 예외적으로 특허 청구범위에 기재된 제조 방법으로 그 권리 범위를 한정하는 것이 상당하지 아니할 수 있다고 하여, 오히려 방법에 의하여 권리 범위가 한정되는 것이 원칙이고, 특단의 사정이 인정되는 경우에 한하여 물건 전체에 대하여 권리가 미친다고 하고 있다.

7. 관련 판례

(1) 대법원 2009.3.26. 선고 2006후3250 판결
“폴리테트라풀루오르에틸렌 물질의 화학적 표면개질 방법”으로 하고, 표면개질 방법에 관한 청구항인 특허청구범위 제1항 및 그 종속항인 제2항 발명의 방법에 의하여 제조된 물건인 폴리테트라플루오르에틸렌 물질의 발명을 내용으로 하는 특허청구범위 제3항, 제4항 발명의 경우, 특별한 사정이 없는 한 각 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 비교대상발명과 비교하여 그 진보성 유무를 판단하여야 한다.

(2) 대법원 2009.9.24. 선고 2007후4328 판결
물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우, 특허발명의 진보성 유무 판단에서 그 제조 방법을 고려하여 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하여야 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다.

8. 시사점

이 사건에서 물건의 발명의 특허 청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조 방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조 방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허 청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다고 보았다. 또한 이 사건 특허발명이 비교 대상 발명 1, 2 또는 비교 대상 발명 1, 3을 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다는 취지로 판단하였다.

Product by process Claim의 신규성 또는 진보성을 판단함에 있어서는 이 사건 판례에서와 같이 그 실체를 방법에 두지 않고 물건에 대한 발명으로 보아 동일 또는 유사한 선행 기술로서 물건이 존재하는 한 신규성 또는 진보성을 부정하는 것이 타당할 것이다. 이와 같은 선행 기술을 극복하고 특허로 등록을 받았다면, 그러한 특허의 권리 범위도 물건을 실체로 보아 동일한 범위의 권리를 인정하여야 할 것이다. 따라서 방법을 달리하더라도 동일한 물건을 제조. 판매 등 사용한 행위에 대하여 권리 범위가 미친다고 할 수 있다.

그러나 앞서 살펴본 바와 같이 화학이나 생명 공학 분야에서와 같이 실질적으로 물건(물질)의 발명이지만 제조 방법에 의하여 이를 특정하는 것 이외에는 달리 청구항에 이를 적절히 표현하는 것이 불가능하거나 부적절한 경우가 많다고 할 수 있으므로, 이런 경우에 한하여 예외적으로 청구항에 기재된 방법에 권리 범위가 한정된다고 볼 것이며, 우리 판례는 아직 형성되지 않았지만, 미국이나 일본의 판례도 그 맥을 같이한다고 할 수 있다.

따라서 Product by process Claim의 경우 일률적으로 그 권리 범위의 해석 기준을 설정하는 것보다는 발명의 종류와 성질에 따라 개별적으로 판단하는 것이 상당할 것이다. 다만 기계 또는 장치의 경우 물건의 청구항으로 작성하는데 어려움이 없음에도 불구하고 선행 기술을 극복하기 위하여 특정한 방법으로 한정하는 경우에 가지는 기술적 효과 때문에 특허 등록을 받았다면, 이러한 경우에는 물건이 동일하더라도 그러한 방법에 한정하여 권리 범위를 인정하여야 할 것이다.


[한국지식재산보호협회]