1. 서지사항

원고(피상고인)	유니온퀴미코파마슈티카, 에스.에이
원고 대리인	변리사 김재천
피고(상고인)	바이엘 아크티엔 게젤샤프트
피고 대리인	변호사 장수길 외3인
사건번호	97후2200
판결일자	2000년 7월28일
판사	재판장 손지열
1심법원	특허청 항고심판소
1심법원 판결일	1997년 5월31일
관련특허	등록번호 제23468호
관련법령	특허법 제29조 제2항, 제97조
관련기술	7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘-3-카복실산의 제조 방법

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요

피심판청구인(상고인, 특허권자)인 바이엘 아크티엔 게젤샤프트는 1987. 6. 2. 항균제인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법(발명의 명칭: 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘-3-카복실산의 제조 방법)에 대하여 특허 등록을 받았다. 심판청구인(피상고인) 유니온퀴미코파마슈티카, 에스.에이는 1993년 12월 자신이 실시하고 있는 (가)호 발명이 피심판청구인의 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소위 소극적 권리범위확인 심판을 청구하였다.

이에 대하여 특허청 심판소는 1995년 심판청구인의 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다고 심결하였고, 이에 피심판청구인은 1997년 심결불복 항고를 제기하였으며 특허청 항고심판소는 (가)호 발명이 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다고 하면서 항고를 기각하였다. 이에 피심판청구인 바이엘 아크티엔 게젤샤프트는 대법원에 상고를 제기하였다.



(2) 소송 특허의 개요

(1) (가)호 발명이 특허발명의 출발 물질 및 목적 물질과 동일하고 다만 반응 물질에 있어 특허발명의 구성 요소를 다른 요소로 치환한 경우, (가)호 발명의 반응 물질이 특허발명의 반응 물질과 균등물로 인정되기 위한 요건

(2) (가)호 발명이 균등물로 인정되기 위한 요건에 부합하는지, 그리고 반응 중간체를 가수 분해하여 목적 물질을 얻는 공정이라는 수단이 부가되었는데 과연 (가)호 발명이 이 사건 특허 발명과 균등한 권리 범위에 속하는지의 여부

3. 소송에서의 쟁점

(1) (가)호 발명이 특허발명의 출발 물질 및 목적 물질과 동일하고 다만 반응 물질에 있어 특허발명의 구성 요소를 다른 요소로 치환한 경우, (가)호 발명의 반응 물질이 특허발명의 반응 물질과 균등물로 인정되기 위한 요건

(2) (가)호 발명이 균등물로 인정되기 위한 요건에 부합하는지, 그리고 반응 중간체를 가수 분해하여 목적 물질을 얻는 공정이라는 수단이 부가되었는데 과연 (가)호 발명이 이 사건 특허 발명과 균등한 권리 범위에 속하는지의 여부

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map

1995. 04. 27. 특허청 심판소 1993당1488
권리 범위에 속하지 아니한다
1997. 05. 31. 특허청 항고심판소 1995허232
항고 기각
권리 범위에 속하지 아니한다
2000. 07. 28. 대법원 97후2200
원심 파기 환송, 균등 침해 인정


(2) 원심(특허청 항고심판소)의 판단

특허청 항고심판소는 피심판청구인의 이 사건 특허발명(특허번호 제23468호)과 심판청구인의 (가)호 발명을 대비하면서, 양 발명은 모두 항균제인 일반식(Ⅰ)의 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법으로 출발 물질 및 목적 물질은 동일하지만, 이 사건 특허발명은 출발 물질에 일반식(Ⅲ)의 피페라진과 반응시켜 목적 물질을 얻는데 반하여, (가)호 발명은 출발 물질에 피페라진이 아닌 일반식(Ⅴ)의 에톡시카르보닐피페라진을 반응시켜 일반식(Ⅳ)의 1-사이클로푸로필-7-(4-에톡시카르보닐-1-피페라지닐)-6-플루오로-1,4-디하이드로-4-옥소퀴놀린-3-카르복실산을 중간체로 제조하고 이를 다시 가수 분해시켜 목적 물질을 제조한다는 점에서 양 발명의 차이가 있고, 또한 이 사건 특허발명의 반응 물질인 피페라진은 두 개의 관능기를 갖고 있는데 반하여 (가)호 발명의 반응 물질인 에톡시카르보닐피페라진은 하나의 관능기만을 갖고 있어 통상적인 화학 반응의 이론에 비추어 볼 때 (가)호 발명이 이 사건 특허발명보다 불순물인 다이머 유도체를 더 적게 생성시킬 것이고 이로 인하여 수율도 (가)호 발명이 더 높을 것이므로, 이 사건 특허발명의 피페라진과 (가)호 발명의 에톡시카르보닐피페라진은 반응 메카니즘이 동일한 균등물이 아니고 따라서 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 우회 발명이라고 볼 수 없는바, 이와 같이 양 발명의 출발 물질 및 목적 물질은 동일하나 제조 공정상에 차이가 있고, 이러한 구성상의 차이로 인하여 그 효과도 상이하다고 인정되므로, (가)호 발명은 이 사건 특허발명과 상이한 발명으로서 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였다.

5. 대법원의 판단

(가)호 발명이 특허발명과, 출발 물질 및 목적 물질은 동일하고 다만 반응 물질에 있어 특허발명의 구성 요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결 원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성 요소가 특허발명의 구성 요소와 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원 절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성 요소가 특허 청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다. 결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과, 출발 물질 및 목적 물질이 동일하고 그 반응 물질도 균등물이라고 할 수 있으며, 또 (가)호 발명에서 반응 중간체를 가수 분해하여 목적 물질을 얻는 공정도 단순한 관용 수단의 부가에 불과하므로, 양 발명은 상이한 발명이라고 볼 수 없어 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속한다고 보아야 할 것이다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 균등 침해의 의의

특허발명의 보호 범위는 특허 청구범위에 기재된 사항에 의하여 결정된다. (특허법 제97조) 따라서 특허 청구범위에 기재된 모든 구성 요소를 침해 대상 제품이 가지고 있어야 특허 침해가 성립된다. 이를 구성요소 완비의 법칙이라 한다. 그런데 침해 대상 제품의 구성 요소의 일부가 특허발명에 대응되는 구성 요소와 문언상으로는 동일하지 않으나, 서로 등가 관계에 있는 경우 침해 대상 제품이 특허발명의 침해에 해당한다고 보아야 한다는 것이 이른바 균등 침해론이다. 발명이라는 기술적 사상을 빠뜨리지 않고 특허 청구범위에 문언의 형식으로 기재하는 것은 출원인에게 매우 어렵고, 침해자는 특허 청구범위의 구성 요건을 그대로 모방하여 침해하는 경우도 있지만, 많은 경우 발명의 구성 요소 중 비교적 경미한 부분에 변환을 가하여 그 기술적 범위로부터 일탈을 시도하고자 한다. 그런데 출원인이 이와 같이 변환을 가하는 모든 경우를 예측하여 이를 포괄할 수 있도록 특허 청구범위의 문언을 기재하는 것은 어렵거나 불가능에 가까울 수 있다. 이와 같이 균등 침해는 제3자에게 불의의 불이익을 주지 않는 범위에서 특허의 실질적 가치를 보호하기 위하여 특허의 보호 범위를 그 문언 이외의 사항에까지 넓힌 것으로서 국가에 따라 그 요건과 범위 등에 약간의 차이가 있지만 널리 인정되고 있는 법리이다. 균등은 형식에도 불구하고 당해 특허발명의 사상에 비추어 실질적으로 동일하다고 법적으로 평가되는 것에 특허의 권리범위를 인정하는 가치판단이다


(2) 균등 침해의 요건

최근 일련의 대법원 판결들은 소위 균등 침해가 인정되는 경우에 관하여, 그 요건을 명확히 제시하고 있다. 즉 침해 대상 제품에서 특허발명의 구성 요소를 치환 내지 변 변경이 있었다고 하더라도, 1) 양 발명에서 과제의 해결 원리가 동일하며, 2) 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, 3) 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명한 것이라면, 4) 침해 대상 제품이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지된 기술 내지 공지 기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 5) 특허발명의 출원 절차를 통하여 침해 대상 제품의 치환된 구성 요소가 특허 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 침해 대상 제품의 치환된 구성 요소는 특허발명의 대응되는 구성 요소와 균등 관계에 있는 것으로 보아 침해 대상 제품은 여전히 특허발명의 균등 범위에 속한다고 보아야 한다. (대법원 2001. 6.15. 선고 98후 836 판결 등)

여기서 1), 2), 3)은 균등론의 적극적 요건, 4)는 공지기술 배제의 원칙, 5)는 출원경과 금반언의 원칙으로 불리워지는 소극적 요건에 해당한다. 균등 침해가 성립하기 위해서는 1), 2), 3)의 적극적 요건 모두가 충족되어야 하며, 4), 5)의 소극적 요건 중에 에는 하나에도 해당되지 않아야 한다.


1) 적극적 요건

가. 과제 해결의 동일성 : 양 발명의 기술적 사상 내지 과제 해결의 원리가 동일해야 한다. 이는 다시 말해 발명의 목적과 효과가 동일하고 구성의 중요 부분이 동일하다는 것을 의미한다고 볼 수 있다. 본 사건에서 대법원은 “양 발명은 다 같이 종전의 향균제보다 탁월한 항균 작용을 가지는 항균제를 얻기 위하여 동일한 출발 물질에 반응 물질을 반응시켜 동일한 목적 물질인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법에 관한 발명이라는 점에서 그 기술적 사상 또는 과제의 해결 원리가 동일하다.”고 하고 있다.

나. 치환 가능성 : 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고, 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내야 한다. 이 사건에서 대법원은 “(가)호 발명은 출발 물질 N-에톡시카르보닐피페라진을 반응시키는 과정에서 반응 물질의 N-에톡시카르보닐기는 출발 물질과의 주 반응에 관여하지 아니하고 이 사건 특허발명과 같이 피페라진만이 출발 물질과 반응하는 것이어서, 양 발명은 그 반응 기전(Reaction Mechanism)이 동일하고, 또 부산물의 생성 정도, 수율 등의 작용 효과에 있어서도 거의 차이가 없다고 보여지므로, (가)호 발명의 반응 물질인 N-에톡시카르보닐피페라진은 이 사건 특허발명의 반응 물질인 피에파진과 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타낸다고 볼 수 있다”고 판단하였다.

다. 치환의 자명성 : 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명한 것을 말한다.


2) 소극적 요건

가. 공지기술 배제의 원칙
침해 대상 제품이 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술 내지 공지 기술로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하는 경우에는 균등 침해가 성립하지 않는다.

판례는 특허발명과 대비되는 침해 대상 제품이 공지의 기술만으로 이루어진 경우에는 특허발명과 동일 또는 유사 여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어, 그 침해 대상 제품은 특허발명의 권리 범위 여하 및 특허발명의 유사 여부에 관계없이 특허발명의 권리 범위에 속하지 않는다고 하고(대법원 1997.11.11. 선고 96후1750 판결), 침해 대상 제품이 진보성이 없는 경우에도 역시 특허발명의 침해가 되지 않는다는 입장을 취하여 오고 있다. (대법원 1990.10.16. 선고 89후568 판결) 또한 특허법원의 판결들에서도 이와 같은 취지에서 침해 대상 제품이 진보성이 없는 경우에도 신규성이 없는 경우와 마찬가지로 특허발명과의 기술 대비의 필요도 없이 그 권리 범위에 속하지 않는다고 하고 있다. (특허법원 2000. 2.10. 선고 99허5289 판결) 이와 같이 균등 침해 인정의 소극적 요건으로서의 공지기술 배제의 원칙은 종래부터 인정되어온 자유기술의 항변의 연장선에서 그 의미를 파악할 수 있다.

나. 출원경과 금반언의 원칙
특허발명의 출원 절차 진행 과정에서 침해 대상 제품의 치환된 구성 요소가 특허 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 경우에는 균등 침해가 성립하지 않는다는 법리이다. 출원경과 금반언의 원칙은 공지기술에 의한 거절을 피하기 위한 목적 등으로 특허 청구범위를 감축하거나 또는 좁게 해석되어야 한다고 주장함으로써 특허를 받은 경우, 나중에 출원 경과에서 포기한 보호 범위를 균등론에 의하여 다시 권리 범위에 속한다면서 침해 주장을 하는 것을 인정하지 않는다는 취지의 법리인 것이다.

출원경과 금반언이 적용되기 위해서는 출원 과정에서 선행 기술과의 관계에서 신규성 등을 상실하는 것을 회피하기 위하여 특허 청구범위를 제한적으로 보정하거나 그러한 해석에 관한 주장을 하였어야 한다. 그러나 출원 과정에서 특허 청구범위의 보정 등이 선행기술과의 관계에서 신규성 등을 부정 당하지 않기 위한 목적으로 이루어진 것이 아니라, 기재 불비 등 특허법이 정하는 다른 거절 이유를 회피하기 위한 목적으로 이루어진 경우에도 금반언이 적용되는지에 대한 대법원 판결은 아직 없다. 일본에서는 t-PA 관련 특허침해 사건에서, 특허 청구범위의 보정이 신규성이나 진보성의 요건에 위반하였기 때문에 이루어진 것이 아니라, 기재불비를 보완하기 위하여 보정한 것이므로 금반언이 적용되지 않으며, 균등 침해를 인정할 수 있다는 판결이 있다. (오사카고등재판소 2003. 3.29. 선고 평6-제3292호 판결). 미국에서는 종래 CAFC은 균등 침해와 관련하여 금반언을 적용함에 있어, ‘선행 기술을 피하기 위한 축소 보정’ 또는 ‘자명성(Obviousness)과 관련한 항변’ 등의 제한된 이유로 청구항을 보정하였을 경우에만 출원 경과 금반언을 적용하여 왔다. 그런데 Warner- Jenkinson 사건에서 연방대법원은 ‘만약 특허권자가 출원 계속 중에 보정을 행하였다면 그 보정이 특허 청구항과 관련 없는 형식적인 보정이라는 것에 대한 입증 책임은 특허권자에게 있고, 특허권자가 충분히 이를 입증하지 못한다면 그 특허는 금반언의 원칙이 적용되어 균등론이 적용되지 않아 특허 청구항이 확장 해석되지 않는다’고 판시한 바 있다. 그리고 2002년 Festo v. SMC 사건 판결에서 연방대법원은 출원 계속 중 축소 보정을 하였더라도 균등 침해를 적용할 수 있으나, 특허권자는 축소 보정한 사항에 대하여 ‘보정 시 통상의 기술자가 현재의 균등 범위를 포함하는 청구항을 문언적으로 청구 기재하는 것이 합리적으로 어려운 정도이었다’는 것을 입증할 책임이 있다고 하였으며, 이는 사실상 축소 보정한 청구항으로 균등 침해 주장을 하기 어렵게 만들고 있다. 즉 축소 보정한 경우, 균등물이 보정 당시 예측하기 어려웠던 경우, 보정이 균등물과 관계없는 경우, 특허권자가 비본질적인 대체물을 기재할 것을 합리적으로 기대할 수 없음을 암시한 경우에 균등 침해를 주장할 수 있는 것으로 제한되었다고 할 수 있다.

7. 관련 판례

(1) 대법원 2001. 6.15. 선고 98후836 판결
(가)호 발명에서 치환된 구성 요소들이 특허발명의 대응되는 구성 요소와 균등 관계에 있다고 볼 수 없고, 또한 출발 물질이 상이하여 우회 발명에 해당한다고 볼 여지도 없다는 이유로 (가)호 발명이 특허발명의 권리 범위에 속한다고 볼 수 없다.

(2) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결
화학 반응에서 촉매라 함은 반응에 관여하여 반응속도 내지 수율 등에 영향을 줄 뿐 반응 후에는 그대로 남아 있고 목적물질의 화학적 구조에는 기여를 하지 아니하는 것임을 고려하면, 화학 물질 제조 방법의 발명에서 촉매를 부가함에 의하여 그 제조 방법 발명의 기술적 구성의 일체성, 즉 출발 물질에 반응 물질을 가하여 특정한 목적 물질을 생성하는 일련의 유기적 결합 관계의 일체성이 상실된다고 볼 수는 없으므로, 촉매의 부가로 인하여 그 수율에 현저한 상승을 가져오는 경우라 하더라도, 달리 특별한 사정이 없는 한 선행 특허발명의 기술적 요지를 그대로 포함하는 이용 발명에 해당한다고 봄이 상당하다.

(3) 대법원 2001. 9. 7. 선고 2001후393 판결
선 등록고안과 후 고안이 이용 관계에 있는 경우에는 후 고안은 선 등록고안의 권리 범위에 속하게 되고, 이러한 이용 관계는 후 고안이 선 등록고안의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 고안이 선 등록고안의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 고안 내에 선 등록고안이 고안으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하며, 이는 선 등록고안과 동일한 고안뿐만 아니라 균등한 고안을 이용하는 경우도 마찬가지이다. (가)호 고안이 등록고안의 균등 고안을 그대로 포함하여 이용하고 있어 등록고안의 권리 범위에 속한다.

(4) 대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3517 판결
(가)호 발명의 치환된 구성이 공지된 기술이라는 이유 때문에 특허발명과 균등관계에 있지 않게 되는 것은 아니나 (가)호 발명의 치환된 구성이 특허발명과 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 볼 수 없어 양자가 균등관계에 있지 아니하다.

(5) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결
특허발명의 출원 과정에서 어떤 구성이 특허 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사 과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원 경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리 범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다. 출원인이 특허발명의 특허 청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등 관계에 있는 것을 자신의 권리 범위에서 제외할 의도였다고 단정하기 어렵다.

(6) 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결
이 사건 등록고안의 청구항 제1항과 (가)호 고안은 '고정판에 축공을 형성하는 구성'과 '축봉용 축공이 중앙부에 형성된 장착구를 볼트로 고정판의 하면에 부착하는 구성'을 제외한 나머지 구성은 동일하지만, 위 양 구성은 효과의 차이가 있음이 인정되고 그와 같은 효과의 차이는 양 구성이 균등 관계에 있다고 볼 수 없는 정도이므로, (가)호 고안은 이 사건 등록고안의 권리 범위에 속하지 아니한다.

(7) 대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결
양 발명의 대응되는 구성 요소들은 모두 동일하거나 균등 관계에 있는 것으로 보이므로, 피고의 제조 방법과 그 제조 방법으로 제조한 제품(떡)은 제조 방법에 관한 발명인 특허발명의 특허 청구범위 제3항과 그 방법으로 제조한 떡에 관한 특허 청구범위 제6항의 권리 범위에 속한다.

(8) 특허법원 2001. 6. 22. 선고 2000허6158 판결
특허의 출원 과정에서 특허청 심사관의 거절이유 통지에 따라 제출된 보정서 등에 의하여 어떤 구성 부분을 특허청구의 범위에서 의식적으로 제외하였다면, 출원인은 심사관의 부당한 거절이유 통지에 대하여 의견서를 제출할 수 있고 그래도 거절사정이 될 경우에는 이에 대한 심판 청구, 제소 등의 불복 절차로 다툴 수 있음에도 스스로 특허청구의 범위를 감축하여 자신의 절차적 권리를 포기한 것이므로 이른바 ‘출원경과 금반언 원칙’에 따라 그 후로는 보정으로 제외하였던 기술 구성 부분에 관하여 다시 균등 관계라는 이유로 특허청구의 범위를 확장하여 주장할 수 없다.

(9) 특허법원 2002. 8.30 선고 2001허5992 판결
인용 발명의 받침대를 회전시키는 수단은 정정 전의 특허발명의 권리 범위에 포함되는 것이었는데, 인용발명이 무효심판의 증거로 제출되자 특허권자가 특허발명에 대하여 특허 청구범위를 축소하는 정정 심판을 청구하였는바, 위와 같은 한정은 특허발명이 무효로 되는 것을 피하기 위해 의식적으로 한정한 것이고, 그렇다면 특허권자는 스스로 특허 청구범위를 감축하여 자신의 권리를 포기한 것으로서 그 후로는 금반언의 원칙에 의하여 감축한 특허 청구범위에 관하여 특허 청구범위를 확장하여 주장할 수는 없다고 할 것이므로, 감축한 범위 이외의 구성에 대하여 그 구성의 균등물임을 내세워 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

(10) 특허법원 2004. 8. 19. 선고 2003허5651 판결
확인 대상 발명과 특허발명의 구성 요소의 일부 목적이 동일하나, 과제의 해결 원리 및 작용 효과가 실질적으로 동일하다고 할 수 없고, 그 치환 또한 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명한 것이라 할 수 없어 양 구성 요소를 균등 관계에 있지 아니한 것으로 보아, 확인 대상 발명이 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다.

(11) 특허법원 2007. 6.22. 선고 2007허1008 판결
기술적 사상 내지 과제의 해결 원리가 공통되거나 동일하다는 것은 종래 기술에서 상정되거나 해결되지 못했던 특유한 기술적 과제를 해결하기 위한 수단의 기초가 되는 기술적 사상 내지 해결 원리 즉, 발명의 기술적 특징 부분이 공통되거나 동일하다는 것을 의미하므로, 균등 침해 여부를 판단함에 있어서 기술적 사상 내지 과제의 해결 원리는 선행 기술에 나타난 과제의 해결 수단의 기초가 되는 기술적 사상 내지 과제의 해결 원리와 중복되어서는 안 되고, 따라서 어떠한 기술적 과제의 해결 수단이 다수 밀집되어 있는 기술 분야일수록 기술적 사상 내지 과제 해결 원리의 공통 내지 동일성의 폭이 좁아진다. 특허발명과 확인 대상 발명은 대응되는 일부 구성의 기술적 사상 내지 과제의 해결 원리 자체가 달라 균등의 범위에 있다고 할 수 없으므로, 확인 대상 발명이 특허발명의 권리 범위에 속하지 않는다.

(12) 특허법원 2009.7.24. 선고 2008허12142 판결
특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 권리 범위에 속한다고 보기 위한 요건으로서 ‘양 발명에서 과제의 해결 원리가 동일하다’는 것은 그 대비되는 발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 그 대비되는 발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지 기술 등을 참작하여 선행 기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결 수단이 기초하고 있는 과제의 해결 원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다. “한영 혼용 입력장치에 적용되는 한영 자동 전환 방법”인 특허발명의 특허 청구범위의 각 단계 구성과 이에 대응되는 확인 대상 발명의 구성을 개별적으로 대비해 보아도 서로 각각 동일하지 않을 뿐만 아니라, 시계열적· 유기적 연결 관계도 일치하지 않고, 확인 대상 발명의 경우에는 입력 모드에 따라 생성된 어절이 해당 모드의 조건에 맞는지 여부에 대한 검사를 한 후에 비로소 대응 모드 어절이 생성되어, 대응 모드 어절 생성시 쉬프트키 입력 정보가 유실되어 영문 대문자 표기에 오류를 발생시킬 수 있어서, 양 발명의 한영 변환의 이루어지는 구성의 결과물이 일치하지 않는 이상 서로 동일한 작용 효과를 갖는다고 볼 수도 없으므로, 확인 대상 발명은 문언 침해 및 균등 침해에 의하여 특허 청구범위의 권리 범위에 속한다고 볼 수 없다.

(13) 대법원 2009.6.25. 선고 2007후3806 판결
확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 보기 위한 요건으로서 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

8. 시사점

청구범위 문언해석론의 일반원칙을 제시한 판결들을 토대로 하여, 청구범위의 구성요건적 기능을 중시하고 문언침해 및 균등론에 대한 요건을 명확히 정리한 다수의 하급심 판결이 ‘98년 특허법원이 설립된 이후로 선고되었으며, 최근에는 대법원에서도 이와 관련된 판결들이 선고되고 있다. 균등론에 관한 구체적 판단 기준을 제시한 최초의 판결은 대법원의 하급심인 특허법원의 1998. 9. 17 선고 98허2160판결이고, 상기 특허법원의 판시사항은 대법원 2000. 7. 28 선고 97후2200판결에서 그대로 채택되어 판례로서 확립되었다. 상기 특허법원의 판결 및 대법원의 판결은 그 동안 막연한 개념으로 판단하여 왔던 균등론에 관하여 그 판단 기준을 처음으로 명확히 한 점에서 의의가 있다.

상기 대법원 2000. 7. 28 선고 97후2200판결은, 균등론 적용의 적극적 요건으로서
① 인용발명과 특허발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고,
② 인용발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내고,
③ 구성요소의 치환이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명할 것을 요구하면서, 소극적 요건으로서 ① 인용발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, ② 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 인용발명의 치환된 구성요소가 특허청구범위에 기재된 발명의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없을 것을 요구하고 있다.

결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과, 출발 물질 및 목적 물질이 동일하고 그 반응 물질도 균등물이라고 할 수 있으며, 또 (가)호 발명에서 반응 중간체를 가수 분해하여 목적 물질을 얻는 공정도 단순한 관용 수단의 부가에 불과하므로, 양 발명은 상이한 발명이라고 볼 수 없어 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속한다고 보아 인용발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등물이라 하여 침해가 긍정된다고 판시하고 있다.

위 ①, ② 요건은 결국 미국의 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식으로(이상이 목적, 과제의 해결원리, 작용이 동일하다는 것과 대응된다) 실질적으로 동일한 결과를 얻는다는(효과가 동일하다는 것과 대응된다) tri-patite test와 같은 개념으로 소위 “치환가능성 요건”에 관한 것이고, ③ 요건은 소위 “치환용이성 요건”에 관한 것이다.

위 ①의 요건에서 ‘과제 해결원리가 공통하거나 동일하다’ 함은 대상제품등이 특허발명의 기술적 사상의 범위 내에 있다(기술적 사상의 공통성)는 것을 의미하는 것으로서, 상기 일본 최고재판소 1998. 2. 24. 선고 평성 6년 (オ) 1083 판결의 ‘특허발명의 본질적 부분이 아닐 것'과 궤를 같이 하는 것으로 보여진다.

위 ③의 요건에서 치환자명성의 정도는 발명의 특허성에서 요구되는 진보성보다 좁은 개념이라고 보는 것이 일반적인 학설의 견해이다. 다시 말하면, 인용발명이 특허발명과 대비하여 진보성이 결여된 모든 경우에 대하여 균등론을 적용할 수는 없다. 이러한 견해에 따르면, 균등 영역 밖에 있어서 특허침해는 아니지만 진보성이 결여되어 별개의 발명에 까지는 이르지 아니하는 회색영역(gray area)이 존재한다. 다만, 상기 판례에서 치환자명성의 판단기준시점은 사안의 쟁점은 아니었고, 국내 산업의 보호라는 측면도 아울러 고려하여야 신중하게 결정하여야 한다는 점에서 그 판단을 유보하였다.


[한국지식재산보호협회]