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[한국판례분석] 발명의 성립성 판단 기준 (자연법칙 이용성)

발명의 성립성 판단 기준 (자연법칙 이용성)

대법원 2003. 5.16. 선고 2001후3149 판결


1. 서지사항

원고(상고인)

박인호

원고 대리인

변리사 이덕록

피고(피상고인)

특허청장

피고 대리인

-

사건번호

20013149

판결일자

2003 5 16

판사

재판장 조무제

1심법원

특허법원

1심법원 판결일

2001 921

관련특허

1997-016748

관련법령

특허법 2 1, 29 1

관련기술

생활 쓰레기 재활용 종합 관리 방법



2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요

원고(상고인)은 1997년 ‘”생활 쓰레기 재활용 종합 관리 방법”이란 일종의 영업 방법 발명을 특허출원 하였으나, 특허청은 본 발명이 인위적인 약속과 같은 정신적 활동으로서의 사무 처리에 관한 것이어서 산업상 이용 가능성이 없는 발명 이라는 이유로 거절 결정하였다. 이에 출원인은 거절결정불복 심판을 제기하였고 특허심판원은 2000. 6.30. 본 발명은 자연법칙을 이용한 기술적 사상이라고 볼 수 없다는 이유로 심판을 기각하였다. 출원인(원고)은 특허법원에 심결취소소송을 제기하였고, 특허법원은 2001. 9.21. 같은 이유로 청구를 기각하였으며, 원고는 상고를 제기하였다.

(2) 사건 특허발명

본 발명은 쓰레기 분리 수거를 위한 생활 쓰레기 재활용 종합 관리 방법에 관한 것으로, 그 특허청구범위는 “배출자 신상 정보가 입력된 바코드 스티커와, 배출 쓰레기가 표시된 달력지는 관할 관청에서 각 배출자에게 배포하고, 각 배출자들은 정해진 규정에 의해 정확하게 분리된 쓰레기를 규정 쓰레기 봉투에 담아서 배출하되 반드시 배출자 신상 정보가 입력된 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하며, 수거자는 배출된 쓰레기를 요일별로 정확하게 분리 수거하여 집하장으로 이송하여 재활용 쓰레기와 매립.소각될 쓰레기를 선별하여 처리 과정을 거치며, 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정 명령을 지시하는 각 과정에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활 쓰레기를 종합 관리하도록 하는 생활 쓰레기 재활용 종합 관리 방법”이다.

이를 분석하면, 제1단계는 바코드 스티커와 달력지를 관할 관청에서 각 배출자에게 배포하는 단계, 제2 단계는 각 배출자들이 정해진 규정에 의해 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하여 배출하는 단계, 제3단계는 수거자가 수거하여 처리하는 과정, 제4단계는 잘못 분류된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정 명령을 지시하는 단계로 구성되어 이들 각 단계에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활 쓰레기를 종합 관리하는 방법이다.


3. 소송에서의 쟁점

(1) 자연법칙을 이용하지 아니한 발명의 특허 허여 여부

원심인 특허법원은 특허법상 특허를 받기 위해서는 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이어야 하고(특허법 제29조 제1항), 발명이라 함은 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것’을 말한다(특허법 제2조 제2호). 따라서 특허 청구항에 기재된 발명이 자연법칙 이외의 법칙, 인위적인 결정 또는 약속, 수학 공식, 인간의 정신적 활동에 해당하거나 이를 이용하고 잇는 경우에는 특허법상의 발명이라 할 수 없다. 그리고 특허법상의 발명에 해당하기 위한 자연법칙의 이용 여부는 청구항 전체로 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 아니하고, 반대로 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있지 아니한 부분이 있어도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당한다고 하였다.

원고(출원인)은 본 발명의 1단계 내지 4단계 모두가 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이며, 설령 제4단계가 기술적 사상의 창작이 아니더라도 제1단계 내지 제3단계가 기술적 사상의 창작인 한, 제4단계를 포함한 전체의 발명은 당연히 기술적 사상의 창작이 되는 것이고, 발명을 구성하는 한 단계가 기술적 사상이 아니라 하여 전체를 발명이 아니라고 할 수는 없다고 주장하였다.


(2) 본 발명이 자연 법칙을 이용하지 않았는지 여부

원고(출원인)은 본 발명의 4단계인 ‘분리 수거된 쓰레기를 처리하는 과정에서 잘못된 쓰레기 봉투는 전면에 부착된 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정 명령을 지시하는 단계’로서 이는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라고 하고, 제1단계 내지 제3단계는 당연히 기술적 사상의 창작이라고 주장하였다.

이에 대하여 원심 법원은 이 사건의 출원 발명의 각 단계를 살펴보고 각 단계가 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다고 판단하였다.


(3) 본 발명이 영업 방법에 관한 발명인지 여부

원고는 본 발명이 컴퓨터상에서 실현되는 비즈니스 모델에 해당하므로 특허법 제29조 제1항의 산업상 이용 가능한 발명이라고 하였다. 원심 법원은 일반적으로 비즈니스 모델 발명이라 함은 정보 기술을 이용하여 실현한 새로운 비즈니스 시스템이나 방법에 관한 발명을 말하고, 이러한 일반적인 비즈니스 모델 발명에 속하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하는데, 본 발명은 이러한 일반적인 비즈니스 모델 발명의 범주에 속하지 아니한다고 하였다.


4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2000. 06. 30. 특허심판원 1999원1988 거절사정불복심판, 기각 심결
2001. 09. 21. 특허법원 2000허5438 심결취소소송, 청구 기각
2003. 05. 16. 대법원 2001후3149 상고 기각

(2) 원심 법원의 판단
특허법원은 특허법상 ‘발명’이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상이어야 하므로, 자연법칙을 이용하지 아니한 발명은 특허법상의 발명에 해당하지 아니하며, 자연법칙의 이용 여부는 청구항 전체로 판단하여야 한다고 하고, 본 발명에 대하여 각 단계별로 자연법칙 이용 여부를 판단하였다.

제1단계는 ‘바코드 스티커’와 ‘달력지’라는 수단을 포함하고 있지만, 전체적으로 보면 그 수단을 단지 도구로 이용한 것에 불과하고, 관할 관청이 바코드 스티커와 달력지를 배포하는 것은 인간의 정신적 활동에 근거하는 인위적 결정에 따른 것이므로, 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다.

제2단계는 ‘쓰레기 봉투’라는 수단을 포함하고 있지만, 전체적으로 보면 그 수단을 단지 도구로 이용한 것에 불과하고, 쓰레기 배출자들이 정해진 규정에 의해 자신의 신상 정보가 입력된 바코드 스티커를 쓰레기 봉투에 부착하고, 정확하게 분리된 규정 쓰레기를 담아서 배출하는 미리 정해진 규정에 따라 이루어지는 인간의 정신적 활동에 근거한 사실 행위 그 자체이므로 자연법칙을 이용한 것이라 할 수 없다.

제3단계는 수거자가 배출된 쓰레기를 자신의 판단에 의하여 정확하게 분리 수거하여, 집하장으로 이송하고, 쓰레기를 선별하여 처리하는 인간의 정신적 활동에 근거하여 이루어지는 사실 행위에 불과하므로, 역시 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다.

제4단계는 컴퓨터 등을 이용하여 바코드를 판독하는 수단을 포함하지만, 잘못 분류한 배출자에게 시정명령을 지시하는 것이 그 판독된 정보에 따라 컴퓨터 하드웨어에 연결된 시스템에 의하여 행해지는 것이 아니라 바코드를 판독하여 해당 배출자에게 시정 명령을 지시하는 인간의 정신적 활동에 근거한 인간의 행위 그 자체이므로 자연법칙을 이용한 것이라 할 수 없다.

이러한 각 단계로 이루어지고 위 각 단계에서 얻어지는 자료들을 축적한 정보를 종합 관리하는 이 사건의 출원 발명은 전체적으로 보면 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로, 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 위 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없다고 판단하였다.

또한 이 사건의 출원발명은 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인상에서 처리되는 것이 아니라, 오프 라인상에서 처리되는 것일 뿐만 아니라, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있는 것도 아니므로, 이러한 일반적인 비즈니스 모델 발명의 범주에 속하지 아니한다고 판단하였다.


5. 대법원의 판단

(1) 특허법 제2조 제1호는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 ‘발명’으로 정의하고 있고, 특허법 제2조 제1호가 훈시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로, 자연법칙을 이용하지 않은 것을 특허 출원하였을 때에는 특허법 제29조 제1항 본문의 산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 특허법 제62조에 의하여 그 특허출원이 거절된다.

(2) 이 사건 출원발명을 구성하는 각 처리 단계는 자연법칙을 이용한 것이라 할 수 없고, 이 사건 출원발명 전체를 살펴 보더라도 이 사건 출원발명은 바코드 스티커, 달력지, 쓰레기 봉투, 그리고 컴퓨터 등을 이용한 바코드 판독 등 하드웨어 및 소프트웨어 수단을 단지 도구로 이용한 것으로, 인간의 정신적 활동에 불과하고, 그 각 단계로 이루어지고 그 각 단계에서 얻어지는 자료들을 축적한 통계로 생활 쓰레기를 종합 관리하는 이 사건 출원발명은 전체적으로 보면 그 자체로서 실시할 수 없고, 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있는 것으로 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 이루어지는 인위적 결정이거나 이에 따른 관할 관청 등의 정신적 판단 또는 인위적 결정에 불과하므로 자연법칙을 이용한 것이라고 할 수 없으며, 그 각 단계가 컴퓨터의 온 라인상에서 처리되는 것이 아니라 오프 라인상에서 처리되는 것이고, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되는 것도 아니어서 이른바 비즈니스 모델 발명의 범주에 속하지도 아니하므로 이 사건 출원발명은 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다.



6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 우리 특허법상의 발명의 개념

특허법 제2조 제1호는 ‘발명’이라 함은 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로 고도한 것’이라고 규정하고 있다. 여기서 자연법칙이란 자연계를 지배하는 원리 법칙을 말한다. 이와 같이 ‘자연법칙의 이용’을 발명의 요건으로 하게 된 것은 특허권의 본질을 무체재산권으로서 인간의 창작물 중 자연을 제어하고 자연력을 이용한 것에 한하여 발명의 개념에 포함시킨 독일의 법학자 Josef Kohler의 견해에 입각한 것으로, 일본 특허법이 이를 규정하였고 우리나라 특허법에서도 수용한 것이며, 다른 국가에서의 입법례는 찾기 어렵다.

그러나 이러한 특허의 대상이 되는 발명을 한정하는 것은 특허법의 목적인 기술 발전의 촉진과 산업 발전의 측면에서 발명자에게 부여되는 독점적 권한을 인간의 정신적 활동 등에 까지 지나치게 확대하는 것을 방지한다는 측면이 있다. 그러나 이러한 발명의 개념은 20세기 급속한 기술 혁신에 의하여 도전을 받게 되었다. 즉 유전공학이나 화학 분야에서 발견된 염기 서열이나 화학식 등은 사람이 인지하지 못하였을 뿐, 원래부터 자연계에 존재하던 것을 발견한 것에 지나지 않으므로, 전통적인 발명의 개념에서는 ‘발명’으로 볼 수 없다. 또한 컴퓨터에서 구동되는 소프트웨어나 영업 방법의 경우에도 실체가 분명하지 않으므로 자연법칙을 이용한 것이라고 보고 어려운 측면이 있다. 그러나 이러한 유전 공학, 화학, 컴퓨터 공학 등은 다른 분야에 비해 산업의 발달과 경제 규모에 매우 큰 비중을 차지하면서 그러한 기술의 혁신에 많은 투자가 소요되므로, 이러한 기술을 특허로서 보호해야 할 사회적 필요성이 대두되게 되었다.

미국 특허법은 제101조에서 “신규하고 유용한 발명 내지 발견”을 특허 대상으로 규정하고 있으며, 1980년 연방대법원이 Diamond v. Chakrabarty 사건에서 “태양 아래 인간이 만든 어떠한 것이라도 특허의 대상이다”라고 판시한 이후, 특허심사지침은 추상적 아이디어, 자연현상 및 자연법칙 그 자체만을 특허 대상에서 제외하고 있다. 판례는 물리적 변환이 발생하거나, 유용하고, 구체적이며, 실제적인 결과를 가져오는 실용적 응용이 있는 경우에는 특허 대상으로 삼고 있다.


(2) 소프트웨어 발명의 특허성

소프트웨어는 인간의 머릿속에서 하는 정신적. 지능적인 수단 또는 과정의 표현으로서 본질적으로는 하나의 계산 방법에 불과한 것이라고 할 수 있으므로, 특허법상의 보호 대상으로 인정할 것인지에 대한 논란이 있어 왔다.

미국에서는 1972년 Gottschalk v. Benson 사건에서 연방대법원은 “자연 현상, 정신적 처리 과정 및 추상적 지적 개념은 과학적 기술적 업무의 기본적 도구이므로 특허 받을 수 없다고 하고, 특별한 기계를 포함하지 않는 방법 청구항이 특허발명이 되기 위해서는 하나의 물체를 다른 상태로 변형시키는 것이 필요하다고 하면서 매우 엄격한 기준을 제시하였다. 그러나 1981년 Diamond v. Diehr 사건에서 연방대법원은 수학적 알고리즘의 특허성을 인정하였고, 1999년 AT&T v. Excel Communication 사건을 계기로 모든 컴퓨터 프로그램에 대하여 특허성을 인정하게 되었다.

우리 특허청은 1984년 “컴퓨터 관련 발명의 심사 기준”을 처음 제정하여 운영하면서, 수식, 수학적 알고리즘 자체는 특허 대상에서 제외시켰다. 1995년 개정에서는 컴퓨터 프로그램 발명에 있어 발명의 성립을 좌우하는 자연법칙을 이용하였는지의 여부는 하드웨어 자원을 이용하였는지 여부로 판단토록 하였다. 1998년의 개정에서는 발명의 성립성을 ‘산업상 이용할 수 있는 구체적 수단’, 즉 기술적 사상의 유무에 의해 판단토록 하였다. .


(3) 영업 방법 발명의 특허성

영업 방법(Business Method)은 사업 아이디어만으로는 순수한 인간의 정신적 활동에 불과하다고 할 수 있으므로, 그 아이디어를 구현할 수 있는 구체적 수단으로써 컴퓨터. 정보통신 기술을 결합시킨 경우에 한하여 ‘영업 방법’으로 자연법칙을 이용한 발명으로 인정하고 있다.

우리 특허청은 2008년 8월 개정된 ‘전자상거래 관련 발명의 심사지침’과 2005년에 개정된 ‘컴퓨터 관련 발명의 심사기준’에 따라, 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는지를 기준으로 판단하고 있다. 판례는, 소프트웨어 관련 발명이라도 하드웨어 외부에서 물리적 변환을 야기하는 경우에 자연법칙을 이용한 것으로 특허성을 인정하였으며 (대법원 2001.11.30. 선고 97후2507 판결), 수학적 연산을 통하여 변환되는 데이터를 이용하여 특정한 기술 수단의 성능을 높이거나 제어함으로써 유용하고 구체적이고 실용적인 결과를 얻을 수 있는 기술적 장치나 방법의 경우 자연법칙을 이용한 것으로 인정하였다. (특허법원 2002.12.18. 선고 2001허942 판결)

미국에서는 소프트웨어 발명의 특허성을 인정하는 판례들에 이어서, 1998년 State Street Bank 사건 이래 인터넷을 이용한 영업 방법에 관하여 특허를 인정해 오고 있으며, 이에 따라 1998년 이후 수많은 영업 방법의 특허들이 출원되었다. 영업 방법 특허들을 폭 넓게 인정하는 추세로 이어졌고, 이에 대한 부작용이 부각되기 시작하면서 2008년 In re Bilski 사건에서 CAFC는 “Machine or Transformation Test’를 적용하여, 영업 방법이 특정의 장치와 연계되거나 물리적인 물품이나 물질 또는 그에 준하는 변형이 있어야 한다고 제한하는 판결을 하였다. 이에 대하여 연방대법원은 2010년 7월 CAFC의 판단을 인정하면서 그러한 Test는 단지 한 기준이 될 수 있다고 하여, 엄격한 제한을 하지 않고 그 발명의 속성에 따라 판단하도록 하였다.



7. 관련 판례

(1) 대법원 1998. 9. 4. 선고 98후744 판결
영구기관과 같이 에너지 보존 법칙에 위배되는 것은 자연법칙을 이용한 발명에 해당하지 않는다.

(2) 특허법원 2002. 1.27. 선고 2001허3453
외국어 발음 표기문자의 형성 방법은 인위적인 약속에 지나지 않으므로 자연법칙을 이용한 것이 아니다.

(3) 특허법원 2002. 3.22. 선고 2001허4586
기술적 가치가 없는 단순한 정보의 제시 내지 특허출원 등에 관한 제도 개선안에 불과할 뿐 아니라 입법 작용이라는 정신적 판단 내지 인위적 결정이 있어야 실시할 수 있는 것은 자연법칙을 이용한 것이라 할 수 없다.

(4) 대법원 2004. 4.16. 선고 2003후635 판결
종래의 인쇄기를 이용하여 색상의 배열이 다른 일련의 파일 묶음을 인쇄함에 있어서 생산 공정의 단순화라는 목적을 달성하기 위한 구체적인 수단으로서 단위별 및 색상별 순차 인쇄라는 인쇄 공정을 개시하고 있는 것은 자연법칙을 이용하였다고 할 수 없다.

(5) 대법원 2001.11.30. 선고 97후2507 판결
소프트웨어를 구동시켜 하드웨어 수치 제어장치에 의하여 기계 식별. 제어. 작동을 하게 하는 것일 뿐만 아니라 하드웨어 외부에서의 물리적 변환을 야기해 그 물리적 변환으로 인하여 실제적 이용가능성이 명세서에 개시되어 있는 컴퓨터 프로그램 관련 발명은 자연법칙을 이용하지 않은 인간의 순수한 정신적 활동에 의한 것이라 할 수 없다.

(6) 특허법원 2002.12.18. 선고 2001허942 판결
수학적인 연산을 통하여 변환되는 데이터를 이용하여 특정한 기술 수단의 성능을 높인다거나 제어함으로써 유용하고 구체적이고 실용적인 결과를 얻을 수 있는 기술적인 장치나 방법으로 인터넷상에서의 원격 교육 방법 및 그 장치는 자연법칙을 이용한 것이라 할 수 있다.

(7) 특허법원 2007.12.21. 선고 2006허11094 판결
비즈니스 방법(Business Method)발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터 상에서 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 구성요소인 각 단계들이 소프트웨어와 하드웨어의 결합을 이용한 구체적 수단을 내용으로 하고 있지 아니한 발명은 자연법칙을 이용한 발명으로 볼 수 없다.

(8) 특허법원 2008.12.14. 선고 2006허1742 판결
출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기대된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도, 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다.



8. 시사점

본 판례는 간접적으로 영업 방법 발명의 성립성에 대하여 최초로 판시한 대법원 판례로서, 영업 방법 발명으로 성립하기 위해서는 그 각 단계가 컴퓨터의 온라인상에서 처리되어야 하며, 소프트웨어와 하드웨어가 연계되는 시스템이 구체적으로 실현되고 있을 것을 요구하였다는 점에서 의의가 있다.

한편 발명의 성립성과 관련하여 ‘자연법칙을 이용한 기술적 사상’이라는 발명의 개념을 정의하고 있는 특허법 제2조 제1호와 관련하여, 본 사건에서 그 자체로는 실시할 수 없고 관련 법령 등이 구비되어야만 실시할 수 있으며, 관할 관청, 배출자, 수거자 간의 약속 등에 의하여 오프 라인상에서 이루어지는 인위적 결정과 이에 따른 관할 관청 등의 정신적 판단에 불과한 것으로 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있는 것은 아니므로 BM발명으로 성립할 수 없다고 하였다. 또한 이러한 발명의 성립성 판단은 청구항 전체로서 판단하여야 한다는 점을 명확히 하고 있다.


[한국지식재산보호협회]

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