특허분쟁이 발생한 후의 대채은 어떻게 해야하는 가.

아무런 조짐도 없다가 경고장 또는 소장을 갑자기 받았을때 무척 당황하기 마련이다.

경고장

특허권자는 제3자에게 특허권의 침해사실을 통고하고 특허권자가 원하는 요구사항을 기재하여 그자에게 경고를 할 수 있다. 이는 특허침해죄를 조성하는 요건을 충족시키기 위한 방편이라고도 할 수 있다.

특허권을 침해하는 자가 그 발명이 특허된 것이라는 것을 모르고 있으면 형사적인 책임을 면할 수 있기 때문에 특허권자가 미리 그 자에게 특허된 사실을 알리는 역할을 한다.

1.경고장에 대한 대책

경고장을 받았을때의 대응방법은 상황에 따라 다양하지만, 절때로 하지 말아야할 것은 경고장을 완전히 무시하는 것이다.

국내뿐만 아니라 해외에서 받은 경고장도 마찬가지이다.


[경고장 검토 사항]


1) 정당한 권리 주장인가?

우선, 침해주장의 상태가 정당한 주장인지를 파악할 필요가 있다.

여기에서의 정당한 주장 여부는 침해주장을 하는 자가 그 특허권의 정당한 권리자인지 여부, 그 특허권이 유효한 권리인지를 먼저 파악할 필요가 있다.

권리를 주장하는 자가 그 권리에 대하여 독점권을 갖지 않는 통상실시권자인지, 아무런 실시권도 가지고 있지 않은 자인지, 또는 그 특허권이 소멸된 것인지 등을 파악할 필요가 있다.

2) 특허권의 권리내용에 실시하고 있는 발명이 속하는가?

다음은 지금 본인이 실시하여 침해주장을 받은 발명이 특허권의 특허청구범위에 기재되었는지, 또한 특허청구범위에 기재된 발명과 실시하고 있는 발명이 동일한 것으로 인정될 수 있는지 등에 대하여 판단할 필요가 있다.

필요한 경우, 전문가인 변리사의 감정을 구하거나 특허심판원에 (소극적) 권리범위확인심판을 청구하여 실시하고, 있는 발명이 특허권의 발명과 다르다는 것을 확인시킴으로써 침해주장에서 벗어날 수 있다.


3) 상대방 특허에 대하여 정당한 실시 권한을 가지고 있는가?

특허권은 국가가 산업정책상 필요에 의하여 발명을 공개한 대가로 부여하는 재산권이다.

그렇기 때문에 산업정책 또는 공익을 위해 권리행사의 제한을 많이 두는 재산권이지요. 특허침해 주장을 받고 있는 경우, 귀하가 그 발명을 실시하는 상태가 시험이나 연구를 위한 경우, 또는 그 물건이 상대방 특허의 특허출워일 이전부터 국내에 존재하던 것인지에 대해서 검토할 필요가 있다.

위와 같은 것이 확인되면 그 특허권은 귀하의 실시에 대하여 독점권을 발휘하지 못합니다.

또한, 그 특허권의 특허출원일전부터 귀하가 그 발명을 생산해서 판매 등을 하고 있었다면 귀하는 그 특허권에 대하여 정당한 실시권한이 있다.
 
침해주장에서 벗어날 수 있다.

4) 라이센스를 비롯한 대화의 여지가 있다고 볼 수 있는가?

5) 압박용으로 비지니스를 유리하게 전개하는 수단으로 보내온 것인가?

6) 발신인은 누구인가?


[경고장 대응 검토]

1. 지식재산 전문가에게 상담하고 대응책을 마련한다. 경고장의 대응을 가볍게 취급하지 않는다

2. 답장을 성실하게 하고 문서상 불명료한 점을 확인하다. 

비침해인 경우에도 침해를 인정하는 표현은 일체 피한다. 경고에 대한 대응은 몇 번이나 문서의 왕복이 있을 것을 각오하고 정중하게 대응한다. 국내라면 전화에 의한 대응을 같이 하는 것도 지장이 없다.

여기서 중요한 것은 상대방의 의도를 철저하게 파악하여야 한다. 질문이 있더라도 즉답은 피하고 검토하여 답장을 하는 자세가 바람직하다.


3.상대방 특허번호 등을 확인하였다면, 특허명세서의 문제가 있는지, 특허연차료 지급의 유무등 체크한다.

4.조사검토에 시간이 필요할 경우, 상대방에게 지정받은 답장기한 경과전에 답장기한의 연장을 신청하는 것도 좋은 방법이다.


5.상대방이 주장하는 특허권에 대하여 회사측 기술, 제품의 침해 사실 여부에 대한 점누가의 감정을 받는다.

감정결과가 회사측에 불리한 경우에는 감정결과는 구두에 의한 감정보고에 그치고, 문서에 의한 감정결과를 피한다.


6.경고장에 대한 적절한 답장을 준비한 시점에서는 만일 특허침해소송이 제기되더라도 상대방 주장의 근거가 되는 특허에 대하여 바로 무효심판청구절차를 취할 수 있도록 합법적으로 시간을 끄는 것이 좋다.

2.소송 전문가 및 대리인 선임

3.소송 대처방침 확립

소송 대처방침을 위한 사내 절차

대처방침을 결정, 확인하는 회의에는 사장을 비롯하여 관련된 최고 경영진의 출석이 바람직하다.

1)     소송대리인으로부터 소송에 이르게 된 경위, 분쟁의 내용, 상대방의 주장, 상대방으로부터의 반론 등을 설명하게 한 후 소송의 전망을 말한다.

2)     주된 담당부문인, 지식재산부, 법무부로부터 담당부문으로서의 견해, 미리 변호사로부터 청취한 소송비용 견적, 해결까지의 소요년수 등을 보고한다.

3)     사장을 비롯하여 최고경영진의 양해를 거쳐 전사차원에서 소송대책에 대한 협력체제 확립

4)     회사 각 부분의 협력 하에 특허분쟁의 주된 담당부서인 지식재분수 및 법무부서가 소송대리인을 중심으로 하여 소송에 대응한다.

4.소송절차의 스케줄 및 상황 변화 파악과 예측

소송절차 스케줄과 상황을 파악하고 있는 것이 중요하다.

소송과 관련이 있는 사항은 물론, 부수적인 사항이라도 변호사에게 보고하고 사내상황을 알게 하는 것이 소송을 예측해서 자문을 받을 때 참고가 된다.

또한 그 정보를 기초로 하여 미리부터 도모하고 있던 상대방과의 법정 외에서의 교섭의 최적 타이밍을 확보할 수 있다.

5.소송비용 경감을 위한 배려 및 소송대리인의 청구서에 대한 상세 검토

소송에는 많은 돈이 필요하다. 따라서 소송에 대한 비용 대비 효과를 염두에 두고 합리적인 비용의 사용방법을 검토할 필요가 있다.

[소송대리인이 외국인 경우]

외국과 소송의 경우 번역비용이 문제다.

1)     번역이 필요한 자료를 엄선

소송대리인에게 모국어로 되어 있는 자료의 내용을 구두로 설명한다.

이때 국내 대리인 판단으로 전문의 영역이 필요하다고 생각되는 영역만을 한다.

그 이외에는 모국어 내용을 그대로 영어로 구두 설명하는데 그친다. 간단한 것이지만 실행하면 대폭적인 비용절감으로 이어 질 수 있다.

2)     청구서의 명세를 상세하게 체크하고 문제가 있는 부분을 발견했다면 대리인에게 바로 확인을 받는다. 의뢰를 하지 않은 업무가 기재되어 있거나 보고에 기재되지 않은 사항이 처리된 것으로 취급되는 경우가 종종 발생한다. 이는 대리인의 입력실수나 기장 실수 등, 충분히 있을 수 있는 것이기에 의문점이 생기면 대리인에게 확인을 해야 한다.

6. 화해를 통한 분쟁해결 타이밍 모색

특허침해소송에 연루된 당사자는 어느 시점에서든 자사에게 유리한 화해를 제안하여 성공하게 할까를 당초부터 계획하게 된다. 이는 당연하다.

이것은 실제로 소송에 연루된 경험자가 통상 생각하는 것이고 경험하지 못한자도 충분히 생각할 수 있다.

여기서 중요한 것은 타이밍이다. 최적의 타이밍은 3가지로 나눌 수 있다.

1)     침해관련 감정을 받고, 사실관계를 확인 및 정리를 한후 법률을 적용하여 판단했을 때,승패가 확실한 경우

이 경우는 결과가 싸우기 전부터 명백하기에 소송을 진행하는 것은 돈 방비에 지나지 않는다. 다만 화해를 신청하면 교섭상 불리 할 것이라는 생각이 들 것이다.

상대가 미국 기업일 경우, Discovery 절차 중에 화해 타이밍을 도모할 수 있다.

Discovery 과정에서 상대방으로부터 제출하게 한 자료 중에 상대방에게 불리하고 우리쪽에게 유리한 자료는 분명 존재 할 가능성이 높다. 하나의 자료일지라도 그것을 발견해야 한다.

2)     사안에 따라 다를 수 있지만, 두번째 기회는 진실발견을 위한 양자의 증거가 제출되고 양측 대리인에 의하여 쟁점이 정리되는 과정에서 양측은 점점 자신의 입장을 자각하기 마련이다. 만약 소송이 미국 민사소송이라면, Discovery 종반에는 승패를 전망 할 수 있다.

3)     상기의 기회에 더하여 당사자 측의 특수사정, 특히 소송을 계속 진행하기 보다는 조기에 종결할 수 밖에 없는 상황이 생겼을 경우다.

일반적으로 이런 자료 및 정보를 입수하는 것은 아주 어려운 일이다.

하지만 어떤 통로를 통해 이러한 자료 및 정보를 입수 했다면, 이를 무기 삼아 화해를 위한 기회를 잡을 수 있다.

소송대책에 있어서 가장 중요한 것은 소송이 발생할 원인을 근본적으로 없애는 것이다.

항시적으로 소송대책을 준비하면서 소송이 발생하지 않도록 만전을 기해야 한다.

불행히 분쟁에 연루되었다면, 회사가 불리한 방향으로 진행되지 않도록 충분하게 주의를 기울이며 진행해야한다.

적절한 타이밍을 찾고, 소송대리인과 충분한 상담을 통해, 법정외 화해를 하는 것이 베스트이다.

대화를 통해 분쟁을 해결한다고 해도 문제가 남을 것 같다면, 법정분쟁을 중개절차로 전환한는 것을 추천한다.

이는 소송이 공판절차로  이행되면서, 양자의 노하우가 공개되기 때문이다.  이렇게 되면 노하우가 공개되는 것을 회피하기 위해 또한 부담이 큰 소송비용을 아끼기 위해 합리적인 비용으로 분쟁을 해결할 수 있는 길이 열릴 수 있다.

단 중개재판에는 법적 구속력을 부여하고, 양자가 중재결과에 대하여 다시 소를 제기하여 재판소의 판단을 구하지 않는다는 합의가 있는 한이다.

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