 직무발명의 권리귀속
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(1) 사용자의 권리
가. 통상실시권 취득
사용자 등은 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허 등을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면, 그 특허권 등에 대하여 통상실시권을 취득함.
일반적으로 통상실시권은 제3자에 대한 대항요건으로 등록을 해야 하지만, 직무발명에 의한 통상실시권은 등록하지 않아도 특허권 또는 전용실시권을 취득한 자에 대하여 주장할 수 있음(특허법 제118조 제2항).
직무발명에 대한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 종업원이 당해 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 해서 등록시의 사용자가 통상실시권을 취득하는 것은 아님.
관련판례 : 직무발명에 대하여 통상실시권을 취득하는 사용자
직무발명을 완성할 당시의 사용자와 특허권 등록시 사용자가 다른 경우,완성당시의 사용자가 통상실시권을 취득한다고 본 사
구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 법률) 제17조 제1항이나 특허법 제39조 제1항에 의하면, 직무발명에 관한 통상실시권을 취득하게 되는 사용자는 그 피용자나 종업원이 직무발명을 완성할 당시의 사용자이고, 그에 따른 특허권의 등록이 그 이후에 이루어졌다고 하여 등록 당시의 사용자가 그 통상실시권을 취득하는 것은 아니다.
(대법원 1997.6.27. 선고, 97도516)
나. 승계취득 또는 전용실시권을 설정할 권리
사용자 등은 계약이나 근무규정상의 사전예약승계규정 등을 통하여 종업원 등의 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 내지 특허권을 승계 취득할 수 있으며, 종업원 등이 특허권 등을 취득한 경우 전용실시권을 설정할 수 있음.
- 종업원 등의 직무발명이 제3자와 공동으로 행하여진 경우 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등이 그 발명에 대한 권리를 승계하면 사용자 등은 그 발명에 대하여 종업원 등이 가지는 권리의 지분을 가짐(법 제14조).
- 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정이 없는 경우에는 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없음(발명진흥법 제13조 제1항).
- 직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효임(발명진흥법 제10조 제3항).
특허를 받을 수 있는 권리를 승계 취득할 경우, 특허 출원 전일 때에는 사용자명의로 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없으며, 출원 후에는 출원인 명의변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니함(특허법 제38조). 이 경우 사후의 문제발생을 예방하기 위하여 종업원 등으로부터 양도증서를 받아놓은 것이 바람직함.
특허권의 승계취득 또는 전용실시권을 취득하고자 할 경우 등록해야만 효력이 발생됨(특허법 제101조).
직무발명 외의 종업원 등의 발명에 대하여 미리 사용자 등에게 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하도록 하는 계약이나 근무규정의 조항은 무효이지만, 종업원 등이 발명을 완성한 이후의 양도행위 또는 설정행위까지 금지하는 것은 아니므로 그 사후양도 또는 설정은 계약자유의 원칙상 유효함.
관련판례: 직무발명 외의 종업원의 발명에 대한권리의 사후 양도행위의 효력
직무발명 외의 종업원의 발명에 대한 권리를 사후 양도한 행위가 유효하다고 본 사례
(구) 특허법 17조 3항의 취지는 직무발명을 제외하고 그외의 피용자등의 근무에 관하여 한 발명에 대하여는 그 발명전에 미리 특허를 받을 수 있는 권리나 장차 취득할 특허권등을 사용자등에게 승계(양도) 시키는 계약 또는 근무규정을 하여 두더
라도 동 계약이나 근무규정은 무효라고 규정하여 사용자에 대하여 약한 입장에 있는 피용자의 이익을 보호하는 동시에 발명을 장려하고자 하는 점에 그 입법취지가 있다 할 것이고, 피용자가 발명한 이후의 양도행위까지를 금지한 규정은 아니라고 할 것이므로, (구) 실용신안법 29조에 의하여 (구) 특허법 17조의 규정을 실용신안에 준용하는 이건에 있어 피용자가 이건 고안을 한 이후에 행한 이건 양도행위는 유효하다.
(대법원 1977.2.8. 선고, 76다2822)
다. 조정신청권
직무발명과 관련하여 분쟁이 발생하는 경우 사용자등은 산업재산권분쟁조정위원회에 조정을 신청할 수 있으며(발명진흥법 제18조), 종업원 등도 조정신청권을 가진다는 점이나 그 내용에 관하여는 앞서 설명한 바와 같음.
(2) 사용자의 의무
가. 승계여부의 통지의무
종업원 등이 직무발명 완성사실을 통지하면, 그 통지를 받은 사용자 등(국가나지방자치단체는 제외)은 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 함(발명진흥법 제13조 제1항).
승계여부의 통지의무는 종업원 등에게 부여된 직무발명 완성사실의 통지의무에 대응하는 것으로서, 종업원 등의 직무발명을 승계할 것인지 여부를 일정 기간 내에 통지하도록 하여 발명자인 종업원이 입게 될 수 있는 권리관계 확정지연에 따르는 불측의 손해를 방지하고 사용자와 종업원 간 직무발명에 대한 안정적인 권리관계가 형성되도록 유도하는 취지에서 부여된 것으로 이해됨.
계약이나 근무규정상 사전예약승계규정 등이 없는 경우 사용자 등은 종업원등으로부터 통지받은 직무발명의 승계 여부에 대한 결정권한이 없으므로, 사용자 등이 종업원 등의 의사와 다르게 그 발명에 대한 권리의 승계를 주장할 수 없으며, 종업원 등이 그 발명을 직접 출원하여 특허를 받는 경우 등은 통상실시권만을 가지게 됨.
- 다만, 사전예약승계규정 등이 없는 경우일지라도 종업원 등이 그 의사에 따라 직무발명에 대한 권리를 사용자등에게 양도할 수 있는 것이므로 양 당사자 간 개별적인 계약을 통해 권리승계가 가능함.
사용자 등이 종업원 등으로부터 직무발명 완성사실의 통지 받은 날부터 4개월이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 의사를 알린 때에는 그때부터 그 발명에대한 권리는 사용자 등에게 승계된 것으로 간주됨(법 제13조 제2항).
- 사용자 등이 통지 받은 날부터 4개월 이내에 승계 여부를 알리는 경우, 승계여부나 종업원 등의 동의와 무관하게 통상실시권을 가지게 되지만, 4개월이내에 승계 여부를 알리지 아니한 경우에는 사용자 등은 그 발명에 대한 권리의 승계를 포기한 것으로 간주되며, 이 경우 사용자 등은 그 발명을 한 종업원 등의 동의를 받지 아니하고는 통상실시권을 가질 수 없음(법 제13조 제3항).
나. 보상의무
사용자 등이 종업원 등의 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 승계하거나 전용실시권을 설정한 경우 종업원 등에게 정당한 보상하여야 할 의무를 부담함(법 제15조).
- 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있는 경우 그에 따른 보상이 ① 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준을 정할 때 사용자 등과 종업원등 사이에 행하여진 협의의 상황, ② 책정된 보상기준의 공표·게시 등 종업원 등에 대한 보상기준의 제시 상황, ③ 보상형태와 보상액을 결정할 때 종업원 등으로부터의 의견 청취 상황 등을 고려하여 합리적인 것으로 인정되면
정당한 보상으로 간주됨.
- 보상에 대하여 계약이나 근무규정에서 정하고 있지 아니하거나 정하고 있더라도 정당한 보상으로 볼 수 없는 경우 그 보상액을 결정할 때에는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하여야 함.
- 공무원의 직무발명에 대하여 국가나 지방자치단체가 그 권리를 승계한 경우에는 정당한 보상을 하여야 하며, 이 경우 보상금의 지급에 필요한 사항은 대통령령(「공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정」)이나 조례로 정함.
종업원 등의 정당한 보상을 받을 권리는, 사용자 등에게 근로를 제공하고 그에 대한 대가를 지급받을 권리인 임금채권과는 전혀 별개의 권리이므로, 직무발명자인 종업원이 퇴직한 경우는 물론 사망한 경우 등에도 사용자는 그 종업원 또는 상속인 등에게 정당한 보상을 하여야 할 의무가 있음.
사용자 등은 직무발명에 대한 권리를 승계한 후 출원하지 아니하거나 출원을 포기 또는 취하하는 경우에도 종업원 등에게 정당한 보상을 하여야 함(법 제16조).
- 이 경우 그 발명에 대한 보상액을 결정할 때에는 그 발명이 산업재산권으로 보호되었더라면 종업원 등이 받을 수 있었던 경제적 이익을 고려하여야 함.
관련판례: 직무발명보상금의 법적 성격
임금, 성과금 등으로 보상금을 갈음할 수 없다고 본 사례
직무발명보상금 청구권은 통상적으로 사업자에 비해 열악한 지위에 있는 종업원의 권익을 보호하고 발명을 진흥하기 위해 인정되는 것으로서 직무발명보상금에 관한 구특허법의 규정은 강행규정이므로, 직무발명보상금 청구권의 발생, 행사 및 보상금의 정당한 액수에 어떠한 제한을 가하는 계약 또는 근무규정은 무효이고, 나아가 직무발명보상금은 특허를 받을 권리를 양도한 대가로서 인정되는 법정채권으로서 노동의 대가인 임금과는 그 성격상 명확히 구분되므로, 당사자 사이에 명시적인 약정이 없는 한 일반적인 임금, 성과급 등의 지급으로써 특정한 직무발명에 대한 보상금의 지급에 갈음하였다고 보아서는 아니된다.
(서울고등법원 2009.10.7. 선고, 2009나26840)
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