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특허 출원 및 관리

2. 특허의 요건

법인 설립등기를 하지 않은 사단형태의 조직으로서 내부에서 개발한 기술을 사단명의로 특허출원할 경우에 등록을 받을 수있는지요?

A  특허법상 권리를 향유할 수있기 위해서는 권리 능력을 가져야 하며, 특허법 제 25조에서는 외국인의 권리능력에 대해서만 규정하고 있는 데 내국인 등 그 외의 경우네는 민법 기타법률에 의하여 권리능력이 인정된다고 해석됩니다.

따라서, 대한민국 국민은 국내 거주하거나 외국에 거주하거나를 불문하고 권리능력이 인정되며, 법인의 경우에도 민법 기타법률에 의하여 법인격이 인정되는 경우에는 특허법상 권리능력이 인정됩니다
.

그러나, 법인이 아닌 사단 또는 재단은 특허에 관한 권리능력이 인정되지 않으므로, 법인이 아닌 사단의 이름으로 출원된 경우에는 등록을 받을 수 없습니다
.

[특허청]



Q  특허출원이 등록을 받기 위해서는 어떤 요건을 갖추어야 합니까?

A  특허출원이 등록받기 위해서는 법령에서 규정하고 있는 일정한 요건을 충족하여야 합니다.

일반적으로 특허요건은 '주체적요건','객체적요전','절차적요건'으로 구분할 수있습니다
.

'
주체적 요건'이란 특허충원인이 갖추어야 할 사항으로서 1)특허출원인은 '발명자/또는 ' 그 승계인'이여야 하며 2)국내에서 관한 권리를 향유할 수있는 능력, 즉 권리능력을 가지고 있어야 합니다
.

'
객체적 요건'이란 특허출원된 발명 자체가 갖추어야 될 사항으로서
,
1)
발명으로서의 성립 요건을 갖추고

2)
기존의 기술에 비해 새롭고

3)
진보되며

4)
산업상 이용할 수있는 것이어야 합나디. 또한, 이러한 요건을 갖춘 경우에도 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 없어야 합니다
.


'절차적 요건'은 법령에서 요구하고 있는 출원절차적 사항으로서
1)
최선출원일 것

2)'1'
특허출원의 범위내일 것

3)
특허출원 명세서의 기재가 법규에 적합할 것 등입니다
.

[관련정보]

[특허출원 절차의 설명] 1. 특허출원상담 
[특허출원 절차의 설명] 2. 특허출원의뢰 
[특허출원 절차의 설명] 3. 특허 선행기술검색 
[특허출원 절차의 설명] 4. 특허 출원서류작성 
[특허출원 절차의 설명] 5. 특허출원 
[특허출원 절차의 설명] 6. 특허 심사청구 
[특허출원 절차의 설명] 7. 조기공개신청 및 특허 출원공개 
[특허출원 절차의 설명] 8. 특허 심사 
[특허출원 절차의 설명] 9. 특허 거절이유에 대한 의견서 제출 
[특허출원 절차의 설명] 10. 특허거절결정 
[특허출원 절차의 설명] 11. 특허결정 
[특허출원 절차의 설명] 12. 특허료납부 및 특허권 설정등록 
[특허출원 절차의 설명] 13. 특허 등록공고 


 [특허청]



Q  기존에 존재하는 제품의 문제점을 개선할 수있는 새로운 물건을 개발했고, 그 물건을 생산하는 기구 또는 장치도 개발하였을때의 경우 반드시 각각 특허출원을 하여야 하는지요?

A  특허출원은 1발명을 1특허출원으로 하여야 합니다.

예를 들어 어떤 새로운 물건을 개발한 경우에 물건 자체에 대한 발명과 물건을 생산하는 방법도 별개의 하나의 발명으로 볼 수있음으로 원칙적으로는 각각 특허 출원하여야 할 것입니다
.

다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명인 경우에는 1특허출원으로 할 수있습니다
.

1
군의 발명으로 하여 1특허출원으로 가능한 경우로는


1)
물건 또는 방법에 관한 1독립항을 기재한 출원

2)
물건에 관한 1독립항을 기재한 경우에는 다음을 선택하여 기재하거나 모두 기재한 출원
 
     -그 물건을 생산하는 방법에 관한 1도립항

     -그 물건을 사용하는 방법에 관한 1독립항

     -그 물건을 취급하는 방법에 관한 1독립항

     -그 물건을 생산하는 기계.기구.장치 기타의 물건에 관한 1독립항

     -그 물건의 특정성질만을 이용하는 물건에 관한 1독립항

     -그 물건으 ㄹ취급하는 물건에 관한 1독립항

3)
방법에 관한 1독립항을 기재한 경우에 그 방법의 실시에 직접 사용하는 기계.기구.장치 기타 물건에 관한 1독립항을 기재한 경우 등이 해당합니다
.

또한, 기타의 방식요건으로는 특허출원시에 첨부하여야 하는 명세서(특허청구범위 포함)도면 등이 법령에서 규정한 방식에 적합하게 기재되어야 합니다
.



[특허청]



Q  사람의 신체를 발명 구성의 필수요건으로 하는 경우에 있어서, 그 발명의 사용시 필연적으로 신체의 자유를 어느 정도 구속하는 것으로 되는 발명도 등록을 받을 수있는지요?

A  특허출원된 발명이 산업상 이용가능성, 신규성, 진보성 등의 요건을 갖춘 경우에도 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 경우네는 등록을 받을 수 없습니다.

'
공공의 질서'란 일반사회의 공동의 이익을 위하여 지켜야 할 사물의 조리 또는 그 순서를 말하며, 선량한 풍속이란 옛적부터 사회에서 행하여 온 습관으로서 미풍양속을 말합니다
.

질문의 내용과 같은 경우에는 일반적으로 본조에 의하여 거절 결정될 가능성이 높다 하겠습니다
.


한편, 인체로부터 분리되는 것 또는 사체로부터 분리한 것을 구성이 필수요소로 하는 발명에 대하여도 본조의 해당여부를 판단하여 등록여부를 결정하게 될 것입니다

.
<
공서양속위반 발명애> 지폐위조기, 도박에 필요한 기구, 아편흡입기구 등


[특허청]



Q 본원발명과 선행기술의 진보성 판단시 그 기준대상은 무엇이며, 어떤 때에 진보성이 인정됩니까?


A  특허요건 중 진보성판단시 양자의 기준대상은 본원발명의 특허청구범위에 기재된 발명과 선행기술의 명세서 또는 도면을 대상으로 대비판단하며, 진보성 인정여부 양자의 목적달성을 위한 기술수단이 상이 하며, 그로인하여 선행기술에서는 기대할 수 없는 새로운 효과가 있는 경우에 본원발명은 진보성이 인정되어 특허를 받을 수있습니다.



[특허청]



Q  공지된 기술을 전용하는 형태로 하여 발명을 한경우에도 특허등록을 받을 수있는지요?

A  특허출원이 등록을 받기 위해서는 출원된 발명이 당해 특허출원 전에 그 발명이 속하는 시기의 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지 되었거나 공연히 실시된 발명 또는 간행물에 기재된 발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 해당되지 않아야 합니다.

출원서에 첨부된 명세서.도면에 기재된 발명을 참조하여 청구범위에 기재된 발명이 공지발명에 비하여 그 발명의 목적, 구성,효과가 특이한지 여부 등에 따라 진보성 여부를 판단하며, 참고적으로 그 발명의 실시여부, 상업적 성공, 발명의 유형 등도 참작하여 판단합니다
.


일반적으로 공지기술의 주합에 상당하는 발명, 공지기술을 치환한 발명, 공지기술을 단순히 전용한 발명, 공지기술의 단순한 용도변경에 상당하는 발명, 공지기술의 배열 상태변경에 불과한 발명은 진보성이 없는 것으로 판단하여 등록을 받을 수없습니다.

[특허청]



Q  우리 특허법에서는 발명에 대하여 최초에 출원한 자가 등록을 받을 수 있는 것으로 알고 있습니다. 만약, 어떤 사람이 최초 출원자 보다 먼저 동일한 발명을 완성하였다고 주장하면서 자신이 우선권이 있다고 하는 경우에는 어떻게 됩니까?

A 동일한 발명에 대하여 누구에게 특허를 부여할 것인가에 대한 주의로는 '선출원주의''선발명주의'가 있습니다.

선출원주의는 발명이 동인한 경우 먼저 출원한 자에게 특허를 허여하는 주의인데 반해, 선발명주의는 출원의 선후에 관계없이 진정한 최선의 발명자에세 특허를 허여하는 주의입니다
.

우리나라는 선출원주의를 채택하고 있으므로 동일한 발명에 대하여 먼저 출원한 자가 특허를 받을 수있을 것입니다
.

참고로, 미국의 경우에는 선발명주의를 하고 있어 최선의 발명자는 비록 타인이 동일 발명을 출원하거나 특허를 받은 경우라도 자신이 선발명자임을 입증하여 특허를 받을 수있습니다
.(미국도 선출원주의로 바뀝니다)



[특허청]

Q  특허출원전에 간행물에 의해 공개되고 그 후 6개월이내에 신규성의제 주장을 하면서 특허출원을 하였으나, 공개일과 특허출원일 사이에 타인이 동일내용으로 출원한 경우에도 특허를 받을 수 있습니까?

A  신규성 의제규정은 특허를 받을 수있는 자가 특허법 제 30조 제1호 각 호의 행위를 한 경우 신규성 상실사유에 해당하여 그 신규성이 상실된 것을 신규성이 상실되지 않은 것으로 보아주는 것일 뿐이지, 그 출원일을 신규성이 상실된 시점으로 소급 인정해 주는 것이 아닙니다.

따라서, 타인의 특허출원은 출원전 공지로 본원의 특허출원은 선원에 의해 모두 특허를 받을 수없게 될 것입니다
.

[특허법 제30조]

① 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 발명이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그날부터 12개월 이내에 특허출원을 하면 그 특허출원된 발명에 대하여
제29조제1항 또는 제2항을 적용할 때에는 그 발명은 제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니한 것으로 본다.  <개정 1993.12.10, 2001.2.3, 2006.3.3, 2011.12.2>
1. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자에 의하여 그 발명이
제29조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우. 다만, 조약 또는 법률에 따라 국내 또는 국외에서 출원공개되거나 등록공고된 경우를 제외한다.
2. 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자의 의사에 반하여 그 발명이
제29조제1항 각호의 1에 해당하게 된 경우
3. 삭제  
<2006.3.3>

②제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.  <개정 2006.3.3>




[특허청]

특허출원의 청구항에 기재된 발명과 선행기술인 인용발명이 각가가 상.하위개념으로 표현된 경우에 실체검사에서 신규성유무는 어떻게 판단됩니까?

예를 들어, 특허출원의 청구항에 기재된 발명이 '금속'으로 기재되어 있고 인용발명이 그 하위개념인 '구리(cu)로 기제되어 있는 경우에는 일반적으로 특허출원된 발명은 신규성이 없는 발명으로 볼 수 있습니다.

[신규성]

신규성특허성의 시험으로 그에 따라 발명특허가 될 수 있는지 아니면 이전에 이미 청구된 적으로 특허가 될 수 없는지를 판가름하는 기준이다.

미국일본과 같은 일부 국가에서는 유예기간을 두어 발명자를 보호하거나 지속적인 발명에 도움을 준다.

 

(출처:위키백과)


그러나 특허출원의 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 표현되어 있고 선행기술인 인용발명이 상위개념으로 표현된 경우에는 통상 출원발명은 신규성이 있다 하겠습니다.

다만. 출원당시의 기술상식을 참작하여 판단한 결과 상위개념으로 표현된 인용발명으로부터 하위개념으로 표현된 출원발명이 충분히 도출될 수 있는 경우에는 출원발명은 신규성이 없는 것으로 인정될 수있습니다
.


[특허청]




어떤 제품을 개발한 후 특허출원을 위하여 선행기술자료를 확인하는 과정에서 동일한 제품에 관한 내용이 이미 외국에서 발행된 간행물에 기재되어 반포된것을 알았습닌다. 이런 경우에는 등록을 받을 수 없는지요?

특허출원 된 발명이 등록받기 위해서는 특허출원 전에 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된것에 해당하지 않아야 합니다.

'
간행물 기재 발명'의 판단과 관련해서
1)간행물은 인쇄, 사진, 복사 등 기술적 인쇄방법에 의하여 발행된 문서 및 도면은 물론 사람이 손으로 쓴 것도 그것이 반포목적인 한 간행물에 해당하며

2)
기재는 발명의 목적, 효과는 기재되지 않아도 되나 기술의 구성요소는 기재되어야 하며, 그 기재된 발명의
구성요서로부터 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자가 그 발명을 이해할 수 있거나 용이하게 실시할 수있을 정도로 기재되어야 합니다
.

따라서, 특허출원 된 발명이 위와 같은 사항에 해당하는 것이라면 일반적으로는 신규성의 요건을 충족하기 어렵다 하겠습니다.

다만, 특허출원한 발명이 특허받을 수있는지의 여부는 구체적으로 실체심사나 심판에 의해 판단될 수있을 것입니다.




[특허청]


Q  특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이 출원 후의 보정에 의해 삭제된 경우에도 확대된 선원의 지위를 가질수 있습니까?

A  본래적 의미의 선원에서는 후출원과 비교대상이 되는 선출원의 내용은 특허청구범위에 기재되어 최종적으로 확정된 것을 의미합니다.

따라서, 당초에 특허청구범위에 기재되었다가 보정에 의하여 삭제된 것은 선원의 지위를 가질 수 없으며, 반면에 출원시에 특허청구범위에 기재되어 있지 않았지만 보정에 의해서 특청구범위에 추가된 경우에는 선원의 지위를 갖게 됩니다
.

그러나 확대된 선원의 지위규정 적용에 있어서는 특허츨원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항이라면 이후 보정에 의해 삭제된 내용도 확대된 선원이 지위를 갖습니다
.

왜냐하면 출원 후의 보정에 의해 삭제된 발명이라도 출원공개되며, 이로써 사회일반에게 공유된 발명에 대하여 사권화하는 것을 방지할 수있기 때문입니다
.


[특허청]


Q  분할특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 관해서는 그 출원이 출원공개되어도 확대된 선원의 지위를 가질 수 없습니까?

A  분할 출원의 경우, 특허법 제 29조 제3항의 규정 적용시 출원일의 소급호가 인정되지 않는 데 이는 분할 출원에 있어서 법 동조 제 3항이 적용되지 않는 다는 것이 아니고 소급효가 인정되지 않는 다는 것입니다.

따라서 출원일이 아니고 분할 출원을 기준으로 하여 법 제 29조 제3항을 적용할 수있습니다
.

[특허법 제29조 3항]

특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록 공고된 타 특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다.

다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다
.  
<
개정 1993.12.10, 1997.4.10, 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>





[특허청]



국제공개된 국제특허출원의 명세서.청구범위 또는 도면에는 기재되어 있으나 이 서류의 출원번역문에 기재되지 않은 발명에 관해서도 확대된 선원의 지위를 가질 수 있습니까?

A  국제특허출원에 있어서 확대된 선원의 지위를 가지는 것은 국제출원의 명세서.청구범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다같이 기재된 발명이므로, 번역문에 기재되어 있지 않은 발명은 확대된 선원의 지위를 가지지 못합니다.

그러나 국내우선권 주장이 함께 된 경우 확대된 선원의 지위는 법 제29조제4항의 예외로서 원문(국제특허출원의 명세서 .청구범위 또는 도면)을 기준으로 판단되므로 확대된 선원의 지위를 가질 수있습니다
.

[특허법 제29조 4항]

3항을 적용할 때 다른 특허출원 또는 실용신안등록출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제3항 중 "출원공개" "출원공개 또는 「특허협력조약」 제21에 따른 국제공개", "출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안"은 국어로 출원한 경우 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안"으로, 외국어로 출원한 경우 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재된 발명 또는 고안"으로 본다.  <개정 2009.1.30>

1. 다른 특허출원이 제199조제1에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(제214조제4에 따라 특허출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우

2. 실용신안등록출원이 「실용신안법」 제34조제1에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원(같은 제40조제4에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우







[특허청]







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Q  동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수있으나, 후출원이 먼저 심사가 진행되는 경우에는 어떻게 처리됩니까?

A  동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수있습니다.

또한, 동일한 발명에 대하여 같은 날 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정해진 하나의 출원인만이 특허를 받을 수있습니다
.

협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수없는 어느 출원인도 그 발명에 대하여 등록을 받을 수없습니다
.

심사절차상으로 동일한 발명에 대하여 2인이상이 특허출원이 있는 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고될 깨까지 후출원의 심사를 보류하여야 합니다
.

다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 않습니다
.

[특허청]

Q  어떤 새로운 제품을 개발하여 특허출원을 하였습니다.그러나 나중에 선행기술을 조사하는 과정에서 동일한 발명이 제3자에 의하여 실용신안으로 같은 날에 출원된 것으로 확인되었는데 이 경우 어떻게 처리합니까?

A  특허요건중 선원의 문제는 특허와 실용신안이 동일한 날에 출원된 경우에도 적용이 됩니다.

특허출원에 있어 선.후원이 문제되는 것은 발명의 내용이 동일한 경우의 처리문제로서, 발명의 동일성 여부에 대한 판단기준은 경합관계에 있는 특허출원의 특허청구범위에 기재된 사항끼리 대비하여 판단하게 됩니다
.

따라서, 상기의 경우에는 특허출원의 청구범위와 실용신안등록출원의 청구범위를 비교하여 동일한 경우에는 선원주의에 의한 처리절차를 진행하게 될 것입니다
.

[선원주의]

둘 이상의 출원이 있을 경우, 먼저 출원한 사람에게 우선으로 특허권을 부여하는 제도. 우리나라에서 선원주의를 택하고 있다.

장점- 선원주의는 선발명주의와 같은 발명완성시기를 확인할 필요가 없기에, 절차가 간단하고 권리의 안정화가 도모되는 장점이 있어 현재 여러 나라가 선원주의를 택하고 있다.

단점 발명을 먼저하여 실시하고 있어도,나중에 타인이 동일발명을 하여 특허를 먼저 출원하면, 특허권은 먼저 특허를 출원한 자에게 있다.


동일한 발명에 대하여 2이상의 출원이 있는 경우에는 당사자간의 협의에 의하여 정할 수있으므로 당사자 상호간 또는 특허청장의 지시에 의하여 협의절차를 진행할 수있을 것입니다.

다만, 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 다같이 특허를 받을 수없습니다
.

[특허청]





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