Q  본인이 특허출원한 발명과 동일한 발명이 이미 타인에 의해 출원.공개되어 있지만, 그 출원 내용은 공개된 타인의 출원서에 첨부서에 첨부된 명세서에 기재된 특허청구범위와는 다른 내용을 포함하고 있습니다. 이 경우에는 등록을 받을 수있습니까?

A   특허법상 선.후의 출원에 관한 등록여부 판단에 있어서는 원래 선출원의 특허청구범위의 후출원의 특허청구범위를 비교하여 그 동일여부를 판단하여 결정합니다.(본래의 선출원 주의)

그러나, 1980.12월의 법개정에서는 본래 의미의 산출원주의를 수정하여 후출원에 대한 선출원의 비교대상을 특허청구범위 뿐만 아니라 명세서와 도면까지 확대하였습니다.

선원의 확대를 통하여 후출원이 선출원에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 내용을 포함하고 있는 경우에는 선원관계에 의하여 당해 후출원은 등록을 받을 수 없습니다. 다만, 이러한 성원의 확대규정은 선출원과 후출원의 출원인이 동일한 경우에는 적용되지 않습니다.

Q  국립대학교 연구소에서 개발한 발명을 '국립 00 대학교'를 출원인으로 하여 특허출원한 경우에 아무런 문제는 없는지요?

A  국가 또는 지방자치단체도 하나의 인격을 가진 법인체로서 특허법상 권리능력이 인정됩니다.

다만, 국가기관인 경우는 국가(대한민국)가 권리주체가 되므로 특허출원시에는 출원인을 '대한민국'으로 하여야 하며, 이 경우 해당기관의 장을 괄호안에 부기하여야 합니다.

따라서, 국립대학교는 특허법상 권리능력의 주체가 될 수없어 국립대학교 이름으로는 출원할 수없으므로, 국가(대한민국)의 명의로 출원하여야 하고, 국립00대학교장을 부기하여야 합니다.
<예:대한민국 (국립00대학교총장)> 한편, 지방자치단체나 사랍학교법인의 경우에는 해당 자치단체명, 사립학교법인의 명의로 특허출원을 하여야 합니다.


[특허청]

Q  어떤 새로운 제품에 대한 아이디어를 구상하였으나, 본인이 이를 직접개발할 전문 지식이 부족하여 제 3자에게 아이디어를 제공하여 제품을 개발한 경우에 발명자 및 특허를 받을 수 있는 권리는 누구에게 있습니까?

A  특허법 제 33조에서는 발명을 한 자 또는 그 승계인은 이 법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 권리를 가지며, 2인 이상이 공동으로 발명한 때에는 특허를 받을 권리는 공유한다고 규정하고 있습니다.

공동발명은 2인 이상이 단순히 협력한 것이 아니라 실질적으로 협력하여 하나의 발명을 완성시킨 경우에 해당된다 할 것입니다.

협력의 내용이 ' 단순한 협력'인가 '실질적인 협력'인가의 여부는 구체적인 출원.심판.소송 등의 과정에서 판단될 것이나, 일반적으로는 단순한 착상의 제공자, 단순보조자, 후원자 등은 공동발명자라 할 수 없을 것입니다.

따라서, 어떤 아이디어를 가지고 스스로 발명을 완성하기 쉽지 않아 제 3자의 협력하는 경우에는 사전에 차후의 권리소유관계를 계약을 통해 명확히 해두는 것도 좋은 방법이 될 수있을 것입니다.

[특허청]

Q  특허출원의 대상이 되는 발명에는 어떠한 것이 해당되는지?

A  특허의 대상이 되는 발명의 종류는 물건의 발명과방법의 발명으로 구분할 수있습니다.

물건의 발명의 실체가 물건에 있는 발명으로서 기계, 장치, 물질 등에 관한 것이 영기서 해당합니다.

한편, 방벌의 발명은 발명의 실체가 방법적인 요소에 있는 발명으로서, 물건의 생산방법과 그 외의 방법의 발명(측정방법, 통신방법, 취급방법, 이용방법 등)으로 나눌 수있습니다.

최근에는 기술의 발전에 따라, 인터넷 영업방법 발명(BM특허), 생명공학 발명, 컴퓨터관련 발명 등 새로운 형태의 발명도 계속적으로 등장하고 있습니다.

[특허청]

Q  어떤 새로운 제품을 3인이 공동으로 참여하여 개발하였는데, 그 중 1인이 본인 등 공동참여자의 동의도 없이 자기의 이름으로 무단 출원한 사실을 알게 되었습니다. 이 경우 공동발명자인 본인 등의 권리를 법적으로 보호 받을 수있는 방법이 없는지요?

A  특허를 받을 수 있는 권리는 발명자 또는 그 정당한 승계인에게 있으므로, 남의 발명을 도용하거나 정당하게 승계받지 아니한 자가 출원한 경우는 무권리자의 출원에 해당됩니다.

무리자의 특허출원 등록거절의 이유가 되며, 특허등록된 경우에도 이의식천 또는 무효의 사유에 해당합니다.

무권리자의 출원에 대하여 정당한 권리자는 출원이 공개된 경우에는 정보제공을 할 수있으며, 등록공고된 경우에는 이의신청을, 이의신청기간이 도과한 경우에는 그 날로부터 30일 이내에 특허출원(거절결정 이전에는 출원하는 경우 포함)을 하여야 하며, 무권리자의 특허출원이 이의신청에 의하여 취소결정이 확정되거나 무효심판에 의하여 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 날로부터 30일 이내에 출원하는 경우에는 (등록공고가 있는 날로부터 2년이내이어야 함) 일정한 보호를 받을 수있습니다.

(특허법 제 34조, 제35조) 의외 같은 기간내에 정당한 권리자의 출원이 있는 경우에는 그 출원은 무권리자가 특허출원한 때에 출원한 것으로 보아 특허요건 등의 심사를 진행합니다.(이 기간을 도과한 경우의 출원인 경우에는 실제출원일을 기준으로 특허요건, 선후원 관계 등을 판단하게 됩니다.)

[특허청]

Q   특허출원된 발명이 등록을 받기 위해서는 신규성의 요건을 갖추어야 한다고 하는데, 구체적으로 어떤 내용입니까?

A   특허출원된 발명이 신규성의 요건을 갖추기 위해서는

1)특허출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 것이거나
2)특허출원전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기 통신회선을 통하여 공증이 이용가능하게 된 발명에 해당되지 않아야 합니다.(특허법 제29조1항)

신규성 요건중 출원전 공지발명 및 공연실시발명은 국내를 기준으로 판단하며(국내주의),간행물 또는 전기통신회선을 통한 공지는 전세계 모든 국가를 기준으로하여 그 반포여부를 판단하게 됩니다.(세계주의)


[특허청]

Q  인간을 수술.치료.진단하는 방법에 이용할 수있는 발명이라도 청구범위에 인간이외의 동물에게만 한정한다고 기재하고 있으면 산업상 이용할 수 있는 발명으로 볼 수있는지요?

A  사람의 질병을 진단.치료.경감시키는 방법 등 의료행위에 관한 발명은 산업상 이용하 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수없는것이 일반적입니다.

그러나 동물을 대상으로 하는 치료방법 등의 발명은 산업상 이용할 수있는 발명으로서 특허의 대상이 될 수 있는바. 출원발명이 동물의 질병치료만이 아니라 사람의 질병치료에도 사용할 수있는 발명에 해당하는 경우에도 그 특허청구범위에 기재된 발명이 동물에만 한정하여 특허청구하에 명시하고 있다면 이는 산업상 이용할 수있는 발명으로서 특허의 대상이 된다 할 것입니다.(1991.3.21선고)


[특허청]

Q  특허출원 전에 발명내용을 박사학위 논문으로 발표한 경우, 신규성 의제의 적용을 받기 위한 공개일자는 언제로 보아야 합니까?

A  특허출원 전에 발명내용을 학위논문으로 발표한 경우에 그 공개시점은 그 논문심사 전후에 공개된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사실이 없는 한 최종 심사를 거쳐서 공공도서관 또는 대학도서권에 입고되었거나 불특정 다수인에게 배포된 시점을 신규성 의제의 적용을 받기 위한 공개일로 보아야 함이 타당할 것입니다.


[특허청]

Q  특허출원전에 특허청에서 주관하는 발명전시회에 참가하여 본인이 구상한 발명의 내용이 공개되었을때, 출원하면 등록을 받을 수있습니까?

A  발명이 일반인에게 공개되어 신규성을 상실한 경우에도 일정한 요건을 충족하면 신규성이 있는 것으로 인정받을 수 있습니다.

신규성 의제의 대상으로는

1)특허를 받을 수있는 권리를 가진 자가 발명의 시험, 간행물에서의 발표, 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통한 발표, 산업자원부령이 정하는 학술단체에서의 서면발표된 경우
2)자기 의사에 반하여 공지된 경우
3)박람회에 출품함으로써 공지된 경우 등입니다.

신규성 의제를 적용받기 위해서는 위의 사유가 발생한 날로부터 6월 이내에 특러출원과 동시에 신규성 의제의 취지를 기재한 서면을 제출하고, 출원일로부터 30일 이내에 이를 증명할 수있는 서류를 체출하여야합니다.


[특허청]

Q  어떤 새로운 제품을 개발한 업체로부터 생산기술을 인수한 경우에 특허출원은 누구의 명의로 하여야 되는지요?

A  발명에 대하여 특허를 받을 수있는 권리는 원시적으로 발명자에게 속하며, 공동발명인 경우에는 공동발명자 전원이 특허를 받을 수있는 자가 됩니다.

그러나, 발명자가 특허출원 전에 제3자에게 특허를 받을 수있는 권리를 양도한 경우에는 그 승계인도 특허를 받을 수있는 자에 해당합니다.

승계인은 정당한 승계인으로서 당사자간의 계약이나 상솟 기타 일반승계에 의하여 특허를 받을 수있는 권리를 이전받은 자를 말하며, 자연인.법인을 불문합니다.

또한, 특허를 받을 수있는 권리는 그 일부를 타인에게 이전할 수도 있으며, 이 경우에는 공동으로 특허출원을 하여야 합니다.

위와 같이 특허출원전에 발명자가 특허를 받을 수있는 권리를 타인에게 이전한 경우엔,권리를 이전받은 자의 명의로 출원할 수 있습니다. 따라서, 특허출원서에 '발명자'와 '출원인'이 상이하게 될 것입니다.

Q  외국에서 알려진 기술이라도 우리나라에 우리나라에 알려지지 않으면 특허를 받을 수있는지요?

A  특허출원된 발명이 출원전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 특허를 받을 수없습니다.

'공지발명'은 특허출원시를 기준으로 하여 그 이전에 동일 기술내용이 불특정 다수의 사회일반인에게 기술적으로 이해되어 알려진 상태에 있는 것을 의미합니다.

따라서 질문한 경우와 같이, 외국에서 알려진 기술이라도 국내 또는 국외이서 간행물에 기재되어 있지 않고 또한 우리나라에서 알려진 기술이 아니라면 기본적으로 신규성의 요건에는 저촉되지 않는다 하겠습니다.


[특허청]

Q  특허대상이 되는 발명으로서 성립하기 위해서는 어떤 요건을 충족하여야 합니까?

A  특허의 대상이 되는 발명은 자연법칙을 이요한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것이어야 합니다(특허법 제2조).

'자연법칙'은 자연계에서 일어나는 일정불변의 필연적인 법칙을 말하는 것으로, 에너지 보존법치그 만유인력의 법칙 등이 대표적인 것이라 할 수있으며, 어떤 금속(예컨데, 다이아몬드)의 탄성을 이용하여 절삭공구를 만드는 것도 자연법칙을 이용하는 것이라 할 수있습니다.

그러나, 수학상의 법칙이나 경제법칙, 사람의 심리상태를 이용한 심리법칙, 암호작성방법, 계산방법, 과세방법, 영업방법, 게임방법, 교수방법 등은 자연법칙을 이용하지 않은 것으로 특허등록의 대상이 되지 않는 것으로 보고 있습니다.

[특허청]

Q  특허출원을 준비중에 있습니다. 출원발명이 등록을 받기 위해서는 발명 자체가 어떤 요건을 충족해야 합니까?

A  특허요건 중 객체적 요건으로서 출원된 발명이 갖추어야 할 사앙으로는

1)발명으로서의 성립요건을 갖추고 (발명의 성립요건 보기) 
2)기존의 기술에 비해 새롭고
3)진보되며
4)산업상 이용할 수있는 것이어야 하며
5)발명의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 없어야 합니다.

발명의 성립성을 충족하기 위해서는 출원이 '자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것'을 대상으로 한 것이어야 하며, 발명의 산업상 이용가능성요건으로는 발명이 농업, 공업, 임업은 물론이고 운수업, 교통업 등의 산업에 이용되는 것 뿐만 아니라 이용가능성이 있는 것이어야 합니다.

발명이 기존발명에 비해 신규성을 갖추려면, 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명과 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 발표된 간행물에 기재된 발명에 해당되지 않아야 합니다.

또한, 발명이 진보성을 갖추려면 특허출원에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지도었거나 공연리 실시된 발명 또는 간행물에 기재발명에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것에 해당되지 않아야 합니다.

마지막으로, 발명이 위와 같은 적극적인 요건을 갖춘 경우에도 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해야 염려가 있는 경우에는 등록을 받을 수없으므로 이에 해당되지 않아야 합니다.

[특허청]

Q  회사에서 근무하는 종업원이 생산중인 제품의 기능을 개선하는 제품을 개발하였는데 이를 특허출원할 경우 누구 명의로 하여야 하며, 권리의 귀속 등 관계는 어떻게 됩니까?

A   우리 특허법 제 39조에서는 직무발명의 개념 및 성립요건, 권리의 귀속 대하여 규정하고 있으며, 동법 제 40조에서는 직무발명의 보상에 대하여 규정하고 있습니다.

Q  특허출원전에 신규성상실사유에 해당하는 공개행위가 다수 발생한 경우 각각에 대하여 신규성의제를 주장하며 증명서류를 제출하면, 각각에 대하여 신규성의제규정을 적용받을 수있습니까?

A  특허법 제30조제1항 각 호의 공개행위가 출원 전 다수 발생한 경우,

예를 들어 당해 발명을 시차를 두고 수차례 간행물에 발표한 때에는 각가가에 대하여 신규성의제를 주장하며 증명서류를 제출하면, 각각에 대하여 신규성 상실의 예외규정을 적용받을 수있습니다.

이 경우 최초 간행물에 의해 최초로 공개된 날로부터 6월이내면 출원을 하여야 합니다.


[특허청]

Q  신규성 사실의 예외규정의 적용을 받기 위해서는 원칙적으로 발명자, 공개자, 출원인 모두 동일해야 합니까? 만약 발명자와 공개자, 출원인이 상이한 경우에는 어떤 절차를 밟아야 합니까?

A  신규성 상실 예외규정의 적용을 받기 위해서는 특허를 받을 수있는 권리를 가진 자가 공개행위를 하고 동일인이 특허출원을 하여야 합니다.
 
따라서 원칙적으로 발명자, 공개자, 출원이 모두 동일해야 합니다.

그러나 발명자와 공개자, 출원인이 상이한 경우에는 공개자 또는 출원인이 특허를 받을 수있는 권리의 정당한
승계인이라는 사실을 증명할 수있는 서류, 예를 들어 양도계약서 등에 의하여 증명해야만 합니다.

Q  특허로 보호받을 수 없는 발명에는 어떤 것들이 있습니까?

A  특허출원서에 첨부된 명세서에 기재된 발명으로부터 실시가 불가능한 발명이거나 반복실시가 불가능한 발명 등 미완성 발명과 인체를 대상으로하는 진단 방법. 치료방법 및 업으로 이용할 수없는 발명등은 산업상 이용할 수없는 발명으로서 특허를 받을 수없습니다.

그외에도 특허출원 된 발명이 국방상 필요하다고 인정되는 특허를 받을 수 없는 경우가 있습니다.(이 경우에는 정부가 정당한보상금 지급)

구체적으로 특허를 받을 수없는 것으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

자연법칙 자체
(이미 자연계에 존재하는 법칙으로 열역학의 법칙, 에너지 보전의 법칙 등 자연법칙 자체는 발명에 해당되지 않음)

추상적인 아이디어 목적달성을 위한 기술 수단이 결여된 발명. 문학, 연극, 음악 등 예술적 창작 등
(저작권법의 보호 대상).

인체를 대상으로 하는 수술, 치료, 진단 방법. 단순한 정보제공을 윈한 데이타 베이스

인간의 정신활동을 이용하는 사업 전략 등

영업방법. 실시가 불가능한 발명이거나 반복실시가 불가능한 미완성 발명.

[특허청]

Q 특허출원일 이전에 이미 수입하여 국내에서 사용하고 있는 기본 구조 및 원리가 같은 기계장비에 대한 특허등록 가능 여부는?

A  특허출원한 발명이 특허출원일 이전에 이미 수입하여 국내에서 사용하고 있는 기계장비와 기본구조 및 원리가 동일한 경우에는 공지된 발명에 해당되어 특허를 받을 수없을 것입니다.

'공연실시 발명'은 발명이 비밀이 해제된 상태에서 실시되어 발명이 알려진 상태 또는 알려질 수있는 상태에 놓인 것을 의미합니다.

불특정인이 그 실시를 현실적으로 알았는지 여부는 문제되지 않으며, 단 1회의 실시라도 여기의 공연실시가 될 수있습니다.

또한, 발명의 내용이 기술적으로 이해됨을 요하는데, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명사상을 기술적으로 이해하거나 추고할 수있으면 됩니다.