A: 기술평가제도는 무심사등록 대상인 등록실용신안에 대한 등록취소결정 또는 등록유지결정의 기초가 되는 평가를 특허청에 청구하는 제도입니다. 이러한 기술평가청구제도는 특허출원에는 해당되지 않으며, '99.7.1 ~ ’06. 9. 30 중에 출원한 등록실용신안에만 해당됩니다.

기술평가에 따른 등록을 유지한다는 결정에 근거하지 아니하고 권리행사를 한 후 그 권리가 무효 또는 취소된 경우에는 권리행사로 인하여 상대방에게 입힌 손해를 배상하여야 하나, 등록을 유지한다는 기술평가결정서에 근거하여 권리행사를 하였다면 손해배상책임을 지지 않아도 된다는 점에서 차이가 있습니다(구 실용신안법 제45조 제1항).

기술평가 청구인
- 법 제21조 제1항은 “등록실용신안등록에 대하여 누구든지 기술평가를 청구할 수 있다”고 규정하고 있습니다. 따라서 실용신안권자 , 전용실시권자, 통상실시권자, 동종업계 종사자 등 이해관계인은 물론, 특허청 심사관도 기술평가를 청구할 수 있습니다. 한편 실용신안권자가 아닌 자로부터 기술평가청구가 있는 경우 그 취지가 실용신안권자에게 통지됩니다(구 실용신안법 제23조 제3항).

기술평가 청구 횟수
- 기술평가는 원칙적으로 심사청구와 동일하게 1회에 한하여 청구 할 수 있습니다. 다만, 「O월 O일자 이후 공개된 선출원과 관련되어 확대된 선원(구 실용신안법 제4조 제3항·제4항) 및 선원(구 실용신안법 제8조 제1항 내지 제4항)의 규정에 대한 위반여부 판단은 하지 아니하였다」는 내용이 특기사항란에 병기되어 기술평가결정을 받은 경우에 한하여 상기 병기사항에 대하여 최종 판단을 받을 수 있는 기간 이후 1회의 재청구가 허용됩니다(구 실용신안법 제21조 제4항). 참고로 최초 기술평가청구가 있은 후 상기 재청구가 허용되는 기간까지의 모든 기술 평가청구에 대해서는 반려 처리됩니다.

기술평가청구 방법
- 기술평가를 받으려면 “실용신안기술평가청구서(별지 제2호서식)”를 전자문서 또는 서면으로 작성하여 제출하시면 됩니다.
- 또한 '실용신안기술평가청구서'에 다음의 서류를 첨부하여 전자문서 또는 서면으로 제출하여야 합니다.

• 참고자료가 있는 경우에는 그 자료
• 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류
• 기타 법령의 규정에 의한 증명서류

Q: 실용신안 기술평가제도의 도입취지는 무엇입니까?

A: 선등록제도하에서는 방식심사 및 간단한 기초적 요건 심사만을 거쳐 권리가 부여됨에 따라, 등록된 권리중에는 신규성, 진보성 등 실체적 등록요건을 갖추지 않은 부실권리가 포함되어 있을 수 있습니다. 실용신안 기술평가제도(이하 “기술평가”라 함)는 이러한 부실권리의 행사로 인한 제3자의 피해를 막기 위하여 도입되었습니다.

기술평가에서는 신규성, 진보성 등 실용신안법 제25조 제1항에서 규정한 실체적 등록요건에 대한 심사를 거쳐 이러한 실체적 등록요건을 갖춘 등록실용신안에 대해서는 등록을 유지한다는 결정을, 실체적 등록요건을 갖추지 아니한 등록실용신안에 대해서는 등록을 취소한다는 결정을 하게 됩니다.

한편 실용신안권자가 타인에 대하여 경고 등 권리행사를 하기 위해서는 사전에 기술평가를 청구하여 등록을 유지한다는 기술평가결정서를 받아 이를 제시하여야 합니다(구 실용신안법 제44조). 기술평가에 따른 등록을 유지한다는 결정에 근거하지 아니하고 권리행사를 한 후, 그 권리가 무효 또는 취소된 경우에는 권리행사로 인하여 상대방에게 입힌 손해를 배상하여야 하나, 등록을 유지한다는 기술평가결정서에 근거하여 권리행사를 하였다면 손해배상책임을 지지 않도록 하고 있기 때문에(구 실용신안법 제45조 제1항), 기술평가제도는 사실상 권리남용을 방지하는 효과적인 제도로서의 기능을 다할 것으로 기대됩니다.

2006년 10월 1일 출원부터는 실용신안 선등록제도가 폐지되어 특허와 같은 출원·심사·설정등록의 단계로 절차가 진행됩니다. 이로 인해 선등록제도하에서 실시되어진 기술평가 제도도 함께 폐지됩니다. 기술평가와 같은 실체심사는 특허와 같이 심사청구를 해야(출원일로부터 3년이내) 절차가 진행됩니다. 심사관의 등록결정에 의해 설정등록하면 특허와 동일하게 타인에게 적극적인 권리행사를 할 수 있습니다.


Q: 기술평가에서는 어떤 사항을 심사합니까?

A: 기술평가에서는 기초적요건 심사와 실용신안등록출원에 관한 고안이 「물품의 형상·구조 또는 조합에 관한 고안」에 해당하는지의 여부 및 「부등록 사유에 해당하는 고안」인지 여부를 공통으로 심사합니다.

「상세한 설명의 기재불비」에 대해서는 기초적 요건 심사에서 “현저한 기재불비” 여부를 심사하며, 기술평가에서 “그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재되었는지”의 여부를 심사하게 됩니다. 그러나 「청구범위의 기재방법」이라든가 「출원의 단일성」등은 기술평가에서 다시 심사하지 않습니다.

기술평가에서 심사관은 등록실용신안이 실용신안법 제25조(기술평가의 청구에 대한 결정) 제1항 각호의 사항에 위반되었는지 여부를 확인합니다.

• 외국인의 권리능력
• 실용신안등록의 요건 : 신규성, 진보성, 확대된 선원의 지위
• 부등록고안 해당 유무 : 고안의 성립성 등
• 선원주의
• 명세서의 상세한 설명 및 등록청구범위의 기재요건
• 특허 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 자격요건
• 공동출원
• 무권리자에 대하여 실용신안등록 된 경우
• 조약에 위반된 경우
• 실용신안등록 된 후 그 실용신안권자가 외국인의 권리능력의 규정에 의하여 실용신안권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 실용신안권이 조약에 위반된 경우

Q: 기술평가의 결과 등록요건을 충족 또는 결여하고 있는 것으로 평가되었다면 특허청은 어떠한 조치를 취하나요?

A: 기술평가가 청구된 등록실용신안이 실용신안법 제25조제1항에 해당되는 등록취소 사유가 없는 경우 심사관은 등록을 유지한다는 기술평가결정을 하게 됩니다(구 실용신안법 제25조 제2항). 등록을 유지한다는 기술평가결정에 대해서는 불복할 수 없습니다. 그 이유는 종래 등록결정에 대해 불복할 수 없도록 한 것과 동일한 바, 특허청의 처분에 권위를 부여하고 무분별한 불복을 방지함으로써 절차의 신속을 기하고자 한 것입니다.

기술평가가 청구된 등록실용신안이 실용신안법 제25조 제1항에서 규정한 실체적 등록요건을 갖추지 아니한 것으로 판단되면 동조 제3항의 규정에 의거하여 기술평가 청구인에게 (기술평가청구인이 실용신안권자가 아닌 경우에는 실용신안권자에게도) 의견제출통지서가 송부됩니다. 기술평가청구인은 2개월의 지정기간 내에 의견서를 제출할 수 있으며, 실용신안권 자는 동 지정기간내에 의견서 및 정정 청구서를 제출할 수 있습니다. 상기 2개월의 지정 기간에 대해서는 1회에 한하여 1월의 기간연장이 가능합니다. 의견서 및 정정청구서에 의한 재심사결과에서 등록취소사유가 치유되지 않은 경우 심사관은 등록취소결정을 합니다.

기술평가에서 등록실용신안을 취소한다는 결정을 받고 이에 불복하고자 하는 경우에는 취소결정등본을 송달 받은 날부터 30일(연장된 경우에는 그 연장기간)이내에 특허심판원에 불복 심판을 청구할 수 있습니다(구 실용신안법 제54조).

특허심판원의 심결에 대하여 불복을 하고자 하는 경우에는 특허법원에 심결취소소송을 제기할 있으며, 특허법원의 판결에 대해서도 불복하고자 하는 경우에는 대법원에 상고할 수 있습니다.


Q: 일부 청구항에 대해서만 기술평가청구가 가능한가요?

A: 구 실용신안법 제21조 제1항에 의하면, “누구든지 등록실용신안에 대하여 특허청장에게 기술평가를 청구할 수 있다. 이 경우 실용신안 등록청구범위의 청구항이 2 이상인 때에는 모든 청구항에 대하여 일괄 청구하여야 한다.”라고 명시하고 있습니다(구 실용신안법 제21조 제1항).


Q: 이의신청과 기술평가의 청구가 동시에 계류중이라면 어떻게 처리하는지요?

A: 이의신청과 기술평가가 동시에 계류 중인 경우, 실용신안등록 유지결정의 등본을 제시한 후 권리를 행사할 수 있는 점과 기술평가절차에서 이의신청서에 기재된 취소사유를 충분히 검토할 수 있다는 점을 고려하여 이의신청절차를 중지하고 기술평가절차를 먼저 진행하는 것을 원칙으로 하고 있습니다.

다만, 이의신청이 부적법하여 각하결정하는 경우나 이의결정을 할 수 있는 정도로 절차가 성숙된 경우(이의신청서 부본송달에 의해 답변서 제출기회가 부여되고 추가적인 직권심사를 할 필요가 없는 경우)에는 기술평가결정을 기다리지 아니하고 이의결정을 하게 됩니다.


Q: 이의신청에서 유지결정은 기술평가에서의 유지결정과 그 효과가 동일한지요?

A: 그렇지 않습니다. 기술평가의 결과 심사관이 등록을 유지한다는 결정을 내리게 되면, 실용신안권자는 이에 근거하여 제3자에게 적극적으로 권리행사를 할 수 있습니다.

이에 비하여 이의신청에 의하여 등록을 유지한다는 결정을 받은 경우에도 실용신안권자는 다른 사람에게 권리행사를 하기 위해서 필히 기술평가를 청구하여 등록을 유지한다는 기술평가결정을 받아야한다는 점에서 효과의 차이가 있습니다(구 실용신안법 제45조 제1항).


Q: 선등록이 되고 기술평가청구를 해서 등록취소가 되었을 때 다른 사람이 그 건을 무단으로 사용 할 수 있습니까?

A: 등록취소가 되었기 때문에 권리행사를 할 수 없으므로 침해가 되지 않습니다. 참고로 구 실용신안법 제25조(기술평가의 청구에 대한 결정)에 해당되는 내용은 기술평가청구에 관련된 사항으로서 선등록후 기술평가청구를 하여 유지결정을 받아야만 확실한 권리행사를 할 수 있습니다(실용신안법 제 25조제).

실용신안법 제 25조

실용신안권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 등록실용신안이 그 등록실용신안의 실용신안등록출원일 전에 출원된 타인의 등록실용신안·특허발명 또는 등록디자인이나 이와 유사한 디자인을 이용하거나 실용신안권이 그 등록실용신안의 실용신안등록출원일 전에 출원된 타인의 디자인권 또는 상표권과 저촉되는 경우에는 그 실용신안권자·특허권자·디자인권자 또는 상표권자의 허락을 얻지 아니하고는 자기의 등록실용신안을 업으로서 실시할 수 없다.

Q: 기술평가청구는 했으나 등록유지결정을 받지 않은 상태에서 제3자에게 권리 행사할 수 있습니까?

A: 기술평가 결과 등록을 유지한다는 결정에 근거하지 아니하고, 권리 행사를 한 후 그 권리가 무효 또는 취소된 경우에는 권리행사로 인하여 상대방에게 입힌 손해를 배상하여야 하나, 등록을 유지한다는 기술평가결정서에 근거하여 권리행사를 하였다면 손해배상책임을 지지 않아도 되는 효과가 있습니다. 그러므로 등록유지결정을 받으신 후에 침해자 등에 대한 권리행사를 하여야 손해배상 책임을 지지 않게 됩니다(구 실용신안법 제45조).


Q: 실용신안권의 등록요건 충족여부를 평가받을 수 있는 방법은 없습니까?

A: 1999년 7월 1일 ~ 2006년 9월 30일내의 실용신안등록출원에 대하여는 방식심사 및 기초적 요건에 대한 심사만을 거쳐 권리가 부여됨에 따라, 선등록된 권리 중에는 신규성, 진보성 등 실체적 등록요건에 대해서는 실질적인 심사가 이루어지지 않습니다.

따라서 등록실용신안은 등록 후에 실체적인 등록요건을 갖추고 있지 않음을 이유로 하여 제3자로부터 이의신청 또는 무효심판청구에 의해 취소결정 되거나 무효로 될 가능성도 있습니다. 기술평가제도는 선등록된 실용신안에 대하여 실체적인 등록요건을 충족하고 있는지 여부를 판단 받을 수 있도록 하기 위한 제도입니다.

2006년 10월 1일 출원부터는 실용신안 선등록제도가 폐지되어 특허와 같은 출원·심사·설정등록의 단계로 절차가 진행됩니다. 그러므로 심사결정을 받기 위해서는 반드시 심사청구를 해야(출원일로부터 3년이내) 합니다.

심사청구된 출원건은 신규성, 진보성 등 실체적인 심사를 거쳐 심사결정이 되고 등록결정에 의해 설정등록하면 특허와 동일하게 타인에게 적극적인 권리행사를 할 수 있습니다.


Q: 기술평가는 몇 번이고 반복하여 청구할 수 있는지요?

A: 기술평가청구는 원칙적으로 1회에 한하여 청구할 수 있습니다.

다만,「O월O일자 이후 공개된 선출원과 관련되어 확대된 선원(구 실용신안법 제4조 제3항·제4항) 및 선원 (구 실용신안법 제8조 제1항 내지 제4항)의 규정에 대한 위반여부 판단은 하지 아니하였다」는 내용이 특기사항 란에 병기되어 기술평가결정을 받은 경유에 한하여 상기 병기사항에 대하여 최종 판단을 받을 수 있는 기간 이후 1회의 재청구가 허용됩니다(구 실용신안법 제21조 제4항).


Q: 등록실용신안에 대해 기술평가청구를 한 경우 그에 대한 결과는 언제쯤 나오는 것입니까?

A: 기술평가청구에 대하여는 청구일로부터 7개월 내에 착수함을 원칙으로 하고 있습니다(특허·실용신안 심사사무 취급규정 제32조). 따라서 기술평가청구에 대한 심사착수에서 완결까지는 특별한 사정(보정통지 등)이 없는 경우 기술평가 청구일로부터 약 7～12개월 정도 소요될 수 있습니다.


Q: 심사관은 기술평가에서의 심사결과 어떤 결정을 내립니까?

A: 기술평가에서는 신규성, 진보성 등 구 실용신안법 제25조 제1항에서 규정한 실체적 등록요건에 대한 심사를 거쳐 이러한 실체적 등록요건을 갖춘 등록 실용신안에 대해서는 ‘등록을 유지한다는 결정’을, 실체적 등록요건을 갖추지 아니한 등록 실용신안에 대해서는 ‘등록을 취소한다는 결정’을 하게 됩니다.

다만, 심사관은 실용신안등록 취소결정을 하고자 하는 때에는 기술평가 청구인 및 실용신안권자(기술평청구인과 동일인이 아닌 경우에 한함)에게 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출 할 기회를 부여합니다.


Q: 기술평가의 결과 실용신안등록이 취소된 경우 그 효과는 이의신청의 결과 취소된 것과 동일합니까?

A: 기술평가에서의 등록취소결정의 효과(구 실용신안법 제25조 제4항)와 이의신청에서의 등록취소결정의 효과(’06. 3. 3 개정이전 구 특허법 제74조 제4항)는 모두 실용신안권이 처음부터 없었던 것으로 보는 소급효를 가지는 점에서 동일합니다.

또한, 기술평가 또는 이의신청의 결과 취소결정을 받은 자가 불복이 있는 때에는 취소결정 등본을 송달 받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있는 것도 동일합니다(구 실용신안법 제54조).


Q: 기술평가청구에 따른 취소결정 전의 심사관의 의견제출통지에 대응하여 명세서 또는 도면의 내용을 정정할 수 있습니까?


A: 실용신안권자는 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정을 청구 할 수 있습니다. 정정청구는 실용신안권이 공유일 경우에는 공유자 전원이 공동으로 청구하여야 하며, 전용실시권자, 질권자, 통상실시권자 등 등록된 권리자가 있는 경우에는 이들의 동의서를 첨부하여 합니다(구 실용신안법 제27조 제4항에서 준용하는 특허법 제77조 제3항).


출처: 특허청 / 국가법령정보센터

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