특허 선등록제도

A: “소발명” 또는 간단한 개량발명을 그 보호대상으로 하는 실용신안은 특허에 비하여 조기에 사업화 되는 비중이 높고, 제품의 라이프사이클 또한 2～3년에 불과한 경우가 많습니다. 그런데 종래 제도에서는 실용신안에 대하여도 특허와 동일한 심사주의를 채용하였기 때문에 출원에서 권리부여까지 3년 가까이 소요되어 조기 권리화 및 사업화에 한계가 있었습니다.

이에 정부는 1988년부터 실용신안 선등록제도의 도입을 장기과제로 채택하고 여러 차례의 검토과정을 거친 후, 실용신안의 출원비중이 높은 중소·벤처기업이 국가 경제발전에 차지하는 비중이 확대되는 추세를 감안하여 이들의 기술개발 및 사업화 의욕을 증진시키고자, 1998년 9월 국회를 통과한 개정실용신안법(실용신안선등록제도)을 1999년 7월 1일부터 시행하고 있으며 2006년 10월 1일 출원분부터는 폐지됩니다.

한마디로, 실용신안선등록제도는 종래의『심사주의』에서『무심사등록주의』로 바뀌게 되어 ‘방식심사’와 ‘기초적 요건심사'만을 거쳐 등록될 수 있도록 한 것입니다.

실용신안선등록제도의 주요 특징으로는
- 첫째, 신규성·진보성 등 실체적 등록요건에 대한 심사 없이 방식심사 및 간단한 기초적요건 심사만을 거쳐 권리를 부여하는 선등록제도로서,
- 둘째, 실체적 등록요건에 대한 심사 없이 부여된 권리 중 일부 부실권리의 행사로 인한 선의의 피해자 발생을 막기 위한 기술평가제도를 도입하였으며,
-셋째, 동일한 기술내용을 특허출원과 실용신안등록출원으로 출원할 수 있도록 한 이중출원제도를 들 수 있습니다.

Q: 선등록제도에서는 실용신안등록출원 후 얼마 후에 등록 받을 수 있습니까?

A: 선등록제도에서는 신규성, 진보성 등 실체적 요건에 대한 심사 없이 방식심사 및 기초적 요건 심사만을 거쳐 출원일로부터 3～6개월이면 등록됩니다.

Q: 선등록제도에서의 등록절차는 종래와 비교하여 어떤 점이 다릅니까?

A: 종래에는 출원인이 등록결정서 등본을 송달 받은 날부터 3월 이내 또는 이 기간이 경과한 후에는 6개월의 유예기간 내에 출원인이 등록료를 납부함으로써 설정등록이 이루어 졌습니다. 그러나 선등록제도하에서는 방식 및 기초적 요건에 위반되는 사항이 없다면 특허청장이 직권으로 설정등록을 하게 됩니다.

다만, 법 35조 제2항 단서의 규정에 의하여 이중출원 된 특허출원에 대하여 특허권이 설정등록되어 있는 경우에는 그 특허권이 포기된 경우에 한하여 실용신안권의 설정등록이 가능하다는 점에 유의하여야 합니다.

Q: 실용신안선등록제도에서 등록된 권리와 종래 제도하에서 등록된 권리는 차이가 있는지요?

A: 권리 자체는 종래의 실용신안권과 선등록제도에서의 실용신안권간에 차이가 없습니다. 즉, 법 제37조는 “실용신안권 자는 업으로서 그 등록실용신안을 실시할 권리를 독점한다”라고 규정하고 있으며, 종래와 마찬가지로 침해금지청구권, 손해배상청구권, 신용회복청구권, 부당이득반환청구권 등에 의하여 권리의 보호를 받을 수 있습니다.

그러나 선등록제도에서는 권리를 부여받은 후에도 종래와 달리 실용신안권자가 이해관계인에게 경고 등 권리행사를 하기 위해서는 사전에 실용신안기술평가를 청구하여 “등록을 유지한다”라는 기술평가결정서를 받아 이를 제시하여야 합니다(실용신안법 제44조).

실용신안법 제44조

실용신안에 관하여는 「특허법」 제215조, 제215조의2, 제216조, 제217조, 제217조의2, 제218조부터 제220조까지, 제222조부터 제224조까지 및 제224조의2부터 제224조의5까지의 규정을 준용한다.

[전문개정 2011.12.2]

참고로 권리의 존속기간은 종래에는 출원일부터 15년이었으나 선등록제도(‘99.7.1 ~’06. 9. 30)에서는 출원일부터 10년으로 단축되었습니다(실용신안법 제36조 제1항[2001.2.3 개정]).

실용신안법 제36조 제1항

① 국제실용신안등록출원의 출원인은 국제출원일에 제출한 국제출원이 도면을 포함하지 아니한 경우에는 기준일까지 도면(도면에 관한 간단한 설명을 포함한다)을 특허청장에게 제출하여야 한다.

2006년 10월 1일 출원부터는 실용신안 선등록제도가 폐지되어 특허와 같은 출원·심사·설정등록의 단계로 절차가 진행됩니다. 그러므로 심사결정을 받기 위해서는 반드시 심사청구를 해야(출원일로부터 3년이내) 합니다. 심사관의 등록결정에 의해 설정등록하면 특허와 동일하게 타인에게 적극적인 권리행사를 할 수 있습니다.

Q: 선등록실용신안의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 할 때 보정이 가능한 범위는 어떻게 되나요?

A: 명세서 등의 보정은 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 보정이 가능합니다(구 실용신안법 제14조).

선등록제도에서는 보정서가 보정이 가능한 범위를 벗어난 보정인 경우 기초적요건심사에서 보정을 명하고 보정명령을 받은자가 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우에는 그 실용신안등록출원을 각하하도록 되어 있습니다(구 실용신안법 제 12조).

또한 기간내 보정서가 제출되었으나 보정요구이유가 해소되지 못한 경우에도 그 실용신안등록출원을 각하하도록 되어있습니다.

Q: 실용신안권의 효력은 언제 발생하며, 그 존속기간은 언제까지입니까?

A: 실용신안권은 설정등록에 의하여 발생하며, 존속기간은 실용신안권의 설정등록이 있는 날부터 실용신안등록출원일 후 10년이 되는날까지입니다(실용신안법 제22조).

실용신안법 제22조

실용신안권의 존속기간의 연장등록출원의 심사에 관하여는 제14조, 「특허법」 제57조제1항·제67조·제148조제1호부터 제5호까지 및 같은 조 제7호를 준용한다.

[본조신설 2011.12.2]

Q: 선등록제도에서 등록된 실용신안등록증과 종래의 실용신안등록증이 차이가 있습니까?

A: 1999년 7월 1일 시행된 실용신안은 방심심사 및 기초적 요건인 형식심사만을 거쳐 등록되기 때문에 실용신안등록증은 앞면 하단에 “ 이 실용신안권은 실용신안법 제44조에 의거 실용신안법 제25조 제2항에 의한 등록유지결정을 받지 아니한 경우에는 이 실용신안권의 침해자등에 대하여 그 권리를 행사할 수 없습니다.”라고 기재되어 있는 점이 종래의 실용신안등록증과 다릅니다.

Q: 제3자가 실용신안권의 대상인 기술을 무단으로 실시하고 있는 경우에 곧바로 경고장 발송 등 구제조치의 청구가 가능합니까?

A: 실용신안권자가 타인에 대하여 경고 등 권리행사를 하기 위해서는 사전에 기술평가 청구하여 등록을 유지한다는 기술평가결정서를 받아 이를 제시하여야 합니다 (구 실용신안법 제44조).

2006년 10월 1일 출원부터는 실용신안 선등록제도가 폐지되어 특허와 같은 출원·심사·설정등록의 단계로 절차가 진행됩니다. 출원공개 된 이후 무단으로 실시하는 제3자에게 서면경고할 수 있으며 등록결정에 의해 설정등록된 이후에는 권리행사를 할 수 있습니다.

출처: 특허청 / 국가법령정보센터

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