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특허 출원 및 관리

특허 선원주의

Q: 동일 또는 유사한 기술이 같이 특허출원되는 경우엔 어떻게 되나요?

A: 동일 또는 유사한 발명이나 고안에 대하여 서로 다른 날에 2이상의 출원이 있는 경우 먼저 출원한 자만이 그 발명에 관하여 등록 받을 수 있습니다(특허법 제36조 제1항). 이것을 선출원주의라 합니다.

특허법 제36조 제1항

① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

같은 날에 2 이상의 동일한 발명이 출원되어 있는 경우에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으며, 만약 협의가 성립하지 아니하거나 협의할 수 없을 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없습니다(특허법 제36조 제2항 특허법시행규칙 제 34조).

특허법 제36조 제2항

②동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

특허법시행규칙 제 34조

법 제36조제6항에 따라 하나의 특허출원을 정하여 신고를 하는 자 또는 법 제38조제6항에 따라 하나의 출원인 변경신고를 정하여 신고를 하는 자는 별지 제20호서식의 권리관계 변경신고서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2006.12.29, 2008.12.31>

1. 경합자 전원이 기명한 후 서명 또는 날인한 협의사실을 증명하는 서류 1통

2. 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 그 대리권을 증명하는 서류 1통

②제1항의 규정에 의한 신고서를 제출할 때에는 경합된 출원 또는 출원인 변경신고에 대하여 협의결과에 따른 절차를 동시에 취하여야 한다. <개정 2006.12.29>



Q:
동일인에 의하여 후 특허출원한 것이 선 특허출원한 것에 영향을 받지 않게 하는 방법은?

A: 특허출원을 하고 보정으로는 최초 첨부된 명세서등에 기재된 범위 이외의 기술적 사항을 추가하는 경우에는 최초 특허출원일로부터 1년 이내에 최초 특허출원내용에 부가하여 우선권주장을 하면서 새로이 특허출원을 합니다. 이러한 경우에는 선 특허출원한 것으로 인해 불이익을 받지 않습니다(특허법 제55조).

특허법 제55조

① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 그 특허출원이 선출원의 출원일부터 1년이 지난 후에 출원된 경우

2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원이나 제53조 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원인 경우

3. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 포기·무효 또는 취하된 경우

4. 그 특허출원을 할 때에 선출원이 특허 여부의 결정, 실용신안등록 여부의 결정 또는 거절한다는 취지의 심결이 확정된 경우

② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 제29조제3항 본문, 제30조제1항, 제36조제1항부터 제3항까지, 제96조제1항제3호, 제98조, 제103조, 제105조제1항·제2항, 제129조 제136조제4항(제133조의2제4항에 따라 준용되는 경우를 포함한다), 「실용신안법」 제7조제3항·제4항 및 제25조, 「디자인보호법」 제45조 제52조제3항을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원의 출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다.

④ 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명은 그 특허출원이 출원공개되거나 특허가 등록공고되었을 때에 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원에 관하여 출원공개가 된 것으로 보고 제29조제3항 본문 또는 「실용신안법」 제4조제3항 본문을 적용한다.

⑤ 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 중 그 선출원에 관하여 우선권 주장의 기초가 된 특허출원의 출원을 한 때에 명세서 또는 도면에 기재된 발명에 대하여는 제3항과 제4항을 적용하지 아니한다.

1. 선출원이 제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우

2. 선출원이 「공업소유권보호를 위한 파리조약」 제4조D(1)에 따른 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우

⑥ 제4항을 적용할 때 그 선출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 제29조제4항 중 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면과 그 출원번역문에 다 같이 기재된 발명 또는 고안"은 "국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안"으로 본다.

1. 선출원이 제199조제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원(제214조제4항에 따라 특허출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우

2. 선출원이 「실용신안법」 제34조제1항에 따라 실용신안등록출원으로 보는 국제출원(같은 법 제40조제4항에 따라 실용신안등록출원으로 되는 국제출원을 포함한다)인 경우

⑦ 제1항에 따른 요건을 갖추어 우선권 주장을 한 자는 선출원일(선출원이 2 이상인 경우 최선출원일)부터 1년 4개월 이내에 그 우선권 주장을 보정하거나 추가할 수 있다.

[전문개정 2009.1.30]

우선권주장을 하지 않고 새로이 특허출원한 경우에는 선 특허출원과 동일성여부를 판단하여 동일성이 인정되는 때에는 선원에 의해 후출원은 특허를 받을 수 없습니다.


Q:
어떤 사람이 최초 특허 출원자보다 먼저 동일한 발명을 완성하였다고 주장하면서 자신이 우선권이 있다고 하는 경우에는 어떻게 됩니까?

A: 동일한 발명에 대하여 누구에게 특허를 부여할 것인가에 대한 제도로는 ‘선출원주의’와 ‘선발명주의’가 있습니다.

선출원주의는 발명이 동일한 경우 먼저 출원한 자에게 특허를 허락해야 한다는 이론에 근거를 두고 있음에 비하여, 선발명주의는 출원의 선후에 관계없이 진정한 최선의 발명자에게 특허를 부여해야 한다는 이론적 근거에 따른 것입니다.

우리나라는 선출원주의를 채택하고 있으므로 동일한 발명에 대하여는 먼저 출원한 자가 특허를 받을 수 있습니다. 참고로, 미국의 경우에는 선발명주의를 채택하고 있어 최선의 발명자는 비록 타인이 동일 발명을 먼저 출원하거나 먼저 특허를 받은 경우라도 자신이 선발명자임을 주장하고 이를 입증할 수 있다면 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있습니다.


Q:
동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있으나, 후출원이 먼저 심사가 진행되는 경우에는 어떻게 처리됩니까?

A: 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있습니다. 만약 동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 출원인만이 특허를 받을 수 있습니다. 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 출원인도 그 발명에 대하여 등록을 받을 수 없습니다(특허법 제36조).

특허법 제36조

① 동일한 발명에 대하여 다른 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 먼저 특허출원한 자만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

②동일한 발명에 대하여 같은 날에 2이상의 특허출원이 있는 때에는 특허출원인의 협의에 의하여 정하여진 하나의 특허출원인만이 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다. 협의가 성립하지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 어느 특허출원인도 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 없다.

③특허출원된 발명과 실용신안등록출원된 고안이 동일한 경우 그 특허출원과 실용신안등록출원이 다른 날에 출원된 것일 때에는 제1항의 규정을 준용하고, 그 특허출원과 실용신안등록출원이 같은 날에 출원된 것일 때에는 제2항의 규정을 준용한다. <개정 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>

④특허출원 또는 실용신안등록출원이 무효·취하 또는 포기되거나 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제2항 후단(제3항의 규정에 의하여 준용되는 경우를 포함한다)의 규정에 해당하여 그 특허출원 또는 실용신안등록출원에 대하여 거절결정이나 거절한다는 취지의 심결이 확정된 때에는 그러하지 아니하다. <개정 2001.2.3, 2006.3.3>

⑤발명자 또는 고안자가 아닌 자로서 특허를 받을 수 있는 권리 또는 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자가 한 특허출원 또는 실용신안등록출원은 제1항 내지 제3항의 규정을 적용함에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다.

⑥특허청장은 제2항의 경우에는 특허출원인에게 기간을 정하여 협의의 결과를 신고할 것을 명하고 그 기간내에 신고가 없는 때에는 제2항의 규정에 의한 협의는 성립되지 아니한 것으로 본다.

심사절차상으로는 동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있는 때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고 될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야 합니다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 않습니다(특허법시행규칙 제40조).

특허법시행규칙 제40조

(동일출원의 심사)

동일한 발명에 대하여 2이상의 특허출원이 있을때에는 선출원이 처리되거나 출원공개 또는 등록공고 될 때까지 후출원의 심사를 보류하여야 한다. 다만, 선출원을 거절할 이유와 동일한 이유에 의하여 후출원을 거절하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1997.7.1>

(특허여부결정의 보류)

① 심사관은 특허출원심사의 청구 후 출원인이 특허출원일부터 6개월 이내에 별지 제22호의2서식의 결정 보류신청서를 특허청장에게 제출하는 경우에는 특허출원일부터 12개월이 경과하기 전까지 특허여부결정을 보류할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2008.9.30>

1. 특허출원이 분할출원 또는 변경출원인 경우

2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우

3. 특허여부결정의 보류신청이 있기 전에 이미 특허거절결정서 또는 특허결정서를 통지한 경우

②대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

[본조신설 2007.6.29]

(특허출원심사의 유예)

① 특허출원인이 출원심사의 청구를 한 경우로서 출원심사의 청구일부터 24개월이 지난 후에 특허출원에 대한 심사를 받으려면 출원심사의 청구일부터 9개월 이내에 심사를 받으려는 시점(출원일부터 5년 이내에 한정하며, 이하 "유예희망시점"이라 한다)을 적은 별지 제22호의2서식의 심사유예신청서를 특허청장에게 제출할 수 있다. 다만, 다음 각 호에 따른 특허출원서 또는 심사청구서에 그 취지 및 유예희망시점을 적음으로써 그 신청서를 갈음할 수 있다. <개정 2011.2.25>

1. 제37조제1항 단서에 따라 특허출원과 동시에 심사청구를 하면서 심사유예신청도 같이 하는 경우에는 별지 제14호서식의 특허출원서

2. 심사청구와 동시에 심사유예신청을 하는 경우(제1호의 경우는 제외한다)에는 별지 제22호서식의 심사청구서

② 특허출원인이 제1항에 따른 심사유예신청을 취하하거나 유예희망시점을 변경하려면 심사유예신청서를 제출한 날부터 2개월 이내에 별지 제12호서식의 취하서 또는 별지 제9호서식의 보정서를 제출하여야 한다.

③ 심사관은 제1항에 따른 심사유예신청이 있으면 유예희망시점까지 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 특허출원이 분할출원, 변경출원 또는 정당한 권리자의 출원인 경우

2. 특허출원에 대하여 우선심사결정을 한 경우

3. 특허출원심사의 유예신청이 있기 전에 이미 거절이유를 통지하거나 특허결정서를 통지한 경우

④ 대리인에 의하여 절차를 밟는 경우에는 제1항에 따른 서식에 그 대리권을 증명하는 서류를 첨부하여야 한다.

[본조신설 2008.9.30]



Q:
특허출원을 하고나서 나중에 선행기술을 조사하는 과정에서 동일한 발명이 제3자에 의하여 실용신안으로 같은 날에 출원된 것으로 확인되었을 경우에는 어떻게 처리됩니까?

A: 특허요건 중 선원의 문제는 특허출원과 실용신안등록출원 간에도 적용이 됩니다.

특허출원에 있어 선·후원이 문제되는 것은 발명의 내용이 동일한 경우의 처리문제로서 발명의 동일성 여부에 대한 판단기준은 경합관계에 있는 특허출원의 특허청구범위에 기재된 사항끼리 대비하여 판단하게 됩니다.

따라서 질문의 경우 특허출원의 청구범위와 실용신안등록출원의 청구범위를 비교하여 동일한 경우에는 선출원주의에 의하여 처리하게 될 것입니다. 동일한 발명에 대하여 2이상의 출원이 있는 경우에는 당사자간의 협의에 의하여 정할 수 있으므로, 당사자 상호간 또는 특허청장의 지시에 의하여 협의절차를 진행할 수 있을 것입니다.

다만, 협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때에는 다같이 특허를 받을 수 없습니다.


Q:
[특허]확대된 선원이란 무엇인가요?

A: 확대된 선원의 지위란 당해 특허출원(후출원)의 특허청구범위가 선출원인 타 특허출원 또는 실용신안등록출원이 출원공개되거나 등록공고 된 타특허출원 또는 등록공고 된 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우 후출원을 거절시킬 수 있는 법적 지위를 말합니다. (특허법 제29조 제3항)

특허법 제29조 제3항



법 제52조제1항의 규정에 의한 분할출원으로 인하여 원특허출원의 내용을 보정할 필요가 있는 경우에는 분할출원과 동시에 원특허출원서에 첨부된 명세서·요약서 또는 도면을 보정하여야 한다. <개정 1997.7.1>

확대된 선원의 지위는 출원공개제도 및 심사청구제도의 도입과 더불어 채택된 제도인데 특허법은 이를 특허요건의 하나로 규정하고 있습니다.

적용요건
- 당해 특허출원의 출원일이 타출원의 후출원일 것
- 당해 특허출원 후 타출원이 출원공개 또는 등록공고 될 것
- 당해 특허출원의 청구항에 기재된 발명이 타출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있을 것
- 타출원이 국제출원인 경우 확대된 선원의 지위가 주어지는 시기는 국내에서의 출원공개 또는 국제사무국에 의한 국제공개를 한때이며, 그 범위는 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서 및 청구범위 등의 원문과 그 번역문에 다같이 기재된 발명 또는 고안(국어로 출원한 경우 국제출원일에 제출한 국제출원의 명세서, 청구의 범위 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안)에 한하여 인정됨
- 타출원이 분할출원·이중출원을 기준으로 하는 경우 확대된 선원의 지위는 원출원일을 기준으로 하는 것이 아니라 현실의 분할출원일, 이중출원일을 기준으로 판단함


출처: 특허청 / 국가법령정보센터


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