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특허 출원 및 관리

2. 특허의 이중출원, 변경출원, 분할출원

Q: 특허분할출원을 할 수 있는 기간은 언제까지입니까?

A: 특허 분할출원은 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 대한 보정을 할 수 있는 기간인 특허결정의 등본을 송달하기 전까지 가능합니다. 다만, 심사관으로부터 의견제출통지를 받은 경우에는 지정된 의견서제출기간 내에, 특허거절결정에 대한 심판을 청구하는 경우에는 그 심판의 청구일로부터 30일 이내입니다.

2009년 7월 1일 출원건부터는 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간(거절결정 등본 송달일로부터 30일 이내)에도 분할출원이 가능합니다. (특허법 제52조 제1항 제2호)

특허법 제52조 제1항 제2호



① 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. <개정 2009.1.30>

2. 특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간



Q:
특허 분할출원시 특허청구범위에 기재된 사항에 의한 특정된 발명에 한하여만 분할출원이 가능합니까? 

A: 분할출원 할 수 있는 발명은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명입니다.

따라서 특허청구범위에 기재된 발명은 물론 특허청구범위에는 기재되어 있지 않고 발명의 상세한 설명에만 기재된 발명도 분할출원을 할 수 있습니다.

또한 분할출원시 분할 후의 원출원에 관한 발명과 분할출원에 관한 발명이 동일하였으나, 그 후에 원출원의 명세서 또는 도면이 보정되어 양자의 발명이 동일하지 않게 된 때에는 분할출원은 적법한 것으로 인정됩니다.


Q:
이중특허출원시 출원일 소급이 되나요?

A: 이중특허출원의 출원일은 아래의 경우를 제외하고는 원출원의 출원일로 소급됩니다.


- 확대된 선원의 지위(실용신안법 제4조 제3항 및 특허법 제29조 제3항)에 관한 규정을 적용하는 경우


- 이중출원에 관하여 공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(실용신안법 제5조 제2항 및 특허법 제30조 제2항)의 규정을 적용 받고자 그 취지를 기재한 서면 및 이를 증명하는 서류를 특허청장에게 제출하는 경우


- 이중출원에 관하여 조약에 의한 우선권을 주장하고자하는 자가 출원서에 우선권을 주장하는 취지, 최초출원국명 및 출원 년·월·일을 기재하는 경우(특허법 제 54조 제3항)

특허법 제 54조 제3항

③제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 기재하여야 한다.


- 이중출원에 관하여 국내우선권을 주장하고자하는 자가 출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하는 경우(특허법 제55조 제2항)

특허법 제55조 제2항

② 제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다.



Q:
특허출원 또는 실용신안등록출원 후 언제까지 이중출원 할 수 있습니까?

A: 특허출원과 동시에 실용신안등록출원 또는 실용신안등록출원과 동시에 특허출원을 할 때

특허출원 후 특허등록결정서 등본을 송달 받기 전 또는 그 특허출원에 대하여 최초의 거절결정서등본을 송달 받은 날부터 30일(및 연장기간) 이 경과하기 전에 실용신안등록출원을 할 때(실용신안법 제17조 제1항)

실용신안법 제17조 제1항



① 실용신안등록에 관한 절차를 밟는 자는 수수료를 납부하여야 한다

실용신안등록출원 후 실용신안권의 설정등록일부터 1년 이내에 특허출원을 할 때(특허법 제53조 제1항)

특허법 제53조 제1항

① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과한 때에는 특허출원으로 변경할 수 없다.


이중출원 가능한 대상은 1999년 7월 1일 ~ 2006년 9월 30일 기간에 특허출원 또는 실용신안 출원에 한합니다. 해당 기간 이외 출원건은 특허, 실용신안 간 변경출원이 가능합니다.

심사청구를 하지 아니한 특허출원을 기초로 실용신안을 이중으로 출원하는 경우, 비록 구 실용신안법 제17조 제1항의 규정은 특허출원일로부터 몇 년까지라는 명시적인 표현을 하고 있지는 않지만, 특허법 제59조 제5항은 “출원심사의 청구를 할 수 있는 기간내에 출원심사의 청구가 없는 때에는 그 특허출원은 취하된 것으로 본다”라고 규정하고 있으므로, 특허출원을 기초로 이중으로 실용신안등록출원을 할 수 있는 기간은 5년 또는 분할·변경출원을 한 날부터 30일까지로 제한되는 것으로 해석됩니다.

다만, 원출원이 국제특허출원인 경우에는 다음과 같은 특례규정이 있습니다.

  • 특허법 제82조제1항의 규정에 의한 수수료를 납부하고 특허법 제201조제1항의 규정에 의한 번역문이 제출된 후에 이중출원이 가능하다.
  • 특허법 제214조제4항의 규정에 의하여 특허출원으로 되는 국제출원에 대하여는 동조동항의 결정이 있은 후에 이중출원이 가능하다.



Q:
이중특허출원이나 분할특허출원을 기초로 국내우선권주장을 할 수 있나요?

A: 이중출원이나 분할출원을 기초로 한 국내우선권주장은 허용되지 아니합니다(구 실용신안법 제18조 제1항 제2호, 특허법 제55조 제1항 제2호).

특허법 제55조 제1항 제2호

① 특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원(이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 선출원이 제52조제2항(「실용신안법」 제11조에 따라 준용되는 경우를 포함한다)에 따른 분할출원이나 제53조 또는 「실용신안법」 제10조에 따른 변경출원인 경우

그러나 국내우선권을 주장한 후출원을 기초로 하여 이중출원을 하는 것은 가능합니다.


Q:
이중특허출원이 등록된 경우 존속기간의 기산점은 원특허출원일과 이중특허출원일 중 어느때입니까?

A: 이중출원이 등록된 경우 존속기간은 원출원일부터 기산됩니다. 따라서 이중출원이 실용신안등록출원인 경우 존속기간은 원출원일부터 10년간입니다.

다만, 아래와 같은 경우엔 이중출원의 출원일이 원출원의 출원일로 소급되지 않습니다.


- 확대된 선원의 지위(실용신안법 제4조 제3항 및 특허법 제29조 제3항)에 관한 규정을 적용하는 경우

실용신안법 제4조 제3항

③실용신안등록출원한 고안이 그 실용신안등록출원을 한 날 전에 실용신안등록출원 또는 특허출원을 하여 그 실용신안등록출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 다른 실용신안등록출원 또는 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 고안 또는 발명과 동일한 경우 그 고안에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 실용신안등록을 받을 수 없다. 다만, 그 실용신안등록출원의 고안자와 다른 실용신안등록출원의 고안자나 특허출원의 발명자가 동일한 경우 또는 그 실용신안등록출원 당시 출원인과 다른 실용신안등록출원이나 특허출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다.

특허법 제29조 제3항

③특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날전에 특허출원 또는 실용신안등록출원을 하여 당해 특허출원을 한 후에 출원공개되거나 등록공고된 타특허출원 또는 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명 또는 고안과 동일한 경우에 그 발명에 대하여는 제1항의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다. 다만, 당해 특허출원의 발명자와 타특허출원의 발명자나 실용신안등록출원의 고안자가 동일한 경우 또는 당해 특허출원의 특허출원시의 특허출원인과 타특허출원이나 실용신안등록출원의 출원인이 동일한 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 1993.12.10, 1997.4.10, 1998.9.23, 2001.2.3, 2006.3.3>

- 이중출원에 관하여 공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우(실용신안법 제5조 제2항 및 특허법 제30조 제2항)의 규정을 적용 받고자 그 취지를 기재한 서면 및 이를 증명하는 서류를 특허청장에게 제출하는 경우

실용신안법 제5조 제2항

②제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 실용신안등록출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 실용신안등록출원일부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.



특허법 제30조 제2항

②제1항제1호의 규정을 적용받고자 하는 자는 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일부터 30일이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. <개정 2006.3.3>

- 이중출원에 관하여 조약에 의한 우선권을 주장하고자 하는 자가 출원서에 우선권을 주장하는 취지, 최초 출원국명 및 출원 년·월·일을 기재하는 경우(특허법 제54조 제3항)

특허법 제54조 제3항

③제1항의 규정에 의하여 우선권을 주장하고자 하는 자는 특허출원시 특허출원서에 그 취지, 최초로 출원한 국명 및 출원의 연월일을 기재하여야 한다.


- 이중출원에 관하여 국내우선권을 주장하고자하는 자가 출원서에 그 취지 및 선출원의 표시를 하는 경우(특허법 제55조 제2항)

특허법 제55조 제2항

제55조제1항의 규정에 의한 우선권주장을 수반하는 특허출원의 출원인은 선출원의 출원일부터 1년 3월을 경과한 후에는 그 우선권주장을 취하할 수 없다.



Q:
이중출원한 특허와 실용신안을 이중등록 할 수 있나요?

A: 특허와 실용신안을 이중출원 할 수 있지만 특허와 실용신안의 이중등록은 허용되지 않습니다. 따라서 특허와 실용신안을 이중으로 출원하여 먼저 실용신안등록을 받은 후 나중에 특허결정을 받은 경우에는 실용신안등록을 포기하고 특허등록을 받거나 특허등록을 포기하고 실용신안등록을 유지하는 것 중 택일하여야 합니다(구 실용신안법 제35조 제2항 단서, 구 특허법 제87조 제2항 단서)


출처: 특허청 / 국가법령정보센터 



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