1. 특허의 이중출원, 변경출원, 분할출원

Q: 특허 이중출원이란?, 이중출원 신청은 어떻게 합니까?

A: 이중출원제도(99.7.1 시행)는 동일한 기술내용을 특허출원과 실용신안등록출원으로 동시에 출원할 수 있도록 허용한 것으로서, 이중출원제도 도입과 함께 종전의 변경출원제도는 폐지되었습니다. 이중출원제도에 의하여 출원인은 심사처리기간이 오래 걸리는 특허로 출원한 기술에 대하여 특허결정을 받기 전까지 실용신안등록출원으로 이중출원하여 조기에 실용신안권을 부여받아 활용할 수 있게 되었습니다. 종래의 변경출원에서는 원출원이 취하된 것으로 간주되었으나 이중출원에서는 원출원과 이중출원이 모두 병존하게 됩니다. (‘06.10.1부터는 이중출원제도가 폐지되고 변경출원제도가 시행됩니다)

이중출원의 대상
- 이중출원하기 위해서는 그 기초가 되는 특허출원 또는 실용신안등록출원이 '99. 7. 1부터 ’06. 9. 30까지 출원된 것이어야 합니다. 법 부칙 제2조의 규정에 의하여 '99. 6. 30. 이전 출원된 특허출원은 구법이 적용되는 실용신안등록출원으로 변경출원 하는 것은 가능하지만 신법이 적용되는 실용신안등록출원을 이중으로 출원할 수는 없습니다.

- 이중출원의 대상은 법령으로 명확히 한정하고 있지는 않습니다. 다만 현실적으로 실용신안의 등록대상이 물품의 형상, 구조 또는 조합에 한정되므로, 이중출원도 결국 물품의 형상, 구조 또는 조합에 한정될 수밖에 없는 것으로 보아야 합니다. 따라서 실용신안의 등록대상이 아닌 의약이나 화학물질 및 방법(process)에 관한 발명(고안) 등은 이중출원 할 수 없고 특허출원으로만 가능합니다.

- 1군의 발명에 관한 특허출원을 실용신안등록출원으로 이중출원하고자 하는 경우, 이를 1실용신안등록출원의 요건에 적합하도록 다수의 특허출원으로 사전에 분할한 후 이 중에서 실용신안등록의 대상에 해당하는 것만을 이중출원하거나, 1군의 발명에 대해 분할출원을 미리 행하지 않고 원특허출원을 실용신안으로 이중 출원할 때 원출원(특허) 중 실용신안의 대상이 아닌 부분을 삭제하면 됩니다.

특허 이중출원 가능시기
- 특허출원과 동시에 실용신안등록출원 또는 실용신안등록출원과 동시에 특허출원을 할 때.

- 특허출원 후 특허결정서 등본을 송달 받기 전 또는 그 특허출원에 대하여 최초의 거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일(및 연장기간)이 경과하기 전에 실용신안등록출원을 할 때(실용신안법 제17조 제1항).

- 실용신안등록출원 후 실용신안권의 설정등록일부터 1년 이내에 특허출원을 할 때(구 특허법 제53조제1항).

특허 이중출원의 출원인
- 이중출원인은 원출원의 출원인과 동일하여야 합니다. 따라서 공동출원인 경우 출원인 전원이 이중출원하여야 합니다(실용신안법 제20조에서 준용하는 특허법 제44조).

Q: 특허 이중출원은 원출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서 허용된다고 하였는데, 만약 그 범위를 벗어난 사항이 포함되어 있다면 어떻게 처리합니까?

A: 이중출원이 특허출원인 경우에는 설정 등록전 실체심사에서 이중출원이 원출원인 실용신안등록출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위내인지의 여부를 심사하게 됩니다.

한편, 이중출원이 실용신안등록출원인 경우에는 그 적법성 여부에 대하여 실용신안권의 선등록 후 기술평가에서 판단하게 됩니다.
(1999년 7월 1일 ~ 2006년 9월 30일 실용신안 출원에 한함)

적법한 이중출원으로 인정되지 아니하는 경우에는 이중출원을 한 때에 출원된 것으로 간주되며, 이는 이중출원이 특허출원인지 실용신안등록출원인지의 여부에 관계없이 동일합니다(구 실용신안법 제15조 제2항, 구 특허법 제49조 제2항).

(2006년 10월 1일부터 실용신안 선등록제도가 폐지됨으로 인해 특허 실용신안간 이중출원 제도가 폐지되어 변경출원을 해야함)

Q: 특허로 출원 후 실용신안 이중출원서를 제출할 수 있는 기간이 어떻게 되나요?

A: 특허로 출원을 한 후 실용신안 이중출원할 수 있는 대상은 1999년 7월 1일 ~ 2006년 9월 30일 실용신안 출원에 한합니다. 이중출원서를 제출 할 수 있는 기간은 특허결정서 등본을 송달 받기 전 또는 최초의 특허거절결정등본을 송달 받은 날로부터 30일 이내 제출 할 수 있습니다.

실용신안으로 출원을 한 후 특허 이중출원서를 제출할 수 있는 기간은 실용신안 권 설정등록일로부터 1년 이내에 제출할 수 있습니다(구 특허법 제53조).

특허법 제53조

① 실용신안등록출원인은 그 실용신안등록출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 그 실용신안등록출원을 특허출원으로 변경할 수 있다. 다만, 그 실용신안등록출원에 관하여 최초의 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일이 경과한 때에는 특허출원으로 변경할 수 없다.

②제1항의 규정에 의하여 변경된 특허출원(이하 "변경출원"이라 한다)이 있는 경우에 그 변경출원은 실용신안등록출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다. 다만, 그 변경출원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 제29조제3항의 규정에 따른 타특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정에 따른 특허출원에 해당하여 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정을 적용하는 경우

2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우

3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우

4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우

③제1항의 규정에 의하여 변경출원을 하는 자는 변경출원서에 그 취지 및 변경출원의 기초가 된 실용신안등록출원의 표시를 하여야 한다.

④변경출원이 있는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다.

⑤제1항 단서의 규정에 의한 30일의 기간은 「실용신안법」 제3조의 규정에 의하여 준용되는 이 법 제15조제1항의 규정에 의하여 제132조의3에서 규정한 기간이 연장된 때에는 그 연장된 기간에 따라 연장된 것으로 본다.

⑥변경출원에 있어서 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 변경출원을 한 날부터 3월 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다.

[전문개정 2006.3.3]

Q: 물품의 구조에 관한 고안을 하여 실용신안으로 출원하였습니다. 동일한 기술내용을 특허로도 출원하는 것이 가능한지요?

A: 특허의 대상에는 물건의 발명도 포함되므로 실용신안으로 출원한 것을 특허로 출원하는 것이 가능합니다. 1999. 7. 1 법개정에 의하여 실용신안 무심사선등록제도가 도입됨에 따라, 일정한 요건을 충족하는 실용신안출원에 대해서는 특허출원일로 출원일을 소급 받을 수 있는 ‘이중출원’이 가능하였습니다.

그러나, 2006년 10월 1일부터 실용신안 선등록제도가 폐지되어 특허와 같은 심사등록제도로 변경되었습니다. 이로 인해 10월 1일 이후 출원한 특허, 실용신안간 이중출원은 불가하며 ‘변경출원’을 해야합니다.

Q: 실용신안등록출원이 공동출원인 경우 특허 이중출원을 할 때도 출원인 모두의 명의로 출원하여야 합니까?

A: 이중출원은 실용신안등록출원을 한 자가 할 수 있으므로 실용신안등록출원인과 이중출원인 특허출원인은 동일하여야 합니다. 따라서 공동출원인 경우 출원인 전원이 공동으로 이중출원을 하여야 합니다. 다만, 실용신안등록을 받을 수 있는 권리의 승계 등에 의하여 출원인이 변경된 경우에는 변경된 출원인이면 족하며, 출원인의 동일여부는 이중출원시를 기준으로 하여 판단합니다.

Q: 특허 이중출원을 허용한다는 것은 특허와 실용신안의 이중등록도 허용한다는 의미인지요?

A: 그렇지는 않습니다. 이중출원은 할 수 있지만 특허와 실용신안의 이중등록은 허용되지 아니하므로, 실용신안등록을 받은 후 특허결정서를 받은 경우 실용신안등록을 포기하여야만 특허등록을 받을 수 있습니다(구 특허법 제87조 제2항 단서).

Q: 특허 분할출원이란 무엇인가요?

A: 분할출원이란 하나의 특허출원에 2이상의 발명이 포함되어 있는 경우 그중 일부 발명을 별개의 특허출원으로 분리하여 새로이 출원하는 것입니다(특허법 제52조).

특허법 제52조

① 특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다. <개정 2009.1.30>

1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간

2. 특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간

②제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원(이하 "분할출원"이라 한다)이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 본다. 다만, 그 분할출원에 대하여 다음 각 호의 규정을 적용함에 있어서는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 본다. <개정 1993.12.10, 1998.9.23, 2006.3.3>

1. 분할출원이 제29조제3항에서 규정하는 타특허출원 또는 「실용신안법」 제4조제3항에서 규정하는 특허출원에 해당하여 제29조제3항 또는 「실용신안법」 제4조제3항의 규정을 적용하는 경우

2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우

3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우

4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우

③제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. <신설 2001.2.3>

④분할출원의 경우에 제54조의 규정에 의한 우선권을 주장하는 자는 동조제4항의 규정에 의한 서류를 동조제5항에서 규정하는 기간에 불구하고 분할출원을 한 날부터 3월이내에 특허청장에게 제출하여야 한다. <신설 1993.12.10, 2002.12.11>

분할출원은 원출원 중의 일부발명을 분할하는 절차이므로 분할출원이 행해지더라도 원출원은 계속 존속합니다. 또한 분할출원은 원출원에 포함되고 있는 2이상의 발명 중 일부발명을 분할하는 것이기 때문에, 분할은 당연히 독립적인 발명을 대상으로 하여야 하며 특허청구범위의 청구항을 분할하는 개념은 아닙니다.

분할출원을 할 수 있는 기간은 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대하여 보정을 할 수 있는 기간과 동일합니다. 따라서 특허출원인 경우 특허법 제47조제1항의 규정에 의하여 보정할 수 있는 기간 이내 및 거절결정불복심판을 청구할 수 있는 기간 이내(‘09. 7.1이후 출원부터 적용), 실용신안등록 출원인 경우 실용신안법 제13조 제1항 단서 및 시행규칙 제9조의 규정에 따른 출원일부터 2월의 자진보정기간 및 법 제12조의 규정에 따른 지정기간 내에 분할출원을 할 수 있습니다. 분할출원이 등록된 경우 존속기간은 원출원일부터 기산됩니다.

Q: 부적법한 변경출원 또는 분할출원이 추후 보정에 의하여 적법한 것으로 인정된 경우 다시 소급하여 적용을 받게 되는지요?

A: ‘06. 10.1 이전에는 분할출원, 이중출원이 부적법한 경우 불인정 예고절차를 통해 분할출원 또는 이중출원을 불인정 처리한후 추후 보정을 통해 적법하게 인정디 되는 경우 다시 소급하여 적용하였었습니다.

’06. 10.1 이후에는 이중출원 제도를 폐지하고 변경출원 제도를 도입하였고 변경출원 및 분할출원이 적법하지 않은 경우 거절이유를 통지하도록 관련 규정이 개정되었으므로, ‘06. 10. 1 이후 출원에 대한 분할출원 및 변경출원은 별도의 불인정/인정 절차가 없습니다.

Q: 두개이상의 발명을 포함하여 출원 절차진행 중에 이를 별개의 출원으로 분리하는 것도 가능한지요?

A: 특허출원서에 2이상의 발명이 포함된 경우에도 1특허출원의 범위에 속하는 경우에는 하나의 출원으로 가능합니다. 그러나 1특허출원의 범위를 벗어난 경우에는 등록거절의 이유가 됩니다.

따라서 출원인이 착오에 의하여 1특허출원의 범위를 벗어나는 발명까지 포함하여 출원한 경우 또는 1특허출원의 범위에 속하는지의 판단이 쉽지 않아 그 요건을 충족하기 쉽지 않다고 생각하는 경우에는 이를 분할할 필요가 있습니다.

특허법은 그러한 경우 최초의 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 범위 내에서 분할하여 출원할 수 있도록 규정하고 있습니다(특허법 제52조).

특허법 제52조

1. 제47조제1항에 따라 보정을 할 수 있는 기간

2. 특허거절결정등본을 송달받은 후 제132조의3에 따라 심판을 청구할 수 있는 기간

2. 제30조제2항의 규정을 적용하는 경우

3. 제54조제3항의 규정을 적용하는 경우

4. 제55조제2항의 규정을 적용하는 경우

③제1항의 규정에 의하여 분할출원을 하는 자는 분할출원서에 그 취지 및 분할의 기초가 된 특허출원의 표시를 하여야 한다. <신설 2001.2.3>

또한 1특허출원의 요건을 충족하는 발명이라도 이를 1이상의 별개의 출원으로 분할 할 수도 있습니다.

출처: 특허청 / 국가법령정보센터

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