 지재권 심판절차
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Q: 거절결정에 대해 불복할 경우 심판청구 및 절차는 어떻게 됩니까?
A: “거절결정”이란 심사관이 특허(실용신안, 디자인, 상표)출원에 대해 실체심사를 한 결과 거절이유를 발견한 경우에 그 거절이유의 존재로 인하여 당해 출원은 특허(실용신안, 디자인, 상표)를 받을 수 없다는 것을 확인하는 심사관에 의한 행정처분을 말합니다.
거절결정에 대하여 불복하고자하는 경우에는 거절결정등본을 송달 받은 날부터 30일 이내에 심판을 청구할 수 있으며, 별지 제31호‘심판청구서’를 작성하여 특허심판원장에게 제출하여야 합니다.
심판 청구기간은 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있으며, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 1회 2개월 연장 가능합니다. (특허법 제15조 1항).
특허법 제15조 1항
① 특허청장 또는 특허심판원장은 청구에 따라 또는 직권으로 제132조의3에 따른 심판의 청구기간을 1회에 한하여 30일 이내에서 연장할 수 있다. 다만, 교통이 불편한 지역에 있는 자의 경우에는 그 횟수 및 기간을 추가로 연장할 수 있다. <개정 2009.1.30>
연장신청을 위해서는 특허심판원장에게 별지 제10호 ‘기간연장(단축, 경과구제)신청서[신청구분:법정기간연장]를 제출하여야 합니다. 대리권을 증명하는 서류는 반드시 첨부하여야 하며, 출원시에 제출했던 위임장에 심판에 관한 절차가 위임되어 있다면 원용사항 기재 가능합니다.. 다만, 이 경우에는 청구서에 이를 기재하여야 합니다.
거절결정 불복심판청구제도는 심사관의 일정처분에 대하여 불복하고자 하는 자에게 그 불복을 허용함으로써 권리구제의 기회를 부여하는 한편, 행정기관 스스로에게 시정의 기회를 주어 심사의 공정성과 적정성을 기하는 데 목적이 있습니다.출처: 특허청 / 국가법령정보센터
Q: 거절결정 불복심판청구인은 누가 될 수 있습니까?
A: 거절결정을 받은 자가 심판청구를 해야 하며 거절결정을 받은 출원인이 다수인 경우에는 그 전원이 심판청구해야 합니다.
거절결정불복심판청구 절차에서 심사전치란 무엇입니까?
심사전치란 특허청장으로부터 거절결정을 받은 자가 거절결정불복심판을 청구하고 그 심판청구일로부터 30일 이내에 출원의 명세서 또는 도면에 대하여 보정(구특허법 제47조 제1항 3호, 구디자인보호법 제18조 제1항)을 한 경우에, 그 심판청구사건에 대하여는 심판을 진행하기 이전에 심사에 다시 회부시켜 심사관으로 하여금 제출된 별지 제9호 ‘보정서[보정구분:명세서등 보정]’ 또는 디자인보호법 시행규칙의 별지 제2호 ‘보정서[보정구분:도면등 보정]’를 토대로 거절이유의 해소 여부를 재심사하게 하는 제도를 말합니다.
심사전치는 특허, 실용신안, 디자인에만 적용되고, 상표출원에 대해서는 심사전치제도가 없습니다. 출원에 대한 원 거절결정의 이유가 심사전치절차에서 해소될 경우에는 등록결정을 하며, 등록결정할 수 없을 때에 비로소 본래의 거절결정불복 심판절차에 의하여 처리됩니다. 심사전치제도는 거절결정으로 일단락된 출원에 대하여 통상적인 심사와 같은 원리와 절차에 따라 진행됩니다.
심사전치의 대상은 거절결정불복심판청구시 심판청구일로부터 30일 이내에 별지 제9호 ‘보정서[보정구분:명세서등 보정]’로 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면에 대해 아래와 같이 보정할 수 있습니다.
- 특허청구의 범위를 감축하는 경우
- 잘못된 기재를 정정하는 경우
- 심사관이 거절이유통지에 의하여 지적한 경우에 한하여 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우
※ 2009. 7 .1 이후 심사전치제도 폐지되었으며 재심사청구제도 시행으로 특허심판원에 불복심판을 청구하지 않더라도 출원서비스과로 명세서등 보정과 동시에 재심사청구하면 심사관에게 다시 심사받을 수 있습니다.
Q: 거절결정불복심판을 청구한 후에 특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 대한 보정이 가능합니까?
A: 거절결정불복심판을 청구한 출원인이 심판청구일로부터 30일 이내에는 명세서 또는 도면의 보정이 가능합니다. ‘보정서[보정구분:명세서등 보정]’를 제출한 경우에는 곧바로 심판절차를 밟지 않고 당해 출원을 심사했던 심사관으로 하여금 보정 된 출원을 재심사하게 하는 절차로서 ‘심사전치제도’를 두고 있습니다.
심사관은 명세서 등의 보정이 원래의 거절이유를 극복하고 다른 거절이유가 없을 때에는 원결정(거절결정)을 취소하고 특허결정을 하거나, 보정에 의해서도 원래의 거절이유가 해소되지 않은 경우에는 다시 거절결정을 하지 않고 원결정을 유지하여 특허청장에게 그 취지를 보고함으로서 심사전치는 종료됩니다. 특허심판원장은 특허청장으로부터 원결정유지통지를 받으면 그 사건에 대하여 심판관을 지정하여 심판절차를 수행하게 합니다.
※ 2009. 7 .1 이후 심사전치제도 폐지되었으며 재심사청구제도 시행으로 특허심판원에 불복심판을 청구하지 않더라도 출원서비스과로 명세서등 보정과 동시에 재심사청구하면 심사관에게 다시 심사받을 수 있습니다.
Q: 거절결정불복심판을 청구한 후 방식상의 보정요구를 받았으나 지정된 기간 내에 보정을 하지 못한 경우 어떻게 처리됩니까?
A: 심판장이 심판청구서의 흠결을 보정요구하였으나 지정된 기간 내에 보정을 하지 아니한 경우와 보정을 하였으나 그 흠결을 치유하지 못한 경우에는 심판장은 결정으로서 그 심판청구서를 각하 합니다(특허법 제141조).
특허법 제141조 ① 심판장은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 기간을 정하여 그 보정을 명하여야 한다. <개정 2001.2.3>
1. 심판청구서가 제140조제1항·제3항 내지 제5항 또는 제140조의2제1항의 규정에 위반되는 경우
2. 심판에 관한 절차가 다음 각목의 1에 해당되는 경우
가. 제3조제1항 또는 제6조의 규정에 위반된 경우
나. 제82조의 규정에 의하여 납부하여야 할 수수료를 납부하지 아니한 경우
다. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 방식에 위반된 경우
②심판장은 제1항의 규정에 의한 보정명령을 받은 자가 지정된 기간 이내에 보정을 하지 아니한 경우에는 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다. <개정 2001.2.3>
③제2항의 규정에 의한 결정은 서면으로 하여야 하며 그 이유를 붙여야 한다.
④ 삭제 <1995.1.5>
⑤ 삭제 <1995.1.5>
⑥ 삭제 <1995.1.5>
한편, 심판청구서가 기간을 경과하여 청구된 경우, 출원이 취하·포기된 경우 등 부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 각하 합니다(법 제142조).
특허법 제142조
부적법한 심판청구로서 그 흠결을 보정할 수 없는 때에는 피청구인에게 답변서 제출의 기회를 주지 아니하고 심결로써 이를 각하할 수 있다.
Q: 거절결정불복심판청구 계류 중에 당해 특허(실용신안, 디자인, 상표)출원을 취하·포기한 경우에 심판청구에 대한 처리는 어떻게 됩니까?
A: 거절결정에 대한 거절불복 심판청구사건에 있어서 그 심판계류 중에 당해 출원의 취하나 포기가 있는 경우에는 심판의 목적물이 없어진 부적합한 심판청구로 귀결되는 것이므로 그 심판청구는 심결로써 각하 됩니다. 한편, 심판청구인의 심판청구 자체에 대한 취하를 통해서도 심판절차를 종료할 수 있으며, 이 경우 특허거절결정은 확정됩니다.
Q: 거절결정불복심판에 있어서 심판관의 심리는 어떻게 진행되며, 심리의 범위는 어디까지입니까?
A: 거절결정불복심판에 있어서 심리는 서면심리가 원칙입니다. 다만, 필요에 따라 면담 또는 기술설명회를 개최할 수 있습니다. 심판관은 원래의 결정에서 한 심사를 기초로 하여 거절이유의 적정여부 및 심판청구인의 주장의 타당성 여부를 심리함은 물론 원결정의 거절이유에 한정하지 않고 당해 특허(실용신안, 디자인, 상표)출원이 등록요건을 충족하고 있는지를 재심리합니다. 원래의 거절이유가 적절치 아니하거나 원결정의 거절이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서제출의 기회를 부여합니다. 이때, 심판청구인은 특허(실용신안, 디자인, 상표)출원서의 명세서 또는 도면, 디자인도면, 상품분류 및 지정상품을 보정 할 수 있습니다.
Q: 특허무효심판진행 중에 특허출원서의 명세서 또는 도면에 대한 정정심판의 청구가 가능한지요?
A: 종래에는 무효심판과 정정심판절차를 독립하여 진행할 수 있었으나, 2001. 2. 3 개정법에서는 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속되고 있는 경우 무효심판에서 정정기회를 부여하는 대신 별도의 정정심판청구를 허용하지 않고 있습니다(특허법 제136조제1항 단서).
특허법 제136조제1항 단서 ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허의 무효심판이 특허심판원에 계속(係屬)되고 있는 경우에는 그러하지 아니하다. <개정 2006.3.3, 2009.1.30>
1. 특허청구범위를 감축하는 경우
2. 잘못 기재된 것을 정정하는 경우
3. 분명하지 아니하게 기재된 것을 명확하게 하는 경우
Q: 재심사제도의 도입으로 인하여 거절결정불복심판 청구시 바뀌는 점은 없나요?
A: 심사전치 제도를 폐지하고 재심사 청구 제도(특허법 제67조의2)가 도입
(종전) 거절결정 후 출원인이 거절결정 불복심판을 청구하고 별지 제9호 ‘보정서[보정구분:명세서등 보정]’를 제출하는 경우에 심사전치되어 재심사하게 됨.
(개정 후) 거절결정 불복심판을 청구하지 않더라도 출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정과 동시에 재심사를 청구하면 심사관에게 다시 심사를 받을 수 있음
시행일 및 적용대상 : 2009년 7월 1일 이후 최초 출원부터 적용
특허(실용신안, 디자인) 거절결정 후 명세서 등 보정 없이 바로 거절결정불복심판을 청구하거나, 거절결정 후 명세서 등 보정과 함께 재심사 청구하여 재거절 결정 후에 거절결정불복심판을 청구할 수 있습니다. 따라서 2009년 7월 1일 이후 최초 출원건에 대한 거절결정 불복심판청구시에는 명세서 등 보정은 할 수 없으며(제출시 반려), 심판청구시에 청구의 이유까지 모두 작성하여야 합니다. 종전에는 심사전치 후 원결정유지 통지된 경우나 별지 제9호 ‘보정서[보정구분:명세서등 보정]’의 제출가능 기간이 끝난 후에 청구의 이유 미기재시 보정을 요구하였으나 개정 후에는 심판청구서 수리시에 심판관 지정하면서 바로 보정요구하게 됩니다.
Q: 재심사청구와 거절결정불복심판 청구가 모두 있는 경우에는 어떻게 처리됩니까?
A: 별지 제31호 ‘심판청구서’를 제출한 후 별지 제9호 ‘보정서( [보정구분:명세서등 보정], 재심사청구○)’를 제출한 경우 각각 어떻게 처리됩니까?
- 심판절차는 정상적으로 진행하되 심판청구가 있는 경우에 해당하므로 보정서는 반려(심판청구서의 무효·취하 여부에 불문)
- 심판청구서가 무효·취하되더라도 심판청구기간이 도과하지 않았다면 다시 보정서(재심사청구○) 제출 가능함
심판청구서와 보정서( [보정구분:명세서등 보정], 재심사청구○)를 동일자로 제출한 경우 각각 어떻게 처리됩니까?
- 보정서에 대해 반려이유를 통지. 반려이유 통지시 출원인이 어느 하나를 선택하도록 설명하고 출원인이 심판청구를 취하하면 재심사절차가 유효하고 즉시 반려 요청을 하면 심판청구가 유효
심판청구서와 보정서( [보정구분:명세서등 보정], (재심사청구×)를 동일자로 제출한 경우 각각 어떻게 처리됩니까?
- 보정서에 재심사청구의 취지 기재가 없고, 보정서의 수신인을 특허심판원장으로 하였다는 점 등에서 재심사를 청구하는 보정서로 취급할 이유가 없으므로, 심판청구서로 취급하고 보정서를 반려
보정서( [보정구분:명세서등 보정], 재심사청구○)를 제출한 후 심판청구서를 제출한 경우 각각 어떻게 처리됩니까?
- 재심사를 청구한 보정서에 따라 거절결정을 취소하고 재심사 절차를 진행함. 심판청구서는 법제142조에 따라 심결각하
- 수수료미납 등으로 재심사청구를 청구한 보정서를 무효처분하면 재심사청구에 따라 거절결정 취소 간주도 함께 취소되고 심판청구서는 정상 절차 진행
출처: 특허청 / 국가법령정보센터
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