[영국] 특허 출원/심사/등록

발명자, 발명자의 고용인, 해당 발명을 상속받거나 구입한 자는 해당 발명에 대해 출원을 할 수 있다.

•명세서 작성 ➜ 출원서 제출 ➜ 출원번호 송부 ➜ 써치리포트 요청 ➜ 공개

특허 출원을 하려면 특허청 서식 1호 <특허등록출원서>를 기재하고, 도면과 상세한 설명, 청구항이 첨부된 명세서를 제출한다. 출원서를 접수한 특허청은 출원일과 출원번호가 부여되었음을 알려주는 출원번호통지서를 송부한다.

출원인은 출원일로부터 12개월 내에 반드시 써치리포트를 특허청에 신청해야 하며, 특허청은 4개월 내에 써치리포트를 송부한다. 해당 출원은 출원일로부터 18개월 경과시 써치리포트와 함께 특허청 공보를 통해 공개되어 제3자에게 특허 정보의 열람이 가능하게 된다.

발명의 명칭, 출원인, 발명자, 대리인에 관한 인적 사항, 우선권 정보, 분할 출원 정보, 발명자 진술, 수수료에 관하여 기재하도록 한다.

명세서는 ‘발명의 상세한 설명’, ‘도면’, ‘청구항’, ‘요약서’로 이루어진다.

특허변리사를 통해 출원을 진행하고자 할 경우, 대리인에게 그러한 권한을 임명한 위임장이 제출되어야 한다.

출원인이 발명자가 아닌 경우 제출해야 하는 서식으로, 출원인이 발명자로부터 어떻게 발명을 양도받았는지를(예를 들어, 직무발명, 계약, 양도 등) 진술하여야 한다. <발명자 진술서>는 출원일 또는 우선일로부터 16개월 내에 제출하여야 한다.

특허 출원과 써치 및 심사시 납부해야할 특허청 요금은 아래와 같다:

이중 출원료는 출원 이후 납부가 가능하나, 늦어도 출원일로부터 12개월 내에는 납부되어야 한다.

수수료는 영국 파운드화로 납부해야 한다. 수수료 전액은 수수료 납부에 관한 서식의 제출과 함께 납부해야 하며, 출원번호, 출원인 성명, 수수료 납부의 유형을 표시해야 한다.

수수료는 다음과 같은 방법을 이용하여 납부할 수 있다: 신용/직불 카드; 영국 태환은행에서 발생하는 수표; 특허청이 보유한 클라이언트 예금 계좌에서 인출; 영국 특허청 계좌에 대한 은행간 직접 이체; 특허청에서의 현금 납부.

수표의 경우, 다른 통화로 표시된 수표는 파운드화로 환전하는 동안 납부의 지체가 있을 수 있다. 따라서 영국 파운드화 수표로만 납부하는 것이 바람직하다. 수표는 “영국 특허청”을 수취인으로 발행되어야 한다. 은행간 이체로 납부하는 수수료는 은행이 영국 특허청 계좌로 금전을 입금하는 날 접수한 것으로 간주한다.

방식 심사는 해당 출원이 공개를 위한 형식적인 요건에 결격 사유가 있는지를 심사하는 것으로, 결격 사유가 있을 경우 출원인은 이에 대해 반드시 보정을 하여야 한다. 만약 그러한 결격 사유가 치유되지 않으면 특허청은 해당 출원의 공개 절차를 이행할 수 없고, 해당 출원은 취하 간주될 것이다.

방식 심사는 출원 수수료가 납부되어야 착수되며 1개월 내에 완료된다. 따라서, 출원 수수료가 써치리포트 신청료와 함께 납부될 경우, 특허청은 방식 심사를 완료한 후 선행기술 조사에 착수한다.

출원인은 출원 후 12개월 이전까지 청구항 또는 요약서 등 출원명세서에 대해 보정을 할 수 있다. 12개월 이후에는 보정이 허용되지 않는다.

분할 출원은 출원일로부터 54개월의 기한 내에 언제든지 가능하다. 상기 54개월은 출원에 대한 심사 결과 등록 또는 거절이 결정되어야 하는 최종 기한이다.

영국 특허청은 특허 기술 분류로 국제특허분류(IPC: International Patent Classification) 8판을 채택, 심사에 사용하고 있다.

원래 영국 특허청은 UKC Key(Patent Classification Key)라는 자체 특허 분류 시스템을 사용하여 모든 영국내 특허를 분류해왔으나, UKC key시스템으로는 국제특허의 일부분만 수용할 수 있을뿐더러 국제특허분류(IPC) 또는 유럽특허청 자체 분류시스템(ECLA)을 따르는 타 국가와 맞지 않아 실효성에 대해 문제가 되어 왔었다.

영국 특허청은 1990년대 중반에 UKC key의 실효성에 대한 심의에서 UKC key를 유지하기로 결정한 바 있으나, 2007년 다시 심의를 하기로 결정하였다. 이번 심의에서는 1)기존 UKC key 시스템 지속, 2)기존 UKC key 시스템 사용을 중지하되 용어는 그대로 사용, 3)기존 UKC key 시스템 폐지 등 3가지 안을 두고 여론 수렴을 한 결과 중이며 UKC key 분류를 폐지하기로 결정하였다. UKC key 폐지 결정에 따라, 영국 특허청은 2007년 7월 1일부터 공식적으로 UKC key 분류 사용을 중단하였다.

영국은 파리조약에 의한 출원이 아닌 PCT 국제출원의 국내단계 진입을 통한 출원도 가능하다. 영국 국내단계 진입 출원의 요건과 절차를 다음과 같이 간략하게 살펴본다.

PCT 제22조(3) 및 PCT 제39조(1)(b)에 따라 우선일로부터 31개월 내에 진입할 수 있다. 진입시 필요한 국제출원의 번역문 언어는 영어이며, 필요한 번역문의 내용은 다음과 같다:

․PCT 제22조: 명세서, 청구범위(보정이 이루어진 경우, 최초 청구범위와 보정 된 청구범위 모두 제출), 도면 및 요약서

․PCT 제39조: 명세서, 청구범위, 도면 (보정이 이루어진 경우, 최초의 번역문과 PCT 제19조 및 국제예비심사보고서에 따라 보정된 번역문 제출)

출원 수수료는 30파운드이며, 써치리포트 신청료는 80파운드(국제조사기관에 의해 써치가 이루어진 경우), 심사청구료는 70파운드를 납부하여야 한다. 써치리포트 신청료는 우선일로부터 33개월 이내에 납부하여야 하며, 출원인이 국내단계의 조기진입을 명시적으로 청구하는 경우, 수수료는 우선일로부터 12개월 이내 또는 조기진입 조건이 충족되는 날로부터 2개월 이내 중 더 늦은 일자 이내에 납부해야 한다. 심사청구료를 우선일로부터 33개월 이내에 납부한다.

국내단계를 개시할 때, 출원수수료를 납부한 직후 방식심사가 진행된다. 또한, 기한 내에 써치리포트를 신청해야 한다.

국제사무국이 국제출원을 영어로 공개하지 않은 경우, 영국 특허청은 출원인이 제출한 영어 번역문을 직권으로 공개한다. 출원인은 번역문 공개를 위해 서면 신청서를 제출하고 공개료를 납부해야 한다. 공개 신청은 국내단계 개시 후 언제든지 제출할 수 있지만, 국내단계를 개시할 때 공개를 신청하는 것이 바람직하다.

특허청의 명시적인 요구가 있을 경우, 출원인은 그러한 요구로부터 2개월 내에 국제조사보고서 또는 국제예비심사보고서에 포함된 인용문헌 또는 인용문헌 일부에 대한 영어 번역문을 제출해야 한다. 번역문 제출을 위한 서식은 없으며, 특허청이 합당하다고 생각하는 경우 이러한 2개월 기한은 연장될 수 있다.

출원인은 아래와 같은 보정을 할 수 있다. 단, 보정 결과, 명세서에 신규사항(new matter)이 추가되어서는 안 된다.

․1차 심사보고서가 발송되기 이전에 명세서, 청구범위, 도면에 대한 보정

․1차 심사보고서가 발송된 후, 1회에 한하여 명세서, 청구범위, 도면에 대해 보정할 수 있다. 보정은 심사관의 거절이유에 부합하기 위한 보정이거나, 자진 보정의 경우다. 이후 추가 보정은 특허청의 동의가 있어야만 가능하며, 보정시 신청서와 보정료를 납부해야 한다.

출원인은 출원서류나 출원과 관련하여 제출된 서류에 포함된 번역문 또는 사본의 오류나 특허청의 실수에 대한 정정을 언제라도 신청할 수 있다.

•출원 ➜ 써치리포트 신청 ➜ 공개 ➜ 심사청구 ➜ 심사 ➜ 등록(등록증 발행)

특허 출원 후, 출원인은 출원일로부터 12개월 내에 반드시 써치리포트를 특허청에 요청해야 한다. 특허청은 써치리포트 신청서 접수 후 1개월 내에 방식 심사를 완료하며, 4개월 내에 해당 발명에 대해 써치를 수행한 후 출원인에게 결과물인 써치리포트를 송부한다.

출원인이 출원 취하를 요청하지 않는 한, 해당 출원은 출원일로부터 18개월 경과시 써치리포트와 함께 공개된다.

출원인은 공개일로부터 6개월 내에 반드시 소정의 요금과 더불어 심사청구를 하여야 한다. 특허청은 심사청구 요청이 접수된 출원을 심사하여, 특허 등록 결격사유가 발견된 경우 1차 심사보고서를 출원인에게 송부한다. 출원인은 심사관이 제기한 거절이유에 대해 답변서를 제출할 수 있으며, 특허청은 추가 심사보고서를 송부할 수 있다. 반면, 심사 결과 1977년 특허법에 의한 등록 요건이 충족될 경우 특허청은 등록 허여된 특허에 대한 등록증을 출원인에게 송부한다.

일반적으로 특허 출원에서 심사 및 등록까지는 평균 3~4년 정도의 기간이 소요되며, 출원일로부터 54개월의 기한 내에 해당 출원의 등록 또는 거절이 결정되어야 한다.

출원인은 공개일로부터 6개월 내에 반드시 심사청구서를 해야 한다. 심사청구를 하지 않을 경우, 해당 출원은 취하 간주된다.

심사청구는 특허청 서식 10호를 기재하여 특허청에 심사청구료와 함께 제출하면 된다. 심사청구료는 70파운드이다.

써치리포트 요청시 심사청구도 함께 할 수 있다. 만약 출원인이 써치리포트 신청서과 심사청구서를 같은 날에 제출한 경우, 특허청은 출원인이 별도의 의사 표현을 하지 않는 한, 출원인이 써치 및 심사 통합 청구(combined search and examination)를 원하는 것으로 간주한다.

써치 및 심사 통합 청구는 선행기술조사와 동시에 실체심사가 이루어짐을 의미한다. 이 경우, 출원인은 선행기술 결과인 써치리포트와 심사결과보고서를 함께 받게 된다.

․출원 공개 이전에 명세서, 특히 청구항을 보정할 기회가 된다.

․심사 결과 특허 등록이 어려운 발명으로 드러난 경우, 공개 이전에 취하할 수 있다.

․써치리포트에 인용된 문헌에 비추어 보아 출원된 발명이 신규성을 충족하지 못하는 경우, 이미 진행된 심사청구에 대한 수수료는 환불을 요구할 수 없다.

․심사시기에 공개 준비 과정 중에 있는 관련문헌은 선행기술 검색에서 발견되지 않는다. 신규성이나 진보성에 관련된 문헌일 경우 나중에 특허 등록을 막는 중대한 거절이유가 될 수 있다.

써치 및 심사 통합 청구 후, 출원인은 특허청에게 선행기술조사와 심사에 대해 별도로 진행할 것을 서면으로 요청할 수 있다. 써치 결과, 특허 등록이 힘든 것으로 판단이 되고, 심사보고서가 아직 작성되기 이전이라면, 출원인은 심사청구를 취하하고 납부한 심사청구료를 환불 받을 수 있다.

특허청은 심사청구 요청이 접수된 순서대로 출원을 심사한다. 단, 공개 후 3개월까지는 해당 출원에 대해 등록을 허용하지 않는다. 왜냐하면 공개된 출원에 대해 제3자의 의견 또는 정보 제공이 접수될 수 있으며, 이러한 의견은 해당 출원과 유사한 선행 특허의 존재 확인에 도움이 되기 때문이다.

심사 결과, 해당 출원이 등록 요건을 충족하지 못할 경우, 등록 거절 이유를 설명하는 심사보고서를 출원인에게 송부한다. 출원인은 심사관이 제기한 거절이유에 동의하지 않는다면, 거절이유가 부당함을 주장하는 답변서를 4개월 내에 제출할 수 있다. 답변서에 대한 재심 결과 특허청은 추가 심사보고서를 송부할 수 있고, 이러한 답변과 재심은 해당 출원이 등록 또는 거절될 때까지 계속 될 수 있다. 보통 심사청구 후 1차 심사보고서 접수까지는 12개월 이상의 기간이 소요된다.

출원인은 거절이유를 극복하기 위하여 청구항 등의 명세서를 보정할 수 있다. 가장 일반적인 청구항 보정 방법은 발명의 상세한 설명에 기재된 특징을 1항에 삽입하거나, 종속항을 1항에 합치는 것이다.

보정은 처음 출원된 명세서를 벗어나는 새로운 내용이 추가되어서는 안 된다. 이러한 요지 변경은 결국 새로운 거절이유를 초래할 수 있다

심사 결과 1977년 특허법 및 특허 2007년 시행규칙에 의한 등록 요건이 충족될 경우, 특허청은 등록을 허여 최종 명세서를 공고 공보에 게재한다. 공고 후, 특허 등록증이 출원인에게 송부된다. 별도의 등록료 납부는 없다.

등록증 분실시 재발급은 불가능하며, 대신 등록원부의 발행으로 등록증을 대체할 수 있다. 등록원부 발행 신청 요금은 90파운드이다.

일반적으로 특허 출원에서 심사 및 등록까지는 평균 3~4년 정도의 기간이 소요되지만, 특허법에 의하여 출원일로부터 54개월의 기한 내에는 반드시 해당 출원에 대해 등록 또는 거절이 결정되어야 한다.

일단 등록된 특허는 갱신을 통해 출원일로부터 20년간 권리를 유지할 수 있다. 갱신수수료, 즉 연차료는 연차에 따라 다르고, 매년 납부하여야 한다. 연차료가 납부되지 않을 경우, 특허권은 종료된다.

첫 연차료 기일은 출원일을 기준으로 4년째 되는 그 달의 마지막 날이다. 예를 들어 출원일이 2004년 4월 15일 이라면, 첫 연차료는 2008년 4월 30일까지 납부되어야 한다.

기일 내에 연차료가 납부되지 못한 경우, 6개월의 유예 기간 동안 납부할 수 있다. 이 경우 유예 기간 중 첫 1개월은 가산료가 없지만, 이후에는 1개월 마다 24파운드의 가산료를 추가로 납부하여야 한다. 이 추납 기간 내에도 연차료가 납부되지 않을 경우 해당 특허는 소멸된다.

연차료를 기한 내에 납부하지 않아 특허가 소멸되면, 특허를 회복하는 것이 가능하지만 이는 자동적인 절차는 아니다. 연차료를 기한에 납부하려 하였음을 증명하여야 하며, 적절한 수수료와 함께 특허청 서식 16호에 따라 미납 연차료의 기한으로부터 19개월 이내에 회복 신청을 하여야 한다. 이 경우 연차료를 기한 내에 납부하지 못한 이유를 설명하는 진술서를 첨부하여야 한다. 이 진술서는 법령이 정한 선언서, 선서 또는 증인 진술서의 형태여야만 하며, 증거가 첨부되어야만 한다. 몇몇 경우에, 원 진술서가 모든 사실 관계를 설명하지 못한다고 판단되면 추가 증거를 제시할 것을 요구받을 수 있다.

회복 신청 이유가 충분하지 않다고 판단되면, 특허청은 이를 청구인에게 서면으로 알린다. 청구인은 한 달 안에 ‘심판관(Hearing Officer)’으로 알려진 상급 심판관에게 당해 사건에 대해 진술할 수 있는 ‘심리(hearing)’를 청구할 수 있다. 이 경우 심판관은 청구인의 특허 회복 여부를 판단하게 된다. 만약 특허 회복이 허락되면, 연차료와 함께 특허청 서식 53호를 제출하여야 한다.

일단 회복되면, 청구인의 특허는 청구인의 발명을 계속해서 완전하게 보호한다. 그러나 누군가 그 특허권을 침해하는 행위를 시작하였다면 특허가 회복되었다고 하더라도 그들은 그 행위를 계속할 수 있다. 이 예외는 그 행위가 연차료를 납부해야할 6개월의 유예 기간의 만료일로부터 특허 회복 청구가 특허 공보(Patents and Designs Journal)에 공고된 날 사이에 시작한 경우에만 적용된다.

추가연장인증(SPC: Supplementary Protection Certificate)은 의약 또는 식물보호 생성물로서의 약품을 시장에 판매하기 위해 반드시 거쳐야 하는 허가 절차에 소요된 시간으로 인하여 특허 보호 기간에 손실을 입은 특허권자에게 보상을 하기 위한 제도이다. SPC는 특허 보호 기간 자체를 연장하는 것은 아니며, 특허권이 만료되는 시점에서 효력이 발생된다. 해당 의약 또는 식물보호 생성물로서의 약품을 시장에 판매하기 위해 소요된 행정당국이 허가 절차 기간만큼 해당 특허의 보호 기간을 더 청구할 수 있다.

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