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[영국] 상표의 출원

[출원]

① 출원인

자연인, 법인, 단체, 협회 등 누구나 상표 등록 출원을 할 수 있다.

 

② 출원

상표 출원을 하려면 특허청 서식 TM3 양식을 기재하여 서면으로 제출하거나 온라인으로 출원서를 송부한다. 출원과 동시에 출원 수수료를 납부하지 않은 경우, 특허청은 출원인에게 요금 지불을 요청하게 되며, 출원인은 요청일로부터 2개월 내에 납부하여야 한다. 출원 수수료를 납부하지 않으면 해당 출원은 취하 간주된다. 출원번호통지서는 출원서 접수 후 약 6일 뒤 발행된다.

출원 수수료는 어떠한 이유에서든 환불이 되지 않는다.

 

③ 출원시 구비 서류

•서식 TM3 <상표등록출원서>

 출원인, 대리인, 우선권 정보, 수수료, 상표명, 지정상품 리스트, 표장의 색채3차원소리 유무 등 에 관하여 기재하도록 한다.

•위임장

 특허변리사를 통해 출원을 진행하고자 할 경우, 대리인에게 그러한 권한을 임명한 위임장이 제출되어야 한다.

 

④ 수수료(출원료)

상표 출원시 납부해야할 특허청 요금은 아래와 같다:

•출원료: 200파운드 (1개류 1출원)

 50파운드 (추가 1개류당)

심사비용은 별도로 없으며, 상기 출원 요금에 심사비용이 포함되어 있다. 출원 수수료는 출원 후 2개월 내에 납부가 가능하며, 어떠한 이유에서든 환불은 되지 않는다.

 

⑤ 상품/서비스업 분류

출원인은 등록하고자 하는 표장을 어떤 상품 또는 서비스에서 사용하고자 하는지를 정해야 한다. 이렇게 지정된 상품을지정상품이라고 한다. 이러한 지정상품 또는 서비스업은 동일 또는 유사한 분야별로 분류되어 있는데, 이를상품 분류라고 한다. 출원인은 상표 출원시 사용하기를 원하는 지정상품 또는 서비스업 목록과 이에 해당하는 상품 분류를 기재하여야 한다.

대부분의 국가와 마찬가지로 영국은 니스국제분류1)를 채택, 사용하고 있다. 현재 니스 9판까지 발간된 국제 분류는 총 45개 분류의 상품(Goods) 및 서비스업(Services)로 이루어져 있다. 분류 구분은 아래와 같다.

•상품 (1-34)

•서비스업 (35-45)

 

⑥ 마드리드 의정서를 통한 출원

마드리드 의정서(Madrid Protocol)?

마드리드 협정2)이 가지고 있는 여러 문제점을 해결하고 탄력적인 국제등록제도를 창설할 목적으로 마련된 제도로, 마드리드 의정서는 1989 6 27일 채택되고 1995 12 1일에 발표, 1996 4 1일부터 시행에 들어갔다.

마드리드 의정서의 공식명칭은표장의 국제등록에 관한 마드리드 협정에 대한 의정서(Protocol relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks)’이며, 영국은 1995 12월에 가입하였다. 마드리드 의정서 가입국의 상표 등록권자는 WIPO를 통해 마드리드 의정서 가입국을 대상으로 국제 상표 등록을 신청할 수 있으며, 이때 영국을 지정국 관청으로지정”하게 되면 해당 국제 상표는 영국 특허청에 제출된 자국민의 상표 심사와 동일한 기준으로 등록 여부에 대한 심사를 받게 된다. 지정국 관청에서 국제출원을 심사하고 심사 결과 거절이유를 발견한 경우에는 국제등록일부터 12개월(18개월까지 연장 선언 가능) 이내에 국제사무국에 거절통지를 하여야 하고, 국제사무국에 대한 거절통지가 없을 때에는 지정국은 그 지정국에 등록된 것과 동일한 효력을 당해 표장에 부여하여야 한다.

마드리드 의정서는다국가 1출원 시스템으로’, 1개의 언어로 작성된 1개의 국제출원을 1개의 본국관청에 제출하고 1회의 수수료를 납부함으로써 1개의 번호로 된 1개의 국제등록을 획득하고 다수의 국가에서 보호를 받으며, 1번의 갱신절차에 의하여 갱신을 하는 특징을 가지고 있다.

 

마드리드 의정서 국제출원 현황

마드리드 의정서 체제에 의한 국제 출원에서 영국은 가장 많은 지정을 받는 관청으로, 2006 15,530, 2007년에는 14,440건의 국제 상표가 영국 특허청에 접수되었다.

 

마드리드 의정서 가입국 현황

2003 1월말 현재 총 57개국(한국은 2003. 1. 10. 가입서 기탁)이 마드리드 의정서에 가입하고 있으며, 최근 들어 의정서 가입국이 대폭 증가하는 추세이다

 

⑦ 심사



 

⑧ 심사 절차

•출원 심사 등록결정 이의신청 공고 등록증 발행

  거절이유통지 답변서 제출 재심사 등록 또는 거절

 심사관은 상표 출원에 대한 심사가 완료되면 심사 결과를 출원인에게 통지한다. 심사 결과 등록이 될 수 없는 상표에 대해서는 거절이유를 설명하는 심사리포트를 출원인에게 송부한다. 출원인은 심사관의 거절이유가 설득력이 없다고 생각되면, 답변서를 통해 충분한 해명과 등록 이유를 주장한다. 특허청의 거절이유를 극복하지 못하거나, 답변서를 제출하지 못한 경우 해당 출원은 거절이 되고 이에 대한 항소가 접수되지 않는 한, 해당 출원은 취하 간주된다.

반면, 심사 결과 부등록 사유가 발견되지 않거나, 출원인이 답변서를 통해 거절이유를 극복한다면, 특허청은 해당 출원의 등록을 결정, 이의신청을 위해 상표 공보에 해당 출원을 공개한다. 공고일로부터 3개월의 이의신청 기간에, 어떠한 이의신청도 접수되지 않는 다면, 특허청은 해당 출원의 등록증을 발행한다.

일반적으로 상표 출원에서 심사 및 등록까지는 6개월 정도의 기간이 소요된다. 거절이유가 발견되거나 이의신청이 접수된 경우는 그 이상의 기간이 소요될 것이다.

 

⑨ 상표의 식별력만 심사(상표법 개정안)

2007 10 1일자로 시행된 상표 개정법의 심사기준에 따라, 심사관은 2007 10 1일부터 출원된 상표에 대해서는 절대적 거절이유(absolute grounds)만을 고려하여, 즉 상표의 식별력(distinctive)과 상표로 적합한지만을 기준으로 상표 출원을 심사할 뿐 더 이상 선행 상표를 이유로 한 출원상표의 등록 여부에 대해서는 심사를 하지 않기로 하였다. 한마디로, 특허청의 심사 절차는써치-거절단계가 아닌써치-통지단계로 변경된다. 신규 출원에 대해서는 이전과 동일한 수준의 선행 상표 검색이 이루어지고, 혼동을 초래할 만한 선행 상표가 발견된 경우 특허청은 선행상표권자에게 신규 상표 출원의 존재를 통지하게 된다.

이러한 심사 기준 개정은 선상표의 존재를 이유로 한 출원상표의 등록 거절을 심사단계에서 하지 않고 이의신청과 등록 무효 신청 단계에서 하고 있는 유럽공동체상표의 심사 규칙과 일치시키기 위한 것이다.

 

⑩ 선행 상표가 검색된 경우의 절차

특허청은 이전과 마찬가지로 신규 출원과 상업적으로 마찰을 빚을 우려가 있는 선행 상표(영국 상표, 유럽공동체 상표, 국제상표(마드리드 의정서))에 대한 검색은 계속 하지만, 개정된 심사 기준에 따라 이를 거절이유로 인용할 수는 없다. , 신규 출원과 아주 유사하여 추후 충돌의 소지가 있는 선행 상표가 검색된 경우, 특허청은 심사리포트를 통해 선행 상표의 존재를 출원인에게 알려준다. 출원인은 심사리포트 접수 후 2개월 내에 추후 진행 여부에 대해 답변을 해야 한다. 출원인이 그대로 진행할 것을 요청하면, 특허청은 해당 상표를 공고하게 되고, 선행상표권자들은 출원인의 신규 상표가 자신들의 상표와 유사하다고 판단되면 이의신청을 할 수 있다. 만약 답변이 없을 경우, 특허청은 출원인이 선행 상표에 상관없이 상표 공고를 원하는 것으로 간주할 것이다.

상기 2개월의 답변 기한은 충분한 이유가 있는 경우에 한해서만 연장이 가능하다. 예를 들어, 출원인이 선행 상표 검색시 드러난 선행상표권자와 상표 사용 동의 등을 구하는데 시간이 필요한 경우(, 현실적으로 합의 가능성이 보여야 함), 특허청은 답변 기한을 연장해줄 수 있다.

출원인은 선행 상표가 발견된 경우 추후 진행에 대해 신중하게 고려해야 한다. 왜냐하면 출원인의 상표가 공고되면, 선행상표권자들은 특허청으로부터 출원인의 상표 공고를 통지받게 되고, 이들이 이의신청을 제기하여 결과적으로 출원인의 상표가 등록이 되지 못한다면, 수천 파운드에 해당하는 이의신청 비용만 발생되기 때문이다.

선행 상표가 검색된 경우 출원인이 취할 수 있는 조치는 다음 중 하나가 될 것이다.

첫째, 출원인은 선행 상표와 충돌이 되는 동일하거나 유사한 상품 또는 서비스를 삭제 보정함으로써, 상표 공고 이전에 자신의 상표 권리를 축소시킬 수 있다. 출원인이 생각하기에 선행 상표가 자신의 상표와 충돌하지 않는다면, 이러한 의견을 심사관에게 설명할 수 있으며, 심사관은 출원인의 의견이 타당하다고 생각되면 선행 상표권자에게 추후 통지를 하지 않을 것이다.

둘째, 선행 상표가 자신의 상표와 충돌이 되지만 추후 자신의 상표가 이의신청을 당하지 않기를 원한다면, 출원인은 선행상표권자에게 직접 자신의 상표 등록을 허용해줄 수 있는지를 알아볼 수 있다. 이 경우, 선행상표권자는 출원인의 상표 사용에 대한 일정 의무, 상표 허용에 따른 보상 등을 요청할 수 있다(이러한 합의에 따른 비용이 추후 일어날 수 있는 이의신청시 출원인이 패소하여 물게 되는 이의신청 비용 보다는 적을 것이다). 선행상표권자와의 합의 가능성이 높다면, 출원인은 답변 기한 연장을 특허청에게 요청할 수 있다.

셋째, 출원인은 자신의 상표 출원을 취하할 수 있다.

 

⑪ 가속심사 제도

2008 4 6일부터 상표 가속심사제도(fast track examination)이 시행되었다. 영국 특허청이 상표 등록 절차의 능률을 높이기 위해 도입한 제도로, 출원료와 함께 추가수수료 300파운드를 내면, 영국 특허청은 해당 출원 건을 심사하여 10일 내에 상표 출원인 또는 해당 대리인에게 심사 결과를 통지하게 된다. 가속심사 이후의 절차는 일반 심사 이후의 절차와 동일하므로, 3개월간의 이의신청 규정은 여전히 적용된다.

•가속심사청구 대상: 2008 4 73)부터 출원된 신규 상표 출원

•가속심사청구료: 300파운드

•심사결과 접수: 출원일로부터 10일 이내이며, 이 기한 내에 접수되지 않을 경우 가속심사청구료는 환불 가능.

•단점: 가속심사청구는 1출원(, 1개의 상표) 당 청구하여야 하므로, 출원인이 더 넓은 보호 범위를 갖기 위해 실질적으로 표장이 크게 다르지 않은 일련의 상표들을 출원하는 경우에는 출원건마다 심사비를 지불해야 하므로 비용면에서 경제적이지 않다. 또한, 가속심사결과 시기가 일반 심사의 30일 보다 2주 정도 밖에 빠르지 않다.

 

⑫ 답변서 제출

특허청의 심사 결과 거절이유가 발견되면, 심사관은 출원인에게 심사리포트를 송부하고 이에 대해 출원인은 2개월의 답변 기한이 주어진다. 심사관의 거절 이유가 타당하지 않다고 판단될 경우, 출원인은 거절이유의 부당함에 대해 심사관을 설득하거나 또는 다른 방법으로 거절이유를 극복하여야 한다.

출원인은 전화 또는 서면으로 심사관에게 의견을 피력할 수 있으며, 심사관은 직접적인 거절이유 해소 방법을 제안할 수 있다.

또한, 출원인은 상표 등록부의 상급 심사관인 심판관에게 심리를 요청할 수 있다. 출원인은 심리를 통해 자신의 의견을 피력할 수 있으며, 해당 건의 등록결정 유무는 본 심리에서 결정된다.

 

⑬ 보정

상표 출원 후 표장을 변경하거나 지정상품 또는 서비스업을 추가하는 보정은 허용되지 않는다. 따라서, 출원 전에 충분한 고려가 요구된다.

 

⑭ 분할 출원

다류 출원에 대한 심사 결과 일부 지정상품 또는 상품 분류에 대해 등록 거절이 된 경우, 출원인은 등록 허여된 지정상품 또는 상품류를 대상으로 한 분할 출원을 할 수 있다. 시리즈 상표 출원 또한, 시리즈 상표 중 공고 결정을 받은 일부 상표를 대상으로 분할 출원을 할 수 있다. 분할 출원에 속하지 않는 상품 또는 일부 상표는 원출원에 그대로 남게 되어 추후 절차를 밟게 된다.

 

[한국지식재산보호협회]






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