[독일의 출원전략 연구]

① 독일의 권리범위 해석

(ㄱ) 중심한정주의(central definition)에서 주변한정주의(peripheral definition)로

과거 독일은 전형적인 중심한정주의를 취하였으나, 유럽특허조약(European Patent Convention; EPC)에 가입하면서 중심한정주의와 주변한정주의의 중간적인 입장을 취하여 오고 있다1). 즉, 형식적으로는 주변한정주의를 취하는 것으로 하고 있으나, 실질적으로는 청구항에 표현된 중심사상을 고려하여 문언상 침해가 되지 않는 것도 침해의 범위로 이해하는 등의 현상이 보이는 것이다. 그 예로, All element rule을 느슨하게 적용하는 것을 들 수 있다.

(ㄴ) All element rule일의 권리범위 해석

(i) 완화된 적용

침해가 되기 위하여는 모든 구성요소를 갖추어야 하는 원칙(All element rule)은 독일에서도 받아들여지고 있다. 다만, 독일은 이러한 원칙을 엄격히 적용하지는 않으며, 일부 구성요소가 누락되어도 침해가 인정될 수 있는 것으로 해석하고 있는 것이다2). 독일에서의 권리행사를 위하여 구성요소의 나열이나 문언적 표현에 못지않게 발명의 중심사상이 드러나도록 청구항을 작성하는 것이 중요하다.

(ii) 청구항 용어의 해석

독일에서의 청구항 해석의 특징은 청구항에 기재된 용어의 문언적 의미를 좁혀서 해석하지 않으려는 경향이 있다는 것이다3). 다만, 발명의 의도하는 목적이 특정한 사항에 의하여만 이루어질 수 있는 경우 그 사항으로 제한될 수는 있다4). 때문에, means‐plus‐function 형식의 청구항의 보호범위를 실시예와 그 균등물로 좁혀서 해석하는 미국의 입법예와는 달리 독일에서는 “~수단”이라는 청구항 용어는 말 그대로 그러한 기능을 구현하는 모든 수단을 보호범위로 해석하고 있다.

(ㄷ) 상세한 설명의 참작

특허의 보호범위가 청구항에 의하여 정하여지는 것은 어느 나라나 마찬가지인데, 독일의 청구범위 해석에서는 실시예(즉, 상세한 설명)를 참작할 것은 법률5)로 정하고 있다. EPC6)에서도 마찬가지로 정하여져 있다.

다만, 상세한 설명을 참작할 때 청구범위를 좁히는 쪽, 즉, 권리자에 불리한 쪽으로 해석하지는 않는다7). 따라서, 상세한 설명을 작성할 때에는, 발명의 이해를 도울 수 있는 다양한 표현과 구체적인 내용을 기재하는 것이 바람직하다. 으로 해석하기 보다는 청구항의 의미를

(ㄹ) 균등론

독일에서 균등론은 정면으로 받아들여지고 있다8). 균등론 적용 요건은 Formstein 판례에서 아래와 같이 정의되고 있다.

‐특허발명이 해결하는 동일한 문제를 침해품이 해결하여야 한다

‐침해품은 특허발명이 그 문제를 해결하는 것과 마찬가지 방식으로 같은 결과를 가져오는 것이어야 한다.

‐특허발명을 깊이 고려하였을 경우 당업자가 침해품의 방식/결과가 특허발명과 같다는 것을 알 수 있어야 한다.

균등론은 독일 뿐만 아니라 유럽 전체에서 받아들여지고 있다. 최근 개정된 유럽특허법 개정판(EPC2000)에서는 “EPC 제69조의 해석에 관한 규약”9)을 정하였는데, 이에는 “유럽특허로 부여되는 보호의 범위를 정함에 있어, 청구항에 명시된 구성요소에 균등한 구성요소에 관하여 적절한 고려를 하여야 한다”10)고 하고 있다. 즉, 유럽 전체 국가들이 유럽특허 청구항을 판단할 때 균등물을 고려할 것을 규정하고 있는 것이다.

(ㅁ) 출원경과 금반언의 부정

많은 나라들이 출원경과 금반언(File Wrapper Estoppel)을 받아들이고 있으나, 독일은 출원경과 금반언을 받아들이지 않는 것으로 이해된다11). 예외는 있으나 원칙적으로, 출원경과 상의 내용은 특허를 파악하는데 사용될 수 없으며, 출원경과 상에 있었던 진술을 발명의 보호범위 판단에 고려할 현실적인 필요가 없고, 명세서의 보정은 청구항에 나타난 때에만 고려되며, 등록결정서에서 언급된 내용은 청구범위 해석에 무관하다는 입장이다.

(ㅂ) 다양한 청구항 형식에 대한 입장12)

(i) 기능적 청구항(functional claim)

기능식 청구항이 허용되기 위하여는, 청구항의 기능적 표현에 해당하는 전부를 당업자가 용이하게 실시할 수 있어야 하며, 기능적 표현이 목적을 반복 언급하는 것이 아니어야 한다.

(ii) 방법에 의한 물건 청구항(product‐by‐process claim)

물건 청구항을 방법적으로 작성할 수 있다. 이러한 청구항이 등록되면, 청구항에 기재된 방법적 특징이 아닌 다른 방법으로 제조된 물건이라도 동일한 물건이기만 하면 보호범위에 포함된다. 이는 우리 법에 따른 해석과도 동일하다.

② 독일 출원용 바람직한 명세서(미국 명세서와의 차이)

독일에서의 청구항 해석기준을 고려하면, 독일에서의 강한 특허를 가지기 위한 명세서 작성 전략을 도출할 수 있다. 보통 미국에서의 특허소송을 고려하여 미국식 청구항이나 명세서가 가장 모범인 것으로 이해하고 있는데, 독일 또는 유럽의 실무는 미국과 매우 다르기 때문에, 유럽에서의 권리행사가 중요한 특허에서는 미국실무와는 달리 유럽이나 독일에 적합한 명세서가 되도록 하는 것이 바람직하다.

(ㄱ) 특허청구범위의 작성

독일에서의 권리행사를 고려하면, 구성요소의 단순 나열하는 미국식13)보다는 청구항을 읽을 때 발명적 개념(inventive concept)이 드러나도록 작성하는 것이 유리하다. 이를 위하여 반드시 전제부와 특징부를 나누어 기재하는 two‐part form으로 작성하여야만 하는 것은 아니다. 구성요소들간의 유기적 결합을 충실히 한정하여 구성요소들의 역할이 분명히 느껴지도록 하면 되는 것이다.

이와 같이 발명적 개념이 느껴지도록 청구항을 작성하는 것은 미국식 청구항과 완전히 모순된 청구항 작성방식은 아니다. 발명의 기본개념에 해당하는 구성요소만을 언급하다 보면, 최소한의 구성요소만 도입하면 되므로 미국식 관점에서도 충실한 청구항이 될 수 있다.

청구항에서 발명적 개념이 충실히 느껴질 수 있다면, 그 발명적 개념에 해당하는 침해품은 권리범위에 포함되는 것으로 주장하기 쉬워진다. 일부 구성요소가 누락된 침해품이라도 그 발명적 개념에 따르고 있는 침해품에 대하여는 권리행사가 가능한 여지가 있게 되는 것이다.

(ㄴ) 청구항의 형식

청구항을 작성하는 방식에는, 구성요소를 병렬적으로 나열하는 컴비네이션 타입과, 전제부와 특징부로 청구항을 이원적으로 작성하는 젭슨 방식(two‐part form이라고도 한다)이 있다.

미국에서는 특징부로 발명의 보호범위가 한정되고 전제부의 기재사항이 공지기술로 오해될 소지를 줄이기 위해 젭슨 방식은 기피하고 컴비네이션 타입을 선호한다. 그러나 유럽에서는 발명적 개념이 명확히 파악될 수 있는 젭슨 방식이 선호되고 있으며, 독일에서는 반드시 two‐part form으로 청구항을 작성할 것을 요구하고 있다.

Two‐part form은 심사과정에서 신규성을 확인하기 위한 절차적 요건에 불과하므로 어느 구성요소를 전제부에 기재하고 어느 구성요소를 특징부에 기재할 것인지에 대하여 크게 염려할 필요가 없다. 특징부에 기재된 구성이 선행기술에서 발견되지 않는 경우 심사시에 신규성이 인정되는데, 전제부에 기재된 구성요소라 하여도 권리행사 시에는 공지기술로 치부되는 것이 아니기 때문이다.

(ㄷ) 종래기술의 작성

미국식 명세서에서는 종래기술의 설명을 최소화할 것을 권장한다. 종래기술 설명에 포함된 기재사항은 소위 자인된 종래기술(admitted prior art)로서 다른 선행기술 문헌이 없어도 공지기술로 치부될 수 있기 때문이다.

그런데, 독일에서는 종래기술에 기재된 사항이라고 하여 모두 당업자에게 공지된 기술로 보지는 않는다. 자신만이 알고 있는 종래기술, 즉, 출원인인 회사의 연구소 내에서만 알고 있는 기술도 기재될 수 있음을 인정하고 있기 때문이다.

한편, 종래기술을 상세히 설명하는 것은 출원 발명의 이해에 도움된다. 구체적으로 종래의 기술에 대비하여 출원 발명의 기술적 가치를 부각할 수 있기 때문이다. 따라서, 독일에 출원하기 위한 명세서의 종래기술 부분은 출원 발명에서 새로이 도입하거나 변경된 기술적 특징의 가치가 부각되는 범위에서 충실히 작성하는 것이 바람직하다. 그와 같이 함으로써, 심사관으로 하여금 출원 발명의 의미를 보다 잘 파악할 수 있도록 하고(그리하여 등록가능성을 높이고), 침해소송 과정에서 특허 발명의 기술적 개념을 쉽게 파악하도록 하여 보호범위를 선명하게 할 수 있기 때문이다.

(ㄹ) 상세한 설명의 작성

당업자가 용이하게 실시할 수 있도록 실시예, 즉, 상세한 설명을 충실히 작성해야 하는 것은 어느 나라나 마찬가지이다. 미국에서는 상세한 설명에 기재하였으나 청구하지 않은 구성은 보호범위에서 제외되고 공중에 헌납한 것으로 본다14)는 판례가 확립된 반면, 독일은 그와 달리 운영하고 있다.

독일에서는 상세한 설명의 기재 사항으로 인해 권리범위를 좁히는 해석은 하지 않는 것이 원칙이다. 따라서 청구범위의 해석을 풍성하게 하는 다양한 표현들을 상세한 설명에 기재하는 것은 독일에서의 보호범위를 넓일 수 있게 된다. 예를 들어, 코일 스프링이 사용된다고 일단 실시예를 기재하고 그 코일 스프링에 대응한 균등물로서 판스프링 등 다양한 스프링 소재가 사용될 수 있다고 하면, 청구범위에 코일스프링이라 한 기재의 해석을 풍성하기 할 근거가 될 수 있는 것이다.

(ㅁ) 청구항 용어의 선정

독일에서는 청구항에 기재된 용어를 축소 해석하지 않으려는 경향이다. 명세서 내용과 출원경과를 참고하여 청구항에 기재된 용어의 축소해석을 인정하려는 미국의 경향과는 반대이다. 예를 들어, 청구항에 ~수단(means)라고 하였을 때 미국에서는 그러한 기능을 가지는 실시예의 구성과 그 균등물만을 보호범위로 하는 반면, 독일에서는 그 기능을 가지는 모든 수단이 보호범위가 된다.

때문에 독일에서의 권리행사를 위한 청구항을 기재할 때에는 과다범위의 용어가 사용되지 않도록 하여야 한다. 이러한 과다범위의 용어는 결국 특허를 무효로 만들 소지가 있기 때문이다.

이러한 이유로 미국 특허 청구항에서 용어 자체로 그 의미가 파악하기 힘들 정도로 새로운 상위개념 용어를 개발하여 사용하려는 경향이 있는 반면, 독일 특허에서는 업계에서 사용되는 통상적인 용어를 사용하려는 경향이 있다.

③ 독일 출원전략

(ㄱ) 유럽출원과 독일출원

(i) 독일 출원의 중요성

유럽 시장을 염두에 둘 때 독일 출원의 중요성에 관하여 긴 설명이 필요 없을 것이다. 독일 시장의 중요성도 당연히 중요한 요소가 된다. 이에 더하여 유럽에서의 특허소송에서 독일의 중요성을 고려하면 독일에 시장이 작은 경우라도 독일출원을 해둘 필요가 있는 것이다.

(ii) 유럽출원 통한 독일특허와 독일 개별출원 특허의 차이

유럽출원을 통하여 등록된 독일특허와 독일에 직접 개별 출원하여 등록된 독일특허는, 법률상으로는 하등의 차이가 없다. 유럽출원을 통하여 등록된 독일특허라도 독일에 직접 출원하여 등록된 것과 마찬가지 취급을 받기 때문이다. 다만, 독일 법원은 유럽출원을 통해 독일에 등록된 특허는 독일의 유관기관으로부터의 평가를 받지 않았음에 기초하여 실무상 차이를 두고 있다. 즉, 침해소송을 판단하는 과정에서 무효소송이 제기된 경우, 그 특허가 독일 개별특허이면 무효소송의 결과를 기다리지 않고 침해소송의 판단을 계속하는 경향이 있는 반면, 그 특허가 유럽특허에 기반하여 독일에 등록된 것이라면, 무효의 가능성을 고려하여 침해소송을 중지하는 가능성이 상대적으로 크다.

(iii) 유럽출원 비용과 독일 개별 출원 비용

유럽출원 비용은 독일 개별 출원 비용에 비해 매우 비싸다. 출원에서 등록까지 약3배의 비용이 든다고 추산하는 것이 보통이다.

예를 들어, 출원시에만, 즉, 출원번호를 받고 심사청구하는 데까지 드는 비용만 대비할 때, 유럽특허출원에는 유럽특허청에 납부하는 수수료만 최소한 3,000유로15)가 드는 반면, 독일특허청 수수료는 약400유로16)이면 족하다. 출원을 대리하는 대리인 수수료도 유럽출원에는 약3,000~4,000유로가 소요되는 반면, 독일출원은 약1,500유로면 족하다.

이와 같이 큰 수수료 차이 때문에, 비록 유럽출원은 영어로 진행할 수 있고 독일 출원은 독일어 번역이 필요하긴 하지만, 전체적인 비용은 약 3배 정도로 유럽출원이 비싼 것으로 추산되는 것이다.

때문에, 독일에만 출원하여도 될 발명에 관하여 유럽출원을 진행하는 것은 비용적으로 효율적이지 못한 출원전략이 될 것이다.

(ㄴ) 우리기업의 바람직한 출원전략

이러한 배경을 참고하여, 독일에 개별적인 특허출원을 할 것인지, 유럽출원을 통해 독일에 등록할 것인지를 살펴본다.

(i) 주요 생산국/경쟁회사가 독일에 소재한 경우

주요 경쟁회사가 독일에 소재하고 다른 나라의 경쟁회사는 시장에 큰 영향을 미치지 못하는 경우이다. 이러한 경우에는 독일에만 출원하여도 소기의 목적을 달성할 수 있을 것이다. 물론 독일의 경쟁회사가 다른 유럽국가에 공장을 두고 생산하는 것을 막을 수는 없을 것이나, 단지 특허를 피하기 위한 목적에서 이와 같이 사업을 진행하는 것은 생각하기 힘들 것이다.

오히려, 독일에만 특허를 가지고 있더라도 해당 제품을 독일 시장에 투입할 수 없게 되므로, 현실적으로 본사와 주생산기지가 독일에 소재한 회사에는 독일특허만으로도 영업활동에 제동을 걸 수 있는 것이다.

(ii) 유럽 전역에 걸쳐 판매되는 제품의 경우

그런데, 제품이 유럽 전역에 걸쳐 판매되는 제품의 경우, 독일 외에도 주요 판매국에 특허를 받아둘 필요가 있다. 이러한 주요 판매국이 3개국 이상인 경우에는 유럽출원을 고려할 필요가 있다.

(iii) 출원희망국이 3개국 이상인 경우

앞서, 유럽출원 비용은 독일 개별 출원 비용에 비해 매우 비싸고, 출원에서 등록까지 약3배의 비용이 든다고 추산할 수 있음을 설명하였다. 이러한 점을 고려하면, 유럽 내의 주 생산국가와 주 판매국가가 3개국 이상인 경우에는 유럽특허로 출원하여 목표국가에 등록하고, 3개국 이하의 국가에 등록이 필요한 경우에는 등록이 필요한 국가에 직접 출원하는 것이 비용 효율적인 출원 전략이 될 것이다.

(ㄷ) 비용효율적인 청구항 작성 전략

(i) 독일/유럽 출원에서의 항추가료

독일 개별출원과 유럽특허 출원에서, 청구항의 수에 따라 특허청 수수료가 달라진다. 유럽특허청은 15개항 초과시 항당200유로를 심사청구료로 정하고 있고, 50개항 초과시에는 항당500유로를 납부하도록 하고 있어 청구항이 많아지면 특허청 수수료가 기하급수적으로 높아진다17). 이에 비하여 독일특허청은 10항 초과시 항당20유로의 수수료를 책정하고 있어 상대적으로 크지는 않으나, 항추가료를 부가하고 있다.

이러한 점을 고려할 때, 유럽특허출원에서 청구항의 수를 15개 이상으로 하지 않는 것이 매우 중요한데, 독일출원에서도 청구항 수가 과다하지 않도록 하는 것이 비용효율적인 방안이다.

(ii) 다중종속항의 활용

이를 위해 효과적인 전략은 다중종속항(multiple dependent claim)을 적극 활용하는 것이다. 통상적으로 한국 기업들은 미국에서의 특허실무를 고려하여 영문명세서에서 다중종속항을 작성하지 않는 형태를 취하고 있다. 미국실무에서는 다중종속항을 작성하면 소정의 추가수수료18)를 납부하여야 하고, 또한 다중종속항의 수를 따질 때 인용되는 항의 수만큼 많은 수로 간주19)하므로, 다중종속항을 작성할 현실적인 이득이 거의 없기 때문이다.

하지만 유럽과 독일에서는 다중종속항을 제한 없이 활용할 수 있다. 다중종속항을 다른 다중종속항이 인용할 수 있을 뿐만 아니라, 어느 다중종속항이든지 하나의 항으로 계산한다.

(iii) 실무적 프로세스

유럽과 미국의 실체적인 접근방식의 차이 외에도 이러한 형식적인 차이로 인하여 발생되는 비용효율적인 면의 차이에서, 유럽출원용 명세서는 미국출원용 명세서와 다르게 작성될 필요가 있다. 때문에 일부 기업은 유럽출원용 명세서를 출원 전에 유럽대리인에게 재검토하는 프로세스로 진행하기도 한다. 그러나 현실적으로 가장 비용효율적인 전략은, 최초 국문 명세서를 작성하고 이를 바탕으로 영문명세서를 작성한 국내대리인에게 소정의 수수료를 추가지급하고 유럽용 청구항으로 재작성하는 것이다. 국내대리인의 청구항 수정 비용은 유럽대리인의 수수료에 비해 매우 저렴하고, 이를 통해 훨씬 많은 특허청 수수료를 절감할 수 있을 것이기 때문이다.

(ㄹ) 독일 출원 고급 전략

(i) 독일 출원과 유럽출원의 병행 전략

ⓐ 실무적 배경

독일에 개별적으로 출원할 때 출원인은 몇가지 옵션을 선택할 수 있다. 단지 출원만 하고 심사청구 등은 미루는 방안과, 출원과 아울러 신규성 조사를 청구하는 방안, 그리고 출원과 아울러 심사청구를 진행하는 방안이다.

우선권주장이 수반된 출원의 경우에는 출원과 함께 심사청구를 진행하여도 약1년 남짓한 기간이 지나서야 심사결과를 받아볼 수 있다. 그러나 우선권주장이 수반되지 않은 단순한 출원의 경우에는, 출원시 신규성 조사나 심사청구를 진행하는 경우에 약6개월 정도면 조사결과나 심사결과를 받아볼 수 있다.

또한, 독일은 독일 개별특허와 유럽출원을 통해 등록된 독일특허의 양립을 허용하고 있다.

ⓑ 독일 개별 출원시 신규성 조사와 유럽특허 출원 및 등록

이러한 실무적 배경을 바탕으로, 독일 개별출원을 먼저 진행하면서 우선권 주장 없이20) 신규성 조사를 청구한다. 신규성 조사에는 독일특허청 수수료 약250유로와 현지대리인 수수료 약400유로가 소요된다.

이러한 신규성 조사에서 발견된 선행기술을 검토하여, 특허성이 있다고 판단되면 유럽출원을 진행하는 것이다. 유럽출원은 독자적으로 심사를 통해 등록결정 받고, 이를 기초로 독일에 등록한다. 이 때 독일 개별출원은 단지 신규성 조사만을 마친 채 심사는 진행되지 않고 출원이 유지되게 된다. 즉, 유럽출원을 통해 등록된 독일특허와, 단지 출원만 된 상태의 독일 출원이 양립하게 되는 것이다. 이러한 상태는 독일의 심사청구기간 즉, 독일 출원일로부터 7년까지 지속될 수 있다.

ⓒ 침해품 발견시 유럽특허와 독일 개별특허의 병렬적 활용

이러한 상태에서 침해품 발견시, 등록된 유럽특허의 권리범위에 포함되는지 판단하여 유럽특허를 기초로 권리행사가 가능한 경우에 유럽특허를 기초로 침해소송을 제기한다.

한편, 이와는 별도로, 독일출원은 계속 중이므로, 침해품이 권리범위에 포함되도록 독일출원의 청구범위를 보정하여 출원심사청구를 할 수 있다. 따라서, 설령 유럽특허의 보호범위에는 포함되지 않는 침해품이 시장의 대세를 이루게 되는 경우라고 하여도, 침해품에 대하여 권리행사가 가능하도록 독일출원을 보정하여 등록받을 수 있는 가능성이 있게 된다.

ⓓ 유의점

이러한 전략을 활용하기 위하여는 출원인 또는 대리인이 체계적인 특허관리시스템을 갖추어야 한다. 심사청구기간을 도과하는 경우 독일출원이 소멸할 수 있기 때문이다.

(ii) 실용신안 활용 전략

한편, 독일에서의 권리행사에서 실용신안이 활용되기도 한다. 독일은 실용신안과 특허의 양립을 허용하고 있다. 때문에, 아직 특허출원이 등록되지 않은 상태 즉, 심사가 진행 중인 상태라고 하여도, 이 출원된 발명을 실용신안으로 파생출원하여 등록받을 수 있다. 무심사 등록되는 독일 실용신안은 불과 3개월 정도면 등록받을 수 있으므로, 침해품 발견시 비록 특허를 받지 못한 발명이라고 하여도 일단 특허출원된 상태라면 이를 실용신안으로 파생출원하여 이를 기초로 권리행사할 여지가 있는 것이다.

[한국지식재산보호협회]