[독일] 특허, 실용신안의 출원 및 등록 심사

출원인 또는 이해관계인의 심사청구가 있는 경우에는 출원서 등의 방식요건이 충족되는지 방식심사가 진행되고, 청구항에 기재된 발명이 특허를 받을 수 있는 발명인지 실체심사가 진행되게 되며, 이러한 방식심사와 실체심사 결과 법적 요건을 만족한 출원에 대하여 등록에 의하여 특허권이 발생되게 된다.

방식심사는 출원서나 명세서 등의 출원서류가 법에서 정하는 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사하는 것을 말하며, 출원일 인정의 기준이 된다.

출원서류에 ⅰ) 출원인의 이름 또는 명칭 ⅱ) 발명을 명료하고 간결하게 기재한 특허 부여의 청구 ⅲ) 발명의 설명으로 보이는 것이 포함되어 이러한 서류가 특허청 또는 연방법무성이 연방법률관보에서 특허정보센터를 수리기관으로 지정한 경우에는 당해 특허정보센터에 접수되었는지를 심사한다.

또한, 출원서류에서 언급된 도면이 출원서류에 포함되지 않은 경우는, 특허청은 출원인에 대해 통지하여, 통지 송달 후 1월 이내에 도면을 제출하거나 당해 도면에의 언급은 없다는 취지의 선언을 요구할 수 있다.

출원서류가 상기 사항을 포함하여 제출된 경우 특허청 또는 특허정보센터에 접수된 날을 출원일로 인정하고, 출원인이 특허청의 통지를 받은 후 누락된 도면을 제출한 경우에는, 당해 도면이 특허청에 수리된 날을 출원일로 보며, 누락 도면이 제출되지 않은 경우에는, 당해 도면에의 언급은 없었던 것으로 본다. (특허법 제35조제2항)

방식심사결과 출원서류가 법에서 정한 요건이 미비한 경우 심사국은 흠결을 지정된 기간 내에 해소하도록 출원인에게 요구하며, 흠결이 해소되지 않은 경우 심사국은 출원을 거절한다.(특허법 제45조제1항 및 제48조)

거절결정의 송달후 1월 이내에 특허법원에 항고할 수 있다.(특허법 제73조)

출원 심사청구가 된 출원에 대해서는 심사관에 의해 특허 받을 수 있는지 여부에 대한 실질적인 심사를 행한다. 실체심사에서 심사관은 거절이유를 발견할 수 없는 경우에는 특허 부여 결정을 하고, 거절이유를 발견한 경우에는 그 흠결을 지정된 기간 내에 해소하도록 출원인에 대하여 요구하거나, 그 이유를 붙여 통지하고 지정된 기간 내에 의견을 제출하도록 최고한다.(특허법 제45조제1항, 제2항)

ⅰ) 출원서류 기재사항, 관련 기술의 전문가가 이를 실시할 수 있도록 발명을 충분히 명확하고 완전한 방법으로 공표하였는지, 출원이 하나의 발명 또는 전체적으로 하나의 총괄적 발명개념을 구성하도록 관련된 1군의 발명에 관한 것인지, 출원시 수수료표에 규정되는 수수료를 납부하였는지, 출원의 양식 및 그 외의 요건에 관한 규칙을 준수하였는지, 특허청의 요청이 있는 경우 출원인이 그가 아는 한 완전하고 진실되게 선행기술을 발명의 설명하였는지에 대해 심사하고,(특허법 제34조)

ⅳ) 또는 요약서가 이미 공표된 경우를 제외하고 요약서의 형식적 요건 불비가 명백한지 여부를 심사한다.

심사국은 흠결을 지정된 기간 내에 해소하도록 요구하고(특허법 제45조 제1항), 지정된 기간 내에 해소되지 않으면 심사국은 서면으로 이유를 붙여 거절한다. (특허법 제47조, 제48조) 이에 대해서는 결정의 송달 후 특허법원에 항고할 수 있다. (특허법 제73조)

출원의 대상이 특허법 제1조 내지 제5조를 기초로 특허성이 있는지에 관하여 심사한다.

즉, 특허를 받을 수 있는 발명으로서 신규성, 진보성, 및 산업상 이용가능성이 있어야 특허를 받을 수 있으 며, 이에 흠결이 있는 경우 거절이유가 된다.

3)지적 활동, 유희, 또는 영업 활동의 계획, 규칙 및 방법, 및 컴퓨터프로그램

1)그 공표 또는 실시가 공공질서 또는 선량한 풍속에 위배하는 발명. 그러나, 그 발명의 실시가 법률 또는 규칙에 의하여 금지되고 있다는 사정만으로는 이에 위배된 것으로 볼 수 없다. 또한, 국가기밀(제50조 제(ㄱ)항)에 해당하는 발명에 대해 특허를 부여하는 것을 배제하는 것은 아니다.

2)식물 또는 동물의 품종, 또는, 식물 또는 동물을 육종하기 위한 본질적으로 생물학적인 방법. 그러나, 이 규정은 미생물학적 방법 또는 이 방법을 이용해 얻을 수 있는 제품에 대하여는 적용되지 않는다.

특허출원한 발명이 특허를 받기 위하여는 그 발명이 출원일 전 사회일반에 아직 알려지지 않고 객관적으로 창작성이 있어야 한다. 독일은 기술수준에 속하지 않는 경우 발명은 신규한 것으로 본다. 기술수준은, 당해 출원의 우선일보다 앞서, 서면 또는 구두에 의한 설명, 실시, 또는 그 외의 방법에 의해 공중이 입수할 수 있는 것으로 된 모든 지식을 포함한다.

또한, 독일은 앞선 우선일을 가진 특허출원으로 나중 출원의 우선일 이후에 공표된 출원의 내용도 기술수준으로 본다. 이는 우리나라의 소위 확대된 선원의 지위를 갖는 발명과 유사한 제도로 이러한 발명은 진보성의 자료로는 이용되지 않는다.

한편, 발명의 공지는 그것이 출원전 6월 이내에 된 것이며 다음 각호의 1에 기인하거나 그 결과인 경우에는 신규성의 판단에 있어 고려되지 않는다.

2)출원인 또는 그 전 권리자가, 1928년 11월 22일에 파리에서 조인된 국제박람회에 관한 협정의 요건에 해당하는 공적이거나 공적으로 승인된 국제박람회에 그 발명을 전시한 사실. 그러나, 이 규정은 당해 발명이 그러한 박람회에서 전시된 사실을 출원인이 출원시에 진술하고 이를 증명할 수 있는 서류를 출원후 4월 이내에 제출한 경우에 한하여 적용되고, 공적으로 승인된 박람회는 연방법무부장관에 의해 연방 법률관보(Bundesgesetzblatt)에 공시된다.

특허출원한 발명이 특허를 받기 위하여는 그 발명이 출원일 당시의 기술수준을 고려하여 그 기술분야에서 전문가에게 자명하지 않은 경우, 발명은 진보성을 가지는 것으로 본다. (특허법 제4조)

특허를 출원하는 물건은 어떠한 형태의 산업에 사용될 수 있는 것 또는 어떠한 형태의 산업에서 생산될 수 있는 것이어야 하며, 독일 특허법에서는 다음과 같이 규정되어 있다.

1)농업을 비롯한 어떠한 산업분야에 대하여도 발명이 생산 또는 사용될 수 있을 경우에는, 발명은 산업상 이용가능성을 가지는 것으로 본다.

2)인간 또는 동물의 신체의 외과적 또는 임상적 처치를 위한 방법, 및 인간 또는 동물의 신체에 행해지는 진단방법은, 산업상 이용가능성을 가지는 발명으로 보지 않는다. 이 규정은 이러한 방법에 사용되는 제품, 특히 물질 또는 조성물에는 적용되지 않는다.

특허출원일이란, 기재사항을 구성하는 것으로 보이는 어떠한 진술을 포함하고 있는 한, 특허법 제34조 3항 1,2호 및 제34조 3항 4호에 언급된 요소들을 다음에 기재된 곳에서 접수받을 날을 말한다.

2.연방 사법부의 공고에서 그러한 목적을 위하여 지정한 특허 정보 센터

만일 그러한 요소들이 독일어로 작성되지 않았다면, 이것은 독일어 번역문이 특허법 제35조 첫 번째 문장에 언급된 기간 내에 독일 특허 상표청에서 접수되었을 때 적용된다. 그렇지 않다면, 그 출원은 출원되지 않은 것으로 간주한다.

법 제34조 3항 1,2,4호에 의거하여, 출원은 다음의 것을 포함하여야 한다.

특허법 제35조 2항에서 언급된 최소한의 요건이 이행되면, 특허 출원은 유효하다. 만일 요건이 선고에 의하여 이행되면, 그 출원은 요건의 마지막 것이 만족되었을 때에만 유효하다. 최소한의 요건이 만족되지 않으면, 그러한 출원을 거절할 여지가 없다. 대신에, 소명의 기회를 부여한 후, 출원된 것이 유효한 특허 출원을 구성하지 않음을 결정으로 진술하여야 한다.

만일 법 제34, 36, 37, 38조의 요구사항을 만족하지 않는 유효한 출원이 제출되면, 심사부는 출원인에게 특정 기간(법 제42조 1항 첫째 문장) 내에 하자를 치유할 것을 요구한다. 그런데, 만일 출원이 단순히 특허 규칙(Patent Ordinance)의 조항들을 위반하고 있다면, 심사부는 심사 절차가 시작될 때까지(법 제44조) 하자에 대한 거절을 제기하는 것을 삼가야 한다(법 제42조 1항 둘째 문장).

d)법 제16조 1항 둘째 문단(추가특허)의 경우에, 그 목적이 다른 발명의 개량 또는 발전적 개발이 아닐 때,

심사부는 이에 따라 출원인에게 그 이유를 설명하고, 특정 기간(법 제42조2항) 내에 그의 진술을 제출할 것을 요구한다. 만일 추가특허 출원이 법 제16조 1항 둘째 문장에 정해진 기간 내에 출원되지 않았다면, 동일한 절차가 진행된다.

-명백히 특허성이 없는 발명이 존재(법 제42조 2항 첫째 문단, 제1-3호)함에도 출원이 유지되거나

-추가특허를 위한 요건이 명백히 만족되지 않으면(법 제42조 2항 4호와 관련한 법 제16조 1항 둘째 문장),

다르게 규정되지 않았다면, 행정 규정에 따라서 고급 공무원부터 하급 공무원까지 명백한 방식적 하자에 관하여 출원을 심사할 책임이 있다. 법 제42조 2항 하에서 명백한 실체적 하자, 불충분한 기재(법 제34조 4항), 단일성 위반(법 제34조 5항), 그리고 허용되지 않은 확장(법 제38조)에 대한 심사는 그 분야에서 적임인 심사관에 의하여 배타적으로 수행된다.

법 제42조 1항 또는 2항 하에서 출원을 심사할 때 명백한 하자만이 거절된다. 서류들을 검토할 때 조사나 연구를 더 하지 않고 그의 특별한 기술적 지식에 비추어 심사관에게 명백히 하자 있는 것으로 판단되는 것은 명백한 하자이다. 하자는 하자의 존재를 증명하기 위하여 단순히 간단한 이유만을 요구할 정도로 명백하여야 한다.

심사관이 하자의 명백성에 관하여 의문을 갖거나 그 서류들을 집중적으로 검토한 후여야만 명백성을 확신할 수 있다면, 이것은 그 하자가 법 제42조의 의미 내에서 명백하지 않음을 나타낸다. 법적인 하자에 대한 거절은, 대체로, 만일 관련된 확립된 판례가 있다면 명백한 하자에 대한 심사를 하는 동안에만 제기될 것이다.

초록에 대한 명백한 하자의 심사는 법 제36조 2항과 특허 규칙에 규정된 방식적 요구에까지만 확장된다.

명백한 하자에 대한 심사의 범위 내에서 거절될 수 있는 방식적 하자는 다음의 경우에만 존재한다.

a)특허 등록 신청이 불완전하거나 위임장의 내용에서 벗어난 경우

b)출원인을 대리하거나, 출원인의 회사의 이름으로 하거나 또는 그의 이름으로 특허를 신청하고 있는지 의심되는 경우

c)공통되는 대리인 없는 공동 출원의 경우, 송달을 받을 권한이 있는 사람이 정해지지 않았거나 공동 출원인 전원이 서명하지 않은 경우

d)법 제34-36조에 의거하여 출원서류를 구성하는 서류들(특허 청구항, 상세한 설명, 필요한 경우 도면, 그리고 초록) 중 일부가 빠진 경우

e)독일 특허 상표청 조례 제18조 3항의 의미 내에서 대리인이 변호사가 아닌 한, 신청서에 나타난 대리를 위한 위임장이 불완전하거나 빠진 경우

f)출원인이 독일 내에 주소나 거소가 없는 경우, 제공된 위임장이 법 제25조의 요구를 만족하지 않는 경우,

g)발명의 명칭이 명확하거나 간결하지 않은 경우(법 제34조 3항 2호)

발명자의 지정은 출원일로부터 15개월 내 또는 출원에 대하여 우선권이 주장된 경우 우선일로부터 15개월 내에 제출되어야 한다. 만일 출원일이 예외적인 상황에 의하여 그러한 지정을 정해진 기간 내에 하지 못했다는 것을 정당하게 보일 수 있다면, 그는 적당한 기간 연장을 허락 받을 수 있다(법 제37조 2항).

만일 출원인이 그 자신을 유일한 발명자로 지정하였으면, 발명자가 언급되지 않았다는 신청서를 제출하지 않는 한 선언은 별지에 제출될 필요가 없다.

특허 비용 법에 의하여 출원료는 출원을 제출할 때 납부하여야 한다(특허 비용 법 제2조 1항). 출원료가 출원일로부터 3개월 내에 납부되지 않으면, 출원은 취하된 것으로 간주한다.

특허 규칙의 위반은 그것들이 출원 서류의 첫 번째 공개를 간행하는 것을 방해하거나 막는 경우에만 통지된다. 이것은 특히, 품질이 조악하여 출원을 구성하는 서류들이 인쇄를 위한 원본으로 사용될 수 없거나 양식에 관한 조문 또는 특허 규칙 제5, 6, 11, 12, 13, 15에 규정된 다른 요구 사항들이 만족되지 않는 경우에 적용된다. 공중의 이익을 위하여 정확한 규정이 문서들의 품질, 특히 읽을 수 있는지에 대하여 적용된다.

특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 내용 및 구조에 관하여, 명백한 하자에 대한 심사를 하는 과정에서 중대한 하자만이 통지된다.

출원서의 발명의 주제는, 만약 그것이 기술의 범주 내에 포함되면, 진실된 발명을 구성한다.

발명의 주제가 기술된 요구사항을 만족하지 않는 것이 명백하거나 법 제1조 2, 3항에 규정된 발명의 주제에 해당하는 것이 명백하면, 출원은 거절되어야 한다.

그러나, 명백한 하자에 대한 심사가 신규성과 진보성에 대한 심사를 포함하지 않는다.

명백한 하자에 대하여 서류를 심사할 때, 산업상 이용가능성의 부족은 의심 없이 또한 조사를 더 하지 않고 인식되어야만 한다.

명백한 하자에 대한 심사의 틀 안에서, 만일 다른 사용법이 가능하지 않다는 것에 대하여 의심이 없다면 수하게 치료적이고 진단적인 방법은 거절될 것이다.

발명의 공개 또는 사용이 공익 또는 도덕성에 반하거나, 동물의 변종 또는 식물이나 동물의 생산을 위한 본질적으로 생물학적인 과정에 관한 발명은 특허를 받을 수 없다.

여기에서, 특허법의 용어는 지적재산의 보호를 위한 파리 협약의 4조에 기초하고 있음을 주목해야 한다. 상기 협약의 동조에 따르면, 특허의 등록이 특허된 제품 또는 특허된 공정에 기인한 제품의 판매가 국내법에 의하여 제한된다는 이유로 거절될 수 없다.

그러나, 만일 공개 또는 산업상 이용가능성이 공익 또는 도덕성에 반한다면, 제조 또는 산업상 이용가능성을 금지하는 법적 조항은 특허의 거절을 이끌게 된다.

법 제42조 2항 둘째 문단 하에서, 추가특허 출원이 규정된 기간 내에 제출되었는지를 심사한다. 첫째로, 주특허 출원 또는 주특허가 여전히 효력이 있는지를 확인한다.

법 제42조 2항 첫째 문단 4호 하의 심사 범위에서는 추가특허 출원의 발명의 주제가 주특허의 발명의 주제의 개량 또는 발전적 개발이 아니라면, 하자는 거절될 수밖에 없다. 결과적으로, 추가특허는 그 발명의 주제가 주특허와 함께 단일 발명으로 출원될 수 있는 경우에만 등록될 수 있다.

여기에서, 명백한 하자에 관한 심사는 하나의 출원에 명백하게 관련되지 않은 여러 개의 발명이 부적절하게 조합되어 있는 것을 방지하는데 그 목적이 있다. 그러나, 기술적으로 유용하고, 선행 기술을 고려하기 전에 단일성 문제가 말해질 수 있으며, 이 문제의 해결을 위해 출원의 모든 부분이 필요하거나, 출원의 모든 부분이 최소한 그 문제를 해결하기 위해 적절한 경우에는 단일성의 명백한 하자가 존재하지 않는다.

심사관이 어떠한 명백한 하자도 발견하지 못하면, 그는 출원서에 이에 해당하는 메모를 한다.

출원인이 그의 의견의 근거를 제시함과 동시에 하자의 통지에 대하여 이의를 신청하면, 예외적인 경우에만 다른 심사통지가 통지된다. 만일 그 근거가 타당하다면, 거절은 취소될 것이다. 출원인에 의하여 제시된 이유가 설득력 있지 않으면, 거절의 간결한 진술과 함께 출원은 거절된다.

명백한 하자에 대한 심사 과정에서 출원인과 계속 연락을 주고받을 때, 심사관은 단호한 결정(출원의 거절 또는 심사관의 거절의 취소)이 출원일로부터 4개월 후에 통지되어서는 안 됨을 주의하여야 한다. 이것은 특히 우선권이 주장된 경우, 출원된 서류의 최초 공개를 간행하기 위해 사용될 정확한 문서들인지를 확인하기 위하여 필요하다.

만일 명백한 하자에 대한 심사를 제때 결론낼 수 없으면, 부정확한 문서들이 출원 서류의 최초 공개를 간행하기 위하여 사용된다.

우선권을 주장할 수 있는 실체적 권리에 관하여 그것이 국내 우선권이던 국외 우선권이던 명백한 하자에 대한 심사 과정에서 심사되지 않는다.

법 제42조에 의한 명백한 하자에 대한 심사에서, 심사통지서에 대한 4개월의 답변 기간이 2개월로 줄어든다. 만일 그렇지 않다면 명백한 하자에 대한 심사가 출원이 공중에 공개되기 전에 완료되지 않는다.

법 제44조에 의한 심사 절차는 유효한 심사 청구에 종속한다(법 제44조 1항).

심사 청구는 출원일로부터 7년의 기간이 종료할 때까지 특허 출원인 또는 제3자에 의하여 신청될 수 있다(법 제44조 2항). 이 신청은 계류중인 출원임을 전제로 하고 출원과 함께 제출될 수 있다. 제3자에 의하여 신청이 이루어지면, 출원인은 이 사실을 통지받는다(법 제44조 3항 둘째 문단 법 제43조 3항 둘째 문단).

독일에 주소나 거소가 없고 영업소가 없는 사람은 독일에 변리사, 변호사 또는 변리사법 제178조에 의한 공인된 대리권 소지자를 그의 대리인으로 임명한 경우에만 유효한 심사 청구를 할 수 있다(법 제44조 3항 둘째 문단, 법 제43조 2항 셋째 문단, 법 제25조 1항 또는 3항). 유럽 연합의 가입국 또는 다른 조약국 또는 유럽 경제 지역 협약의 다른 가입국의 국민인 대리권에 관계된 특허법 제25조 2항 하의 조문을 참조한다.

특허 비용 법에 의한 신청료는 신청서를 제출할 때 지불되어야 한다. 그 결과로서 신청료의 지급은 심사 청구를 위한 7년 기간의 종료 시까지 이루어져야 한다(법 제44조 2항, 특허 비용 법 제2 3, 6조). 심사 청구는 신청료가 지불되고 난 후에만 처리된다(특허 비용 법 제5조 1항).

만일 법 제43조에 의한 조사 신청이 심사 청구 전에 또는 심사 청구와 함께 신청되면, 심사 절차는 조사 신청이 처리된 직후에 시작된다. 만일 법 제43조에 의하여 별도의 조사를 신청한 것이 출원인의 의지가 아님을 알려주는 근거가 있다면, 심사부는 출원인에게 이 점을 명확히 하기 위하여 접촉한다.

만일 추가특허의 출원서와 관계된 심사 청구가 신청되면, 주특허의 출원서와 관계된 심사 청구 역시 신청되어야 한다. 출원인은 1개월 내에 신청서를 제출하도록 요구된다(법 제44조 3항 둘째 문단, 법 제43조 2항 넷째 문단). 만일 출원인이 이 요구에 부응하지 못하면, 추가특허의 출원은 법에 의하여 출원인으로부터 다른 선언서 없이 독립된 특허 출원으로 간주된다. 출원인은 제3자로부터 추가특허 출원에 대하여 신청이 있는 경우 조차도 주특허 출원에 대하여 신청을 할 것을 강요 받는다.

만일 심사 청구서를 접수받았으면, 후의 심사 청구는 제출되지 않은 것으로 간주된다.

유효한 심사 청구를 한 제3자라도 심사절차의 당사자가 되지 못한다. 그는 심사통지서 또는 결정의 사본을 통지 받지 못한다. 그러나, 그는 문서 열람을 신청할 수 있다. 제3자는 절차의 결과를 통보받을 것이다.

심사 절차는 심사 청구가 취하된 경우라도 지속된다(법 제44조 4항).

제1단계로, 심사 청구는 방식적 하자에 관하여 심사된다. 신청료를 받은 후에, 파일은 개별 주 분류를 담당하는 심사부에 건네진다. 이 심사부는 출원서의 실체 심사를 담당하고 있다. 파일을 받으면, 심사부는 자격이 있는 지를 검토한다. 만일 그렇지 않다면, 담당할 심사부를 정하고 파일은 그 심사부에 전달된다. 자격 있는 심사부는 그러한 목적을 위하여 제공된 양식에 요구되는 정도까지 적당한 종속 분류를 추가한다. 답변을 받으면, 자격이 여전히 이전 자격 있는 심사부에 있는지를 동일한 방식으로 심사한다.

만일 특허 출원인에게 통지 후에 제3자의 신청이 무효가 된다면, 이 사실이 제3자와 출원인에게 통지된다(법 제44조 3항 둘째 문장 법 제 43조 6항).

대체로, 출원은 각 심사 청구를 받은 순서에 따라 처리된다. 응답도 받은 순서에 따라 처리된다. 그러나, 일의 효율을 이유로, 기술적으로 연관된 사건을 함께 처리하고 통상적인 처리 순서로부터 벗어나는 경우가 종종 있다.

a)특허 등록의 가능성은 지속되어야 하고, 등록 결정은 신속히 이루어져야 하며,

b)출원인이 거절이유를 제거하지 못하거나 완전하게 제거하지 못하였고, 이에 따라 거절이 적절한 것으로 보이며,

c)이전 심사통지서에서 특허 등록을 하지 못하게 한 하자가 통지되었고 출원인의 진술이 이 의견을 변화시킬 수 없음이 서류들로부터 명백한 경우

구체화된 가속심사 신청이 제출되면, 만일 통상적으로 예기되는 절차의 기간이 신청권자에게 상당한 불이익을 줄 가능성이 있다면 이 절차에 대하여 우선권이 주어진다. 가속심사의 신청은 원칙적으로 다음 절차 단계에 적용되나, 그 신청으로부터 해당하는 이익이 야기된다면 다른 절차에서도 가속된다.

심사되는 발명의 주제는 법 제34, 37, 38조의 요구사항을 만족하여야 하며, 출원된 발명의 주제는 법 제1조 내지 제5조 하에서 특허될 수 있어야 한다.

법 제34조 4항에 의하여, 출원서는 발명을 당업자가 실시할 수 있을 정도로 충분히 명확하고 완전하게 개시하여야 한다. 발명(기술적 교시)은 공중에게 기술적 정보만을 제공하는 초록 외의 출원서의 어떠한 부분에라도 개시될 수 있다(법 제36조).

만일 당업자가 그 기술분야에서 그의 지식을 이용하여 발명을 구성하는 교시를 실제로 실행할 수 있다면, 그 발명은 명확하고 완벽하게 개시된 것이다.

당업자가 스스로 실행할 수 있는 결정적인 방향만을 알려주는 것이 필요하다. 결과적으로, 발명을 매우 상세하게 설명할 필요가 없다. 그러나, 일반적으로 문제점과 성취된 결과만을 설명하는 것보다는 더 많이 개시되어야 한다. 이것은 동일한 결과를 성취하는 다른 모든 방법과 수단들을 포함하고 이로 인하여 기술적 진보의 방해가 되는 지식재산권의 등록을 방지한다. 더 나아가, 지식재산권의 범위 및 법적 확실성이 명확하지 않게 된다.

발명의 상세한 설명에 있는 항목들이 장점이 있거나, 쓸모 있거나, 개시된 다른 해결책에 비하여 좋은지 아닌지의 문제는 발명의 개시에 관한 문제점으로 적절하지 않다. 예를 들어, 실시예 또는 예시의 주제에 대한 특별한 강조, 장점, 유용성 또는 이로움에 대한 표시는 해당하는 특징이나 교시가 청구된 발명의 일부를 구성하는 방식으로 기재되어 있음을 인식하는 것을 용이하게 한다. 그러나, 그러한 기준의 부재가 그러한 발명의 상세한 설명을 배제하는 것은 아니다.

최초 문서의 완전한 내용은 당업자의 관점으로부터 특허성을 사정받을 수 있는지를 확인받을 수 있어야 한다. 지식이 그에게 구체적이고 명확하게 전달될 수 있는지 심사되어야 한다. 더 나아가, 당업자는 서류의 용어를 단순히 따르기보다는 종래기술의 단점을 기준으로 발명의 목적 및 개개의 요소들에 의한 해결을 위한 제안에 가이드됨을 주의하여야 한다.

특허를 받고자 하는 발명은 특허성이 있어야 한다(법 제1조 내지 제5조 참조). 특허성을 확인받기 위하여, 특허 청구항 또는 청구항들의 주제는 그것을 기술하는 모든 특징을 가지고 심사되어야 한다. 그 이유는 이것들이 법 제14조, 제34조 3항 하에서 보호되는 물건을 결정하기 때문이다.

특허 보호는 기술 분야와 관련된 발명에 대하여만 허여된다. 특허 보호는 명백한 인과 관계를 가지는 결과를 달성하기 위하여 제어 가능한 자연의 힘을 사용하는 체계적인 가르침에만 유효하다. 그러나, 그 결과는 제어 가능한 자연의 힘에 기초하여야 하고, 인간의 계산적인 행동에 기초하여서는 안 된다.

다음의 주제 또는 활동은 특허법의 의미 내에서 발명으로 여겨지지 않으며, 특허성이 없다(법 제1조 2항).

a)발견, 과학 이론, 그리고 수학적 방법(예를 들어, 아르키메데스의 원리, 방정식을 푸는 방법);

b)미적 창작물(예를 들어, 외면 또는 몸체의 순수하게 창작적인 디자인)

c)계획, 규칙, 그리고 정신 활동을 수행하는 방법, 게임을 하는 방법, 또는 사업을 하는 방법(예를 들어, 특별한 기술을 습득하는 계획, 머리를 괴롭히는 것을 푸는 방법, 또는 상업 서비스를 체계화하는 계획), 그리고 컴퓨터 프로그램;

a)부터 d)에 언급된 주제 또는 활동의 배제는 보호받고자 하는 것이 그 자체인 것에 한하여 적용된다(법 제1조 2항, 3항). 즉, 그것들이 다른 구체적으로 이행과 관계없이 청구되었을 때에 한하여 특허 보호로부터 배제된다. 그것들이 구체적인 기술적 문제를 해결하기 위하여 사용되는 경우에는 이 장 하에서 일반적으로 등록 가능하다.

종래 기술은 출원의 우선일 이전에 문서 또는 구두로 기재되는 것, 사용, 또는 다른 방법에 의하여 공중이 이용 가능한 모든 지식을 포함한다(법 제3조 1항 둘째 문단).

법 제3조 2항에 따르면, 빠른 우선일 을 가지고 후출원의 우선일 또는 그 이후에 공중이 이용 가능한 다음에 기재된 특허 출원의 내용은 종래 기술에 포함되는 것으로 간주된다.

b)유럽 특허 출원이 국제 출원에 기초하고 EPC 158조의 조건이 만족되지 않은 출원이 아닌 것으로, 독일 연방 공화국을 보호 범위로 하고 독일 연방 공화국을 지정하는 지정료가 EPC 79조 2항에 따라 납부된 소관 관청에 제출된 유럽 출원

독일 특허 상표청이 지정국으로 지정되어 있으며, PCT 하에서 접수처에 제출된 국제 출원

따라서, 선출원의 모든 내용은 종래 기술이며, 선출원이 등록되었는지 아닌지 또는 어느 범위까지 등록되었는지는 적절한 고려 사항이 아니다.

법 제3조 1항 및 2항 하에서 종래 기술을 구성하는 발명의 개시는 그것이 출원일로부터 6개월 이전에 되지 않았으며, 다음의 경우에 해당되는 경우 고려되지 않는다.

-출원인 또는 그의 법적 전임자에게 행해진 명백한 강박(법 제3조 4항 1호) 또는

-공식적으로 인정된 전람회에 한 출원인에 의한 발명의 전시(법 제3조 4항 2호). 관련된 전람회는 연방법 관보에 연방 법률장관에 의하여 공지된다(법 제3조 4항 셋째 문단). 그러나, 출원 시 출원인은 그 발명이 전시되었음을 진술하고, 출원일로부터 4개월 이내에 그를 입증하는 증명서를 제출해야 한다(법 제3조 4항 둘째 문단).

신규성에 대한 심사 중, 출원의 주제는 하나의 종래 기술과 비교되어야 한다. 출원의 주제는 개개의 비교가 종래 기술에 포함되지 않은 특징을 적어도 하나 가지고 있음을 보이는 경우 신규하다.

종래 간행된 개개의 것의 모든 내용, 즉 서류, 강의 또는 공용이 관련된다. 이 장에서, 그 내용이 우연히 언급되었는지 아니면 본질적인 결과로 제시되었는지 여부는 중요하지 않다. 중요한 것은 관련 기술 분야의 당업자가 이해할 수 있는 내용이다.

종래 기술로 여겨지는 앞선 우선권을 가진 출원의 관련 내용에는 다음과 같은 것이 있다.

-출원일에 의하여 앞선 우선일 이 인정되는 경우, 그 출원의 내용

-우선권을 주장하는 이전 출원의 경우, 그 출원에 포함된 내용으로 우선권의 기초가 된 출원의 내용을 벗어나지 않는 내용

만일 심사부가 선출원을 아직 공중이 이용 가능하지 않은 것으로 확인하면, 이 선출원의 내용 및 문서번호는 선출원이 공중에 이용 가능하게 된 후에 후출원인에게 송부된다.

종래 기술로부터 알려진 물질은 그것이 외과적 또는 치료적 방법에 의하여 인간 또는 동물의 치료를 위한 것 또는 인간이나 동물에 시술되는 진단을 위한 것이고, 이러한 특정한 목적을 위한 그 물질의 사용법이 알려져 있지 않다면 특허를 받을 수 있다(법 제3조 3항).

발명은 진보성을 가져야 한다. 만일 종래 기술을 고려할 때, 그 발명이 당업자에게 자명하지 않을 때 그 발명은 진보성을 가진 것으로 간주된다(법 제4조). 진보성은 특허법의 중요한 기준이며, 하급한 수준의 진보성을 요구하는 실용신안으로부터 특허를 구별하게 한다.

먼저, 심사관은 출원의 우선일 이전에 그 분야의 당업자가 이용 가능한 지식을 확인하여야 한다. 발명의 주제가 당업자에게 명백한지 아닌지에 대한 평가는 당업자의 전문적인 지식과 연관된 그 시기에 알려진 기술을 기초로 하여야 한다. 만일 확정된 종래 기술이 다른 기술 분야에 속한다면, 그것이 당업자의 지식에 기여를 할 수 있는지 아닌지 의심스럽다. 이것은 가까운 기술분야에서 더욱 그렇다.

발명이 진보성이 있는지의 문제는 개별적인 사건에 달려 있다. 결정은 "청구된 기술적 교시", "종래 기술의 내용", 그리고 "그 분야의 당업자"를 고려하여 이루어져야 한다. 다른 사건의 진보성에 대하여 명백한 결론을 이끌어낼 이러한 평가적인 결정을 위한 일반적으로 이용 가능한 특별한 기준에 대하여 판례는 발전하지 못하였다. 비교되는 사건의 결정은 단지 가이드라인으로 작용한다.

예를 들어, 기술의 비약적인 발전, 기술적 단점의 극복, 전문가의 헛된 노력, 오래된 필요의 해결, 대량 생산품을 제조하는 간단하고 비용이 적게 드는 방법 또는 제조 원가의 절감 등은 진보성 있음을 나타낸다. 이러한 증거의 표시는 진보성이 있는지를 결정할 때 고려되어야 한다. 거절의 이유를 작성할 때 그것들을 처리해야 한다. 그것들을 처리하지 않은 것은 중대한 심사의 하자를 구성한다.

앞선 우선일 을 가진 출원(공개되지 않은 출원)은 진보성을 평가하는데 고려될 수 없다(법 제4조). 청구항의 평가는 항상 결합된 특징을 기초로 이루어져야 한다. 개개의 특징을 따로 고려하는 것은 허용되지 않는다. 기술적인 특징과 기술적이지 않은 특징(예를 들어, 계산 규칙, 정신 활동을 수행하는 계획)이 결합된 발명의 주제에 대한 진보성을 심사할 때, 전체 주제는 기술적이지 않은 특징을 포함하여 평가되어야한다. 발명의 주제를 분리하여 진보성에 대한 심사를 기술적 특징을 구성하는 부분에만 한정하는 것은 허용되지 않는다. 비기술적인 내용은 그것들이 어떠한 기술적인 연결이 없고 청구된 주제의 기술적 특징을 개관하는데 간접적으로라도 기여하지 않는 경우에는 고려되지 않는다.

심사관은 항상 출원일 또는 우선일 에 발명이 자명한지 아닌지를 평가할 때 이미 그/그녀의 지식의 일부분이 된다는 것을 명심하여야 한다. 소급적인 접근 방법(retroactive approach)은 타당하지 않다.

만일 주제가 제조될 수 있거나 농업을 포함하는 산업의 어떠한 분야에서 사용될 수 있다면, 발명은 산업상 이용가능성이 있다. 이것은 기업에서 주제를 제조할 수 있거나 그것을 기술적으로 이용할 수 있는 경우에도 그러하다.

만일 발명이 기초하고 있는 기술적인 교시가 기술적 문제를 해결하기에 적당하지 않다면, 출원의 거절은 기술적 유용성 부족을 기초로 되어야 하고 산업상 이용가능성 부족을 기초로 해서는 안 된다.

외과적 또는 치료적으로 사람 또는 동물의 몸을 다루는 방법과 인간 또는 동물에 시술되는 진단 방법은 산업상 이용가능성이 있는 것으로 여겨지지 않는다. 이러한 방법에 사용되기 위한 제품, 특히 물질 또는 조성물은 산업상 이용가능성의 여지가 있다(법 제5조 2항).

조사는 출원된 발명이 특허 가능한지를 확인하기 위하여 관련된 종래 기술을 찾기 위하여 행해져야 한다. 조사의 주제는 특허 청구항에 주어진 발명이다. 발명의 상세한 설명과 도면은 특허 청구항을 해석하기 위하여 사용된다. 조사는 모든 특허 청구항의 주제를 커버한다. 주 클래스를 담당하고 있는 심사부는 조사를 할 책임이 있다.

심사부는 제공된 기술적 도구와 이 기술적 도구에 의하여 이용 가능한 정보 자료를 이용하여 상당한 노력과 시간을 들여 조사를 하여야 한다.

조사는 이전에 얻어진 결과를 약간 향상시키기 위하여 매우 많은 노력이 필요한 경우 종료된다. 만일 청구항의 용어가 충분히 명백하면, 조사는 절차를 지연시킬 수 있는 불필요한 심사통지를 피하기 위하여 하나의 작업 단계로 진행된다.

출원인이 자발적으로 또는 법 제34조 7항에 의한 독일 특허 상표청에 대한 신청에 의하여 종래 기술을 지적하면, 그에게 알려진 번호를 알려야 한다.

특허 등록에 방해될 간행물이 그 절차의 당사자가 아닌 제3자에 의하여 알려지면, 이 간행물은 직권으로 출원인에게 전달되어야 한다.

출원 서류는 출원의 주제의 범위를 확장하지 않는 한 특허 등록 결정 전까지 보정할 수 있다. 명백한 실수의 정정, 심사부에 의하여 지적된 하자의 치유, 또는 청구항의 보정은 심사청구서를 제출하기 전에 가능하다.

법 제38조 둘째 문단에 따르면, 출원의 주제의 범위를 확장하는 부적법한 보정에 의하여 어떠한 권리도 나올 수 없다. 만일 출원인이 그러한 보정을 완전히 삭제하지 않는 한, 출원은 전체로서 거절될 것이다.

출원은 하나의 발명 또는 하나의 발명 개념을 형성하도록 연결된 일군의 발명과 관련되어야 한다(법 제34조 5항). 이 조문은 법적 확실성과 조사 측면에서 잘 정의되고 정리된 IP 명칭을 제공한다. 동시에 출원료를 우회적으로 경감하는 것을 방지한다.

단일성 부족에 대하여, 심사관은 기술적 배경과 발명의 명확성을 고려하여 다른 절차에서 진행하는 것이 적당한지에 대하여 평가하여야 한다.

단일성 부족이 발견된 경우, 이러한 거절의 이유가 심사통지서에 주어져야 하며 적절한 문헌에 의하여 입증되어야 한다. 다른 발명이 아니라는 이유로 인용된 다른 문헌들은 특허 등록의 가능성과는 무관하게 분할 출원을 피하는데 기여하게 된다. 이 출원에 유지될 것으로 보이는 부분이 인정되면, 완전한 조사가 이 부분에 대하여 수행된다.

심사부는 출원인에게 출원이 거절될 것이며 분할을 하던지 단일성이 부족한 부분을 포기함으로써 단일성을 만족시키도록 통지한다.

분할된 부분은 분할 선언서에서 특허 출원에 무엇이 유지되고 분할 출원의 주제를 구성하는 것이 무엇인지 명확해지도록 결정되어야 한다. 만일 선언서가 충분히 명확하지 않으면, 출원인은 주어진 시간 동안 그 부분을 명확하게 하도록 요청된다. 만일 명확하게 하지 않으면, 최초 출원이 거절된다.

만일 단일성 위반으로 거절된 후에 분할된 부분이 부분적으로 거절된 주제를 포함하고 있다면, 그 분리는 분할로 취급된다. 이 경우, 출원인은 법 제39조 하에서 자유 분할을 할 수 있는 조문에 호소할 수 없다.

분할 출원시, 분할 출원은 절차법 하에서 독립된 것으로 된다. 절차는 최초 출원이 분할 당시 도달했던 절차의 단계에서 계속된다.

출원료와 심사청구료는 분할 출원에 대하여 후속적으로 제출되어야 한다. 분할 선언서를 접수받은 날로부터 3개월 내에 수수료가 납부되지 않으면, 분할 출원은 취하된 것으로 간주된다.

최초 출원에 대하여 연차료 납부 시기가 도래했다면, 분할 선언서 제출시 분할 출원에 대하여 연차료 납부 시기가 도래한 것으로 본다.

분할 출원 절차에서, 출원인은 특허출원의 절차와 마찬가지로 새로운 문서를 제출해야 한다. 심사부에 의하여 지정된 기간 내에 그것들을 제출하지 않으면, 분할 출원은 거절될 것이다.

출원인은 특허 등록 결정에 대하여 이의를 제기할 수 있는 기간의 종료시까지 서면으로 작성된 선언서에 의하여 그의 출원을 분할할 수 있다. 분할의 선언서가 불명확한 경우, 출원인은 그 문제를 명확하게 하기 위한 단기 기간이 주어진다. 법 제39조 3항 하의 3개월의 기간은 적용되지 않는다.

최초 출원일과 그 출원에 주장된 우선권은 각 분할 출원에 적용된다. 법 제34조 내지 제36조에 따라 분할 출원에 대하여 필요한 서류들이 분할 선언서의 접수일로부터 3개월 내에 제출되지 않거나, 법 제39조 2항에 따른 분할 출원의 수수료가 이 기간 내에 납부되지 않으면, 분할 선언서는 제출되지 않은 것으로 여겨진다(법 제39조 3항).

출원에는 특허 보호범위를 정의하는 청구항이 하나 이상 포함되어야 한다(법 제34조 3항 3호).

특허 규칙 제9조에 따르면, 청구항들은 하나의 부분으로 작성되거나 일반적인 부분과 특징부(두 개의 부분 버전)로 작성될 수 있다. 두 가지 경우 모두, 특징들에 따라서 본문이 배열되어야 한다.

만일 두 개의 부분 버전이 선택되면, 일반적인 사항은 대체적으로 공중이 이용 가능한 하나의 문서 또는 하나의 물건의 내용에 기초하여야 한다. 특징부는 일반적인 부분과 연결되어 보호받고자 하는 발명의 특징을 포함한다. 특징부는 "characterized in that", "characterized by" 또는 이러한 효과를 내는 다른 표현들에 의하여 시작된다.

법 제14조 하에서, 청구항의 내용은 특허의 보호 범위를 결정한다. 발명의 상세한 설명에 단순히 제시되고 특허 청구항에 충분하고 명확하게 정리되지 않은 발명의 범위는 보호받지 못한다. 발명의 사상은 모든 상상 가능한 실시예를 포함하도록 간결한 방식으로 작성되어야 한다. 그러나, 범위의 제한은 최초의 개시와 종래 기술에 의하여 설정된다. 특허 청구항을 작성할 때, 출원인의 이익은 공중의 이익과 비교되어야 한다. 출원인은 해석될 수 있는 범위 내에서 소유권을 얻을 수 있는 권리를 갖는 한편, 법적 확실성을 확립하기 위하여 주제는 명확하게 정의되어야 한다.

해결을 위하여 필요하지 않은 특징들은 주 청구항에 포함될 필요가 없다. 즉, 가능한 한 최소한의 특징이 사용되어야 한다. 실체화된 실시예를 사용한 구체적인 용어는 보호의 범위를 너무 좁힐 염려가 있다. 일반화된 것들을 위한 한계는 보호받고자 하는 가르침이 명확하게 구분되야 한다는 요건으로부터 도출된다.

주 청구항은 발명 사상의 모든 개념을 반영해야 한다(특허 규칙 제9조 4항 참조). 주 청구항에는 발명의 특정 실시예와 관련된 종속 청구항이 뒤따른다. 추가적인 독립 청구항은 발명의 단일성이 만족되는 경우에 허용된다. 카테고리의 변화(예를 들어, 공정을 수행하는 장치)를 포함하는 종속항은 의미가 없다. 그것들은 특허성에 관하여 별도로 심사될 것이다.

대체로, 특허의 주제와 그에 따라 보호되는 물건은 특허 등록 절차에서 개념적으로 결정되나, 보호의 범위는 결정되지 않는다.

공정에 의한 물건 청구항("~에 의하여 만들어지는 물질")은 허용된다. 이러한 것은 무엇보다도, 물질의 구조식이 알려져 있지 않거나 특별한 특징에 의하여 물질이 구분지어질 수 없을 때, 화학 물질에 적용될 수 있다. 장치를 지칭하기 위하여 사용되는 효과 또는 기능에 관한 표시는 일반적으로 허용되지 않는다. 그것들은 표시된 구조적 특징의 명확한 연결을 확립하기 위하여 종종 필요로 한다.

특허는 물건(기구, 장치, 물질) 또는 공정과 관련될 수 있다. 객관적으로 평가된 출원에 나타난 주제는 다른 특허 카테고리에서 분류하기 위하여 적절하고, 결과적으로 청구항을 특허 청구항을 작성하기 위하여 적절하다. 이것은 출원인에 의하여 청구된 카테고리를 자유롭게 선택하는 것을 제한한다. 서로 다른 특허 카테고리의 특징들은, 명확한 지식재산권의 발생이라는 관점에서 가능하면 하나의 청구항에 포함되어서는 안 된다.

제조 공정을 위하여, 특허 청구항은 기본 물질의 지정과 정의된 최종 물질을 얻기 위하여 기본 물질에 가해지는 순차적인 행위를 포함하여야 한다. 공정의 단계들을 설명하는 것이 가능한 장치의 추가적인 특징은 가능하다. 처리 공정과 제조 공정 사이의 차이점은 전자는 최종 생성물을 변경하는 데 목적이 있지 아니하다는 것이다(예를 들어, 측정, 전달). 사용 청구항 또한 공정 청구항의 카테고리로 분류된다. 그것들은 어떠한 효과 또는 어떠한 최종 생성물을 얻기 위하여 알려진 것(물질, 기구)의 사용을 보호하기 위한 것이다.

동일한 발명을 위한 하나 또는 다수의 독일의 앞선 특허출원 또는 실용신안출원의 우선권(국내 우선권)은 선출원의 출원일로부터 12개월 내에 제출되고 국내 또는 외국 우선권이 그 선출원에 대하여 이미 주장되지 않은 한 특허 출원에 주장될 수 있다(법 제40조 1항 참조).

제1출원에 포함되지 않았으나 후출원에서 개시된 특징을 위하여 후출원에 기초한 제2출원에 우선권을 주장하는 것 역시 가능하다. 파리조약 제4조 F (ㄴ)가 필요한 변경을 가하여 적용되는 한, 그것은 새로 도입된 특징을 위한 새로운 우선권이 후출원에 의하여 생겨남을 의미한다. 이 경우, 첫 번째로 제출된 출원은 취하된 것으로 간주된다(법 제40조 5항).

우선권의 선언서는 후출원의 제출일로부터 2개월 내에 선출원의 출원 번호를 표시하는 것과 함께 제출될 수 있다.

만일 우선권이 주장된 선출원이 독일 특허 상표청에 여전히 계속되고 있다면, 우선권 선언서가 제출된 때 취하된 것으로 간주된다(법 제40조 5항).

우선권의 선언서는 선출원 번호의 지정과 함께 후출원의 출원일로부터 2개월 이내에 제출되어야 한다.

만약 우선권이 주장된 선출원이 독일 특허 상표청에 여전히 계류중이라면, 우선권 선언서가 제출된 때 그것은 취하된 것으로 간주된다(법 제40조 5항). 독일 연방 공화국을 지정한 PCT 하에서 제출된 국제출원에 대하여 우선권이 주장된 경우, 국제 특허 협약에 대한 법 제3장 제4조에 의하여 취하 간주가 동일하게 적용된다. 이 경우, 만일 PCT 제23조 제2항 하에서 빠른 심사 및 처리를 위한 명백한 신청이 제출되지 않았다면, 선출원은 PCT 제22조 하의 30개월의 기간 종료 후에 취하된 것으로 간주된다. 심사관은 그의 재량에 따라 선출원의 심사를 진행하거나 취하 간주가 효력을 발생할 때까지 기다릴 수 있다.

후출원의 심사 과정에서 국제 우선권을 효과적으로 주장하기 위한 형식적 요구사항이 만족되었는지가 미리 결정될 수 있으며, 취하 간주의 적용 가능성에 대한 결정은 선출원과 관련된 절차에서 취해질 수 있다.

외국 선출원의 우선권은, 만일 그 출원이 파리 협약의 가입국에 또는 다른 국제 조약(Convention priority, 법 제41조 1항) 하에서 유효하게 제출되었다면, 독일 특허 상표청에 제출된 특허출원에 주장될 수 있다. 더 나아가, 관련 국제 협약에 의하여 포함되지 않은 나라에 제출한 외국 출원의 우선권은 특정 조건들(호혜주의에 대한 연방 법률 장관의 고시, 법 제41조 2항 참조) 하에서 주장될 수 있다.

외국 우선권이 주장된 경우, 요구되는 상세 사항들(날짜, 나라, 출원 번호)과 선출원의 사본은 우선일로부터 16개월의 종료 전에 제출되어야 한다.

우선권을 주장할 수 있는 권리는 우선권 기간으로 기입되고 그 결정에 적합한 자료가 확인될 수 있는 경우에만 심사된다. 우선권을 주장할 수 있는 권리에 관하여 잠정적인 결정은 할 수 없다. 만일 우선권 주장이 유효하지 않다면, 그 출원에 대한 결정은 총괄적으로 내려진다.

심사 절차에서 통지서는 법 제49조 하에서 특허 등록을 준비하거나 법 제48조 하에서 출원의 거절을 준비하기 위하여 제공된다. 통지서의 횟수는 사실에 대하여 질문하고 구두 신청을 할 권리를 허여하는 의무에 의하여 정하여지며, 개개의 사건의 특별한 상황에 의하여 정하여진다. 통지서는 명확하고 중립적인 스타일로 작성되어야 한다.

출원인은 등록 가능한 청구항이 제출되거나 심사부에서 등록 가능한 청구항을 제안하고 그 제안에 대한 출원인의 동의가 기대된 후에라야만 발명의 상세한 설명을 보정할 수 있다.

통지서는 특허 등록을 방해하는 것에 대한 설명뿐만 아니라 청구항의 보정을 위한 긍정적인 제안도 제공해야 한다. 이것은 심사부가 출원된 발명의 주제가 등록 가능한지 그리고 어느 범위까지 등록 가능한지를 명백히 보여 주어야 한다.

심사부가 특허 가능한 주제를 알 수 없을 때에는, 그에 따른 사실을 출원인에게 알려 주어야 한다. 특히, 등록 가능한 주 청구항을 제안할 수 없고 새로운 청구항이 제출된 경우라도 출원이 거절되어야 한다는 것을 명시하여야 한다.

출원인은 심사통지서의 내용을 이해할 수 있어야 한다. 종래 기술에 대한 언급은 일반적인 본질에 대한 언급과 연관되어 논의되어서는 안 된다. 심사관은 문단과 그림을 참고하여 예를 들면, 종래 기술에 포함된 물건이 특허 등록을 방해하는지에 대하여 설명하여야 한다. 만일 언급된 간행물이 명백하게 정리된다면, 일반적인 지적만으로도 충분하다. 통지서는 출원인이 심사관의 의견에 대하여 명백하게 이해할 수 있도록 모호하지 않은 설명 또는 요청을 포함하여야 한다.

만약 심사통지서가 여러 가지의 문제들, 예를 들어 형식적 하자, 진보성, 신규성, 그리고 카테고리와 관련된 문제들 등을 다루고 있다면, 그것은 명확성을 향상시키기 위하여 번호가 붙여진 섹션으로 나누어져야 한다.

심사통지서에서 첫 번째로 인용되는 간행물은 통지서의 시작부에 목록이 작성되어야 하고 전체 절차를 통해 유지되는 연속적인 번호가 제공되어야 한다. 이후의 심사통지서에서 새로이 도입되는 인용문헌의일련 번호는 이전 심사통지서에서 작성된 목록의 마지막에 추가되어야 한다. 판독하기 쉽도록 심사통지서에 인용 문헌의 전체를 인용하고 그들의 일련번호를 지적하는 것이 편리하다.

만일 그것이 최초 출원이고 출원인이 심사 청구를 좋은 시기에 제출하였다면, 제1차 심사통지서는 우선권의 종료 전 4개월 내에 출원인에게 통지되도록 발행되어야 한다. 이것은 DPMA의 중요한 서비스이며, 후속 출원을 외국에 제출하거나 국제 단계에 제출하는 것을 결정하는 데 도움을 주기 위하여 출원인에게 제공된다.

명백한 하자에 관한 이전 심사에 불구하고, 형식적 하자가 실체심사 초기에 발견되었다면, 이러한 하자에 대한 거절은 실체에 대한 완전한 심사통지서와 결합되어야 한다. 형식적 하자를 치유하는 것이 불가능해 보이거나 이러한 하자들 때문에 실체 심사를 할 수 없는 등 예외적인 경우만이 가능하다.

실체심사 과정에서 출원의 단일성의 흠결이 발견되면, 제1차 심사통지서에서 적절한 거절이 제기되어야 한다.

실체에 관한 제2차 심사통지서는, 만일 필요하다면, 일반적으로 마지막 것이 되도록 하여야 하고 그 출원에 대한 최종 결정을 이끌 수 있도록 하여야 한다.

심사관이 주의를 들여 제기하였고 그 이유를 설명하여 출원인에게 통지된 의견은 출원인이 동일한 실체적인 사항에 대하여 반대 의견을 제시하였거나, 새로운 사실과 상황 또는 새로운 법적 상황이 제기된 경우에만 다시 한 번 수정될 수 있다. 이것은 심사관의 교체가 일어난 경우에도 동일하게 적용된다. 심사관 의견의 수정은 입증되어야 한다.

등록 결정 또는 거절까지의 전체 심사 절차를 2년 이내에 완료하는 것이 DPMA의 목적이다. 출원인은 정해진 기간 내에 심사통지서에 대한 답변을 함으로써 절차를 단축시키는 데 기여할 수 있다. 기간 연장을 위한 불필요한 신청을 피하기 위하여, 심사관은 답변을 준비하는데 출원인에게 필요한 시간을 가늠하고 이에 따라 기간을 정한다.

1개월의 기간은 형식적인 하자를 치유하는데 있어 충분하다. 4개월의 기간은 출원의 주제와 관련된 심사통지서에 대한 답변을 위하여 통상적으로 주어진다.

기간을 정할 때, 심사부의 작업 시간을 고려하여야 하며, 기간은 이에 따라 설정되어야 한다.

독일 연방 공화국을 지정한 계류중인 유럽 출원에서 주장된 우선권의 기초가 되는 특허출원의 심사 절차에서, 심사통지서에 대한 답변을 위하여 12개월까지의 기간이 상황에 따라서는 반복적으로- 주어진다.

심사통지서에 대한 답변이 제때 이루어지지 않거나 기록에 대하여 결정을 요청하는 신청서가 제출되었다면, 이것이 적절한 경우 그 문제에 대한 즉각적인 결정이 취해진다.

기간 연장에 대한 첫 번째 신청은 그 이유가 간단하게 설명되었어도 허여된다. 더한 연장은 그 이유가 충분히 입증되었을 때 허용된다. 심사 절차가 과다하게 지연되지만 않는다면 이유의 설명은 엄격한 요건에 종속되지 않는다.

기간 연장 신청은 별도의 결정에 의하여 기각된다. 그것은 주어진 기간 내에 심사통지서에 대한 적당한 답변이 더 이상 기대되지 않을 때처럼 실체 사항에 대한 결정과 결합될 수 있다.

기간 연장 신청이 충분히 입증되지 않아도, 예를 들어 기간 연장 신청의 입증과 같은 상황이 특정 기간의 경과 후에 심사통지서에 대한 신속한 답변이 얘기되는 것을 보여준다면, 1달의 암시적인 연장이 허여된다.

심사부는 언제든지 당사자를 소환하여 청문할 수 있고, 증인, 전문가, 그리고 당사자를 조사할 수 있으며, 그 문제를 명확하게 하기 위하여 다른 질문을 할 수 있다. 심사관은 청문의 의장직을 맡는다. 제3자는 출원인의 동의가 있는 경우에만 청문에 참석할 수 있다.

출원인은 적절하다면 청문을 신청할 수 있다. 출원인이 청문 또는 출원서의 주제에 대한 설명을 제안할 때 이러한 효과를 내는 신청으로 간주된다. 심사부가 청문이 적절하지 않다고 여기면, 신청을 기각한다.

신청의 기각 결정은 중간 항소의 대상이 아니다(법 제 46조 1항 다섯 번째 문장).

청문은 절차를 신속하게 진행하기 위하여 편리하다. 그것은 특히 서면으로는 절차를 신속히 진행하는 것이 가능하지 않을 때 열린다. 청문은 더 이상의 심사통지서를 필요로 하지 않고서 출원서의 주제를 최종적으로 평가하는데 도달하는 것을 목적으로 한다.

필요한 경우, 출원된 주제의 설명이 동반된 청문은 주제의 구조와 효과와 관련하여 모호하거나, 특허성 또는 서면으로는 충분히 명확해질 수 없는 청구항의 표현과 관련된 불합치에 의문이 있는 경우 효과적이다.

청문은 출원의 상태에 따라서 그것이 절차를 불필요하게 지연시키는 경우 부적절하다. 만일 출원인이 실체 사항에 대한 언급 없이 단순히 청문을 신청하는 것에 의하여 실체 심사통지서에 대한 답변을 한 경우, 그 결정에 적절할 수 있는 어떤 실체적 또는 법률 문제가 청문에서 명확해져야 하는지 인식할 수 없기 때문에, 청문은 유용하지 않은 것으로 보인다.

청문을 준비할 때, 심사관과 출원인은 그 파일의 사항과 내용에 친숙해야 한다. 만일 지금까지 생각하지 않았던 문제들이 청문에서 논의되어야 한다면, 이것은 소환장에 표시되어야한다.

심사관은 그것이 필요하다고 생각되면 자진하여 청문 또는 설명을 요청할 수 있다.

만일 청문이 심사관의 교체 전에 일어났으면, 새로운 심사관이 그의 전임자의 관점을 공유할 수 없는 심각한 이유가 있는 경우에만 반복될 수 있다. 새로운 심사관은 심사통지서에서 그의 벗어난 관점을 출원인에게 알려야 한다.

청문의 초기에, 출원인 또는 그의 대리인은 그가 심사관에게 알려져 있지 않다면 신분을 확인하여야 한다. 변호사 또는 변리사가 아닌 대리인은 항상 위임장을 만들 것을 요청받는다.

청문에서, 심사관은 먼저 논쟁이 있고 불명확한 항목을 약술하여야 한다. 심사관은 제안서를 제출할 수 있다. 특허성에 대한 협의가 도출되면, 특허 청구항의 문구를 만들고, 가능하다면 발명의 상세한 설명의 구조를 세우는 것이 바람직하다.

청문과 증인의 심문(적용 가능한 경우)의 상세사항은 청문의 필수사항을 재연하기 위하여 취해진다.

c)출원서의 주제를 실제적으로 변경하거나 절차에 영향을 끼치는 모든 법적으로 적절한 선언서들, 특히 출원 서류의 변경을 포함하는 신청서, 신청의 보정, 신청의 취소, 분할 또는 포기 선언서, 추가된 상태에 대한 선언과 출원서의 조합

만일, 청문의 결과로, 심사관이 그의 이전 관점에서 벗어났다면, 상세사항은 이러한 관점의 변화를 이끈 이유를 보여주어야 한다.

심사관은 상세사항에 서명을 하여야 한다. 당사자는 상세사항의 복사본을 받는다.

당사자는 상세사항에 법적으로 적절한 선언이 포함되었는지 확인하는 것이 바람직하다. 이것은 상세사항 또는 법률적으로 적절한 선언의 타당성을 위한 필요 조건은 아니고 증거를 제출하는 기회이다.

>법 제46조 2항 둘째 문단 하에서, 상세사항은 민사소송법 160a조, 162조, 163조를 적용하도록 작성된다. 따라서, 상세사항을 임시적으로 속기하거나 테이프에 녹음하는 것이 허용된다. 이 경우, 상세사항은 청문을 끝내기 전에 반복해서 읽혀지거나 재생되어야 한다. 상세사항은 이러한 사실과 당사자의 승인 또는 당사자에 의하여 제기된 이의를 언급해야 한다. 만약 상세사항이 임시적으로 녹음되기만 하였으면, 청문이 끝나고 바로 서면으로 작성하여야 한다.

청문에 참석한 사람의 동의에 의하여, 만일 출원의 주제가 여러 심사부의 심사 분야와 관련되거나 추가적인 전문가적 지식이 필요하다면, 기술적으로 숙련된 자에게 청문에 참석하도록 요청하는 것이 바람직하다. 참석과 동의는 상세사항에 기록되어야 한다.

대체로, 출원에 대한 심사부의 결정은 청문이 끝날 때 선언되어야 한다. 선고된 결정의 효력을 발생하는 부분뿐만 아니라 배달도 청문의 상세사항에 포함되어야 한다. 만약 특허가 허여될 것이라면, 결정이 송달되기 전에 대체로 등록을 위한 문서가 준비된다. 결정은 직권으로 송달된다(법 제47조 1항 첫째 및 둘째 문장).

결정을 송달할 때, 결정의 효력을 발생하는 부분을 알리고 서면으로 작성된 이유의 설명을 참조하도록 하는 것으로 충분하다. 만약 심사관이 그것이 적절하다고 여긴다면, 그는 이유의 필수 내용에 구두 설명을 할 수 있다. 서면으로 작성된 이유의 설명은 즉각적으로 준비되어야 한다. 이유의 서면 설명과 구두로 전달된 이유 사이의 불합치는 해가 되지는 않으나 피해야 한다.

독일 특허 상표청은 선언된 결정에 구속된다. 결정이 선언되고 난 후 당사자로부터 제출된 파일은 항소에서 이후에 검토되는 경우를 제외하고는 더 이상 고려되지 않는다.

만약 출원인 또는 대리인이 초청 없이 심사부를 방문하면, 이것은 특히 그가 절차를 가속하거나 기간을 연장하는 요구를 구두로 요청한 때 파일에 간단하게 기록된다. 만약 그가 즉각적인 청문을 요청하면, 이것에 대한 결정은 심사관의 자유 재량이다. 심사관은 방문자의 요청을 받아들일 의무가 있지 않다.

서면에 의한 통지를 필수적으로 요구하는 것이 아닌 질문은 출원인과의 전화 통화를 통해 명확히 할 수 있다. 전화 토의는 발명의 주제에 관한 상당한 중요성이 있는 실체적인 코멘트를 제공하는 심사통지서를 대체할 수 없다. 또한, 전화 토의는 주제에 관하여 확장된 논의를 가능하게 하는 청문을 대체할 수 없다. 무엇보다도, 전화 토의는 발명의 상세한 설명의 용어에 관하여 간단하게 논의하거나, 새로운 문서에 관한 의문을 명확히 하거나, 올바른 복사본의 전달을 요청하거나, 또는 유사한 문제들에 관하여 간략하게 논의할 때 유용하다. 담당 심사관 또는 더 높은 직급의 관리는 전화 토의의 내용을 파일에 기록하여야 한다.

특허 규칙 제10조 하에서, 특허청구범위에 대한 특허의 보호를 요구하는 발명은 발명의 상세한 설명에 지적되어야 한다. 발명의 상세한 설명은 발명을 설명하기 위하여 필요하지 않은 것으로 명백한 어떠한 정보도 포함해서는 안 된다. 법 제14조에 의하여, 발명의 상세한 설명과 도면은 청구항을 해석하기 위하여 사용된다. 이것은 보호의 범위를 결정하는데 중요하다. 만약 발명이 특허 가능하다고 생각되는 경우에 청구항의 용어에 대한 협의가 출원인에게 도달하면, 출원인은 유효한 청구항에 조화되도록 발명의 상세한 설명을 보정해야 한다. 더 나아가, 그는 특허 규칙에 규정된 다른 요구사항들을 맞추어야 한다. 문제를 단순화하기 위하여, 주 청구항의 일반적인 부분과 특징적인 부분의 문언적인 인용이 발명의 상세한 설명에서 청구항의 이런 부분들의 참조를 포함하는 것에 의하여 교체된다.

독일 특허 상표청의 요구에서, 출원인은 그에게 알려진 (관련된) 종래 기술을 지적하고 그것을 발명의 상세한 설명에 포함시켜야 한다(법 제34조 7항, 특허 규칙 제10조 2항 2호). 관련된 종래 기술의 언급은 출원인이 그것을 평가하고 사정하는 것을 의미하는 것은 아니다. 종래 기술을 평가 절하하는 언급은 허용되지 않는다.

만약 필요하다면, 출원인은 필요한 개개의 수단을 취하도록 요청될 수 있다. 심사관은 절차의 가속을 위하여 보정을 위한 구체적인 제안을 제공할 수 있다. 그러나, 특허청 절차에 숙달된 사람은 법적 규정에 대한 일반적인 관계를 이해할 수 있는 것으로 추정된다.

보정은 허용되지 않는 확장을 포함해서는 안 된다는 것을 주목해야 한다(법 제38조 참조). 이러한 이유를 위하여, 보정 요구는 필요한 한도로 제한된다.

출원인은 특허 청구항 또는 발명의 상세한 설명에 대한 수정이 구체화 된 정확한 사본을 제출하여야 한다(특허 규칙 제15조 1항).

특허 명세서는 공적 간행물이다. 그것들은 도덕성에 반하거나 법적 금지를 해하는 표시를 포함해서는 안 된다. 출원인은 특허 명세서가 정확하게 표현되도록 해야 할 책임이 있다.

만일 제출된 문서가 명확하게 작성되고 용어가 허용될 수 있다면 심사관은 문서를 편집할 필요가 없다. 특히, 심사관은 출원인의 용어의 특수성을 존중하여야 한다.

잠정적인 수정의 경우를 제외하고는, 등록 결정의 공고 후 또는 등록 결정이 문서 발송부로 건네진 후에는 문서는 더 이상 수정될 수 없다.

관련된 당사자의 권리에 영향을 끼치는 심사부의 어떠한 최종 조정은 결정을 구성한다. 결정은 이유가 담긴 진술서를 포함하여야 하며, 이유가 담긴 진술서는 서면으로 작성되고 직권으로 관련된 당사자에게 통지된다.

결정의 구조 및 내용은 개개 사건의 요구사항에 의존한다. 처음에는, 이유와는 분리하여, 결정은 실제 결정을 포함하는 특별한 의견(효과를 발생하는 부분)을 포함해야 한다.

이유는 결정의 적절성과 관련된 모든 부분을 커버해야 한다. 그것들은 심사부가 그 결정을 하게 만든 사실과 법률의 의문점에 대한 모든 고려를 상세하게 설명해야 한다.

간행되지 않은 결정의 인용은 가능한 한 피해야 한다. 그러나, 심사부는 만약 그것이 이유를 제공한다면 간행되지 않은 결정에서 보유한 관점을 채택할 수 있다.

만약 심사통지서에서 공식적으로 통지된 하자가 치유되지 않았고 출원인이 어떤 진술도 하지 않은 것을 이유로 출원이 거절된다면, 이유는 상세하게 주어지지 않아도 된다. 이러한 경우에는, 심사통지서에서 설명된 이유를 참고하게 된다.

더 나아가, 만일 출원인이 그 절차의 유일한 당사자이고 그의 요청이 허여되었을 때에는 이유가 주어지지 않을 수 있다(법 제47조 1항 셋째 문단). 이것은 예를 들어, 요청한 대로 특허를 허여하는 결정과 회복을 허여하는 결정으로 이러한 결정들이 단지 하나의 당사자와 관계된 절차에서 나온 경우에 적용된다. 만약 회복이 허여되면, 이유는 짧은 파일 노트에 기록된다.

서면으로 된 결정의 집행은 법 제47조 2항 첫째 문장에 의하여 항소할 수 있는 권리에 관한 설명이 동반되어야 한다. 빼먹거나 잘못된 지시의 경우, 항소는 결정문을 받은 날로부터 1년 이내에 제출되어야 한다. 다만, 당사자가 서면으로 항소가 허가되지 않다는 지적을 받은 경우에는 그러하지 아니하다.

결정은 그것이 공고되거나 공식적으로 송달된 때 효력을 발생한다. 내부적으로는 그 결정이 문서 발송부로 건네진 것에 의하여 자체적인 구속력이 발생한다.

법 제1조 내지 제5조에 의하여 출원된 주제가 특허성이 있고 출원이 법 제34, 37, 38조의 요구 사항에 부합하며 그리고 법 제45조 1항에 의하여 거절된 요약서의 흠결이 치유되면, 심사부는 특허 등록을 결정한다. 등록 결정은 그것이 법에 반할 지라도 철회되지 않는다.

등록은 특허 공보에 간행된다. 특허의 법적 효과는 등록의 간행과 함께 발생한다(법 제58조).

심사부는 발명이 특허 가능하지 않거나 법 제45조 제1항에 따라 거절된 흠결이 치유되지 않으면 출원을 거절한다. 만약, 청문 중에 결정을 기록하라는 요청이 제출되면, 청문에서 진행된 주장들은 그 결정에서 다루어진다.

법 제73조 제1항에 의하여, 항소는 심사부의 결정으로부터 성립된다.

심사부의 결정이 결정문, 명령 또는 심사통지서의 형식으로 되었는지에 대한 항소는 허용되지 않는다. 대신에, 그 결정이 종국적이고 출원인의 권리에 영향을 끼치는가가 중대하다.

항소는 독일 특허 상표청에 서면으로 제출해야 한다(법 제73조 2항 첫째 문장). 특허 비용법에 따른 항소 비용은 항소를 제출할 때 지불해야 한다. 만일 항소 비용이 항소를 제출할 수 있는 기간 내에 지불되지 않으면, 항소는 제출되지 않은 것으로 간주된다(특허 비용법 제2, 3, 6조).

심사부는 첫번째로 접수 받은 항소가 허용 가능한지를 심사하고, 두 번째로 그것이 근거가 충분한지를 심사한다. 결정이 수정되어야 하는지 아닌지는 이 심사의 결과에 의존한다. 만일 심사부가 항소가 근거가 충분하다고 생각한다면, 그 결정을 수정하여야 한다(법 제73조 3항 첫째 문장). 만약 항소인이 그 절차에서 다른 당사자에 의하여 이의가 제기된다면, 그러한 수정은 허용되지 않는다(법 제73조 4항). 절차의 다른 당사자는 예를 들어 파일 조사 절차의 상대일 수 있다. 더 나아가, 결정은 항소가 허용 가능할 때, 즉 정해진 시간과 형식으로 제출되었을 때에만 수정될 수 있다.

결정은 심사부에서 제시된 거절의 근거가 더 이상 지속될 수 없을 때, 예를 들어 항소의 증거가 심사부를 확증시키거나 요청된 보정이 이루어진 것을 이유로만 수정될 수 있다. 만약 결정이 수정되면, 심사부는 법 제73조 3항 둘째 문단에 의하여 항소 비용을 환급하도록 명령할 수 있다.

항소 비용의 환급은 그 비용을 간직하는 것이 법적으로 유효하지 않다면 명령될 수 있다. 이것은 예를 들어 독일 특허 상표청의 명백한 오류가 항소인으로 하여금 항소를 제출하도록 한 경우이다. 이것은 그러한 오류가 없었다면 항소가 필요하지 않은 경우에 적용된다. 이것은 절차의 부적절한 처리 때문에 항소가 제출된 경우에도 동일하게 적용된다.

결정은 이유 및/또는 새로운 서류가 항소 제출일로부터 1개월 이내에 제출되고 심사에 의하여 항소가 타당성이 있다는 것이 밝혀지면 수정되어야 한다. 만약 그렇지 않다면, 다른 문서가 제출된 경우라도 항소는 의견을 첨부하지 않고 제시된 기간의 경과와 함께 연방 특허법원으로 제출된다.

추가 특허는 주특허의 출원일 또는 우선일로부터 19개월 이내에 출원할 수 있다(법 제16조 1항 둘째 문장 참조).

추가 특허 출원을 위하여, 주특허 출원 또는 주특허가 여전히 효력이 있는지와 주특허 출원의 출원인과 추가 특허 출원의 출원인이 동일한가를 먼저 확인하여야 한다. 출원인의 동일성은 추가 특허가 등록될 때가지 유지되어야 한다. 그러면, 추가 특허의 등록이 요청된 날로부터 추가 특허 출원을 위한 감액된 수수료가 허여된다.

추가 특허 출원의 주제는 주특허 주제의 개선 또는 발전이어야 한다(법 제16조 1항 둘째 문장 참조). 결과적으로, 추가 특허는 그 발명이 주 특허의 주제와 함께 단일의 발명으로 출원될 수 있는 것에만 허여 된다.

만약 주특허 또는 주특허 출원이 소멸되면, 추가 특허의 지위 역시 존재하지 않는다. 다음과 같은 경우를 생각해 볼 수 있다.

a)만일 주특허가 취소 또는 다른 이유로 소멸되었으면, 이전 추가 특허는 법 제16조 2항 첫째 문장에 의하여 독립된 특허가 되며, 특허료 지급 대상이 된다. 기한과 연차료는 법 제17조 2항 둘째 문장에 의하여 이전 주특허의 시작일로부터 결정된다.

b)만일 추가 특허의 등록을 위한 신청이 된 주특허 또는 주특허 출원이 소멸되면, 출원인은 그 신청을 독립된 특허를 위한 신청으로 바꿀 기회를 받게 된다. 그 경우, 출원인은 법 제17조 2항 셋째 문장에 의하여 시작부터 독립된 출원을 위한 수수료를 후속적으로 납부하여야 한다. 그러한 신청이 제출되지 않았으면, 출원은 거절될 것이다.

c)법 제43조 2항 넷째 문장, 법 제44조 3항 둘째 문장에 의하여 추가 특허 출원이 독립된 특허 출원으로 간주되는 경우, 출원인은 수수료를 납부할 의무를 진다.

심사부가 추가 특허의 등록 신청을 위한 조건이 만족되지 않았다는 의견을 가지면, 논쟁이 최종적으로 명확해진 후가 될 때까지 이 출원에 대한 연차료 납부 기간은 도래하지 않는다.

추가 특허 등록 신청이 유지되면, 심사부가 출원인의 주장을 납득하지 못하면 추가 특허 출원은 거절된다. 만약 출원인이 심사부의 의견을 따르고 추가 특허 등록 신청을 독립 특허 등록 신청으로 전환하면, 준간에 발생한 비용은 선언서의 접수시까지 납부하여야 한다.

출원에 대한 거절과 거절 결정에 대한 항소를 제출한 후 선언서를 접수받았고, 항소가 심사부에 의하여 허여되면, 늦게 비용을 지불함에 따른 부가 비용이 없는 2개월의 비용 지불 기간은 선언서를 받을 날에 시작되지 않고 항소에 대한 허여 결정을 받은 날로부터 시작된다. 만약 절차가 BPatG에 계류중이고 BPatG가 독립 특허를 부여하는 보조 신청을 허용하면, 2개월의 기간은 결정이 출원인에게 알려지거나 송달된 때로부터 시작된다.

발생된 연차료의 지불을 위한 특별한 기한은 후속적으로 발생되는 연차료의 지불을 위한 법정 기한에 영향을 주지 않는다. 이러한 연차료는 법 제17조 1항과 특허 비용법 제2조, 제3조 2항, 제7조 1항에 의하여 기한이 도래한다.

생명공학 발명들은 생물학적 물질로 구성되거나 생물학적 물질을 포함하는 물건 또는 생물학적 물질을 제작되거나, 처리되거나, 사용되는 절차에 관련된 발명이다. 생물학적 물질은 그 구조 등의 유전자 정보를 포함하고, 그 자체가 재생될 수 있거나 생물학적 시스템 내에서 재생산될 수 있는 물질을 의미한다. 미생물할적 절차는 미생물학적 물질을 포함하거나 그것에 행해지거나 그것이 만들어지는 절차를 의미한다.

생명공학 발명들은 응용할 수 있는 특허법에 기초하여 보호를 받을 수 있다. 생명공학 발명의 법적 보호를 위한 유럽 의회와 위원회의 명령 98/44/EC는 그러한 기술 혁신을 특허 받도록 하는 공동체 전체의 조화된 조문을 규정화하기로 되어 있다. 그러한 명령을 실행하기 위한 연방 독일 정부의 법률 초안은 현재 입법부에서 논의되고 있다. 98/44/EC 명령의 조문은 생명공학 발명의 심사에 추가적으로 고려되어야 한다.

미생물학적 절차와 제품(법 제2조 2호 둘째 문장)은 출원서에 사용된 생물학적 물질 및/또는 출원서에 청구된 생물학적 물질의 재생 가능한 제조 가정을 나타내는 발명의 상세한 설명 대신 생물학적 물질의 표본이 기탁된 경우라도 특허에 의하여 보호될 수 있다. 기탁은 발명이 법 제34조 4항에 의하여 개시되었음을 보증한다. 생물학적 물질의 기탁, 그러한 물질의 입수, 그리고 생물학적 물질의 재기탁은 98/44/EC 명령 Ⅳ장에 의하여 지배된다. 국법으로 이행을 위해, 현재 초안이 작성 중인 법 제34조 8항에 의하여 법적 명령이 발행될 계획이다.

만약 출원이 미생물학적 절차 그 자체에 관련된다면, 절차의 산물의 기탁은 절차의 재생산성의 증거로 대체되지 않는다. 만약 출원이 생물학적 물질을 위한 재생산할 수 있는 제조 방법에 대한 설명을 포함하고 있다면, 그 기탁에 관한 어떠한 증거도 필요하지 않는다. 예를 들어 플라스미드와 같은 매개자는 재생산할 수 있는 제조 방법 또는 완전한 핵산 서열이 알려져 있다면 기탁할 필요가 없다. 완전한 핵산 서열은 전자 서식으로 제출되어야 한다.

국내 특허 절차를 위한 의무 기탁은 baker's yeast 심결의 원칙에 따르거나 부다페스트 조약 하에 승인된 국제 기탁 기구에 기탁하여야 한다. 두 가지 기탁 선택 사이의 근본적인 차이는 부타페스트 조약에 따른 기탁을 위해서는 제3자에게 생물학적 물질의 샘플을 공개하기 위하여 특별한 공개 선언을 필요로 하지 않는다는 점이다. 특허 또는 출원의 최초 공개일로부터 기탁된 생물학적 물질에 대한 지식을 공중이 얻을 수 있어야 하는 것은 최소한의 관련 정보를 따르는 것에 의하여 기탁자의 공개 선언으로부터 나온다. 그 날로부터, 상기 미생물이 충분히 오랜 기간 동안 이용 가능함을 보장받는다.

생물학적 물질은 승인되고, 독립된 기탁 기관에 출원일 또는 우선일 전에 기탁되어야 한다. 부다페스트 조약 7장 하에서 법적 지위를 인정받은 국제 기탁 기구는 적어도 승인된 기탁 기구에 포함된다.

최초에 제출된 출원 서류에는 기탁 기구와 그것에 의하여 부여되거나 출원인에 의하여 기재된 생물학적 물질의 명칭이 기재되어 있어야 한다. 상기 정보는 기탁된 생물학적 물질이 명백히 출원서에 기재되었음을 알려 준다. 이것은 미생물이 제3자에 의하여 이미 기탁된 경우에도 적용된다. 최초 출원 명세서에는 출원인에게 알려진 기탁된 생물학적 물질의 물성과 그 과학적 명명이 포함되어야 한다.

기탁 기관에 의한 기탁된 생물학적 물질의 충분한 저장 기간은 늦어도 출원일까지는 돌이킬 수 없이 보장되어야 한다. 저장 기간은 부다페스트 조약 하의 규칙 9.1에 따른다면 충분하다. 기탁된 물질은 적어도 법에 의하여 규정된 최대 특허 기간 동안 또는 의약 제품을 위한 추가 보호 인증 기간의 종료때까지 또는 식물 보호를 위한 적당한 추가 기간까지 저장되어야 한다. 대체로 5년의 추가 기간이 적절한 것으로 여겨진다. 추가 기간은 법에 의하여 정하여진 최대 보호 기간의 종료로부터 시작된다. 5년간의 추가 기간 동안 제3자로부터 받은 샘플 제공 요청은 다시 추가 기간이 재시작되도록 한다. 생물학적 물질이 제3자로부터 기탁된 경우에 저장의 충분한 기간은 출원일 또는 우선일에 보장되어야 한다.

기탁된 생물학적 물질은 샘플을 제공함으로써 이용 가능하다. 기탁 기관에 대한 선언에 의하여, 출원일 이전에 기탁자는 특히 다음의 기관/사람에게 기탁된 생물학적 물질의 재생 가능한 샘플을 기탁 기관이 제공하도록허락하여야 한다.

b)특허 출원이 최초 공개된 후 제3자에게. 최초 공개는 출원이 공중에게 공개되거나, 공중에게 공개되기 전에 특허된 경우에는 특허가 등록된 날이다.

늦어도 출원일까지 기탁된 물질은 기탁자의 세력권으로부터 철회될 수 있다. 저장 기간 동안, 기탁자는 기탁 기관에게 기탁된 생물학적 물질을 돌려달라고 요청할 수 없다. 이에 따라, 기탁 기관은 기탁자에 의한 개개의 요청에 따를 필요가 없다.

기탁 기관은 기탁자에 의한 공개 선언에 따라 절차를 진행할 준비를 하고 있어야 하며, 이러한 준비는 증명되어야 한다.

출원인은 샘플의 제공을 제한할 수 있다. 그것으로부터 얻어지는 배양액을 포함한 샘플을 출원이 계류 중이고 보호 기간 동안 다른 자에게 제공하지 않겠다고 약속하지 않거나 특허법의 범위를 넘어 사용하지 않겠다고 약속하지 않는 한 생물학적 물질의 샘플을 제3자에게 제공하지 않겠다고 결정할 수 있다. 발명을 실행하는데 본질적인 기탁된 생물학적 물질의 특징을 가지고 있는 어떠한 배양액도 얻어진 배양액으로 여겨진다.

부다페스트 조약 하에서 어떤 특별한 공개 선언도 필요하지 않다. 그럼에도 불구하고 출원인은 위에 기재된 한도 내에서 샘플의 제공을 제한할 수 있다.

필요한 기탁의 증거가 출원서에 첨부되어 있지 않으면, 만약 그 하자가 명백하다면 명백한 하자에 대한 심사 과정에서 거절될 것이고, 그렇지 않다면 심사 과정에서 출원인은 적절한 증거(기탁 인증서 또는 개개의 공개 선언)를 제출하도록 요청된다.

컴퓨터 프로그램, 수학적이거나 구성적 규칙, 다른 소프트웨어 특징 또는 프로그램과 관련된 절차를 포함하는 발명은 그것들이 기술적인 교시를 포함하고 있다면 원칙적으로 특허 보호를 받을 수 있다. 기술적 교시는 제어 가능한 자연의 힘을 이용하여 명백한 인과 관계를 가지는 결과를 달성하는 체계적인 교시이다.

법 제1조 2항의 의미 내에서 특허성으로부터 제외되는 것들은 다음과 같다.

a) 정식적인 활동을 수행하거나, 게임을 하거나, 사업을 하는 계획, 규칙 그리고 방법(예를 들어, 특정 기술을 배우는 계획, 정신 활동 문제를 해결하기 위한 방법, 또는 상업적 서비스를 체계화하는 계획), 그리고 컴퓨터 프로그램

a)와 b)에 언급된 주제는 법에 의하여 발명으로 여겨지지 않는다. 그러나, 특허 보호를 받고자 하는 주제가 그것에 한정되거나 특정 기능과는 떨어져서 청구되는 한에 있어서만 특허성이 제외된다. 그러나 그것이 특정한 기술적 문제를 해결하기 위하여 사용되는 경우에는 원칙적으로 특허 가능하다.

결과적으로, 프로그램과 관련된 발명, 즉 프로그램에 포함된 기술적 지시 또는 절차나 기구로서 작성되는 기술적 지시에는 이러한 배제가 적용되지 않는다. 법 제1조 2항, 3항에서 언급된 주제와 연계하여 기술적 방법 또는 장치가 청구되는 한, 그것들은 원칙적으로 특허 가능하다. 이것은 무엇보다도 일반적인 기술 분야에서 절차적 단계를 수행하는 프로그램들에 적용된다.

만약 발명에 내제된 문제를 해결하기 위하여 자연 법칙, 기술적 방법 또는 기술적 수단(예를 들어, 유체 흐름, 회로 소자와 제어 장치에서의 전류, 컴퓨터 신호)을 이용하거나 해결 방법이 기술적인 고려의 결과이면, 프로그램과 관련된 발명은 기술적 특징을 가지고 있다.

이러한 경우이냐 아니냐는 관련된 출원서의 내용을 고려한 특허 청구항을 고려함으로써 먼저 확인되어야 한다.

그렇게 하기 위하여, 청구된 주제는 전체로서 고려되어야한다. 개개의 특징들이 별도로 고려되어서는 안 된다. 문제 해결에 적절한 모든 특징들, 즉 특허 청구항의 모든 특징들은 그것들이 비기술적인 특징인 경우라도 고려되어야 한다. 기술과의 연결이 특허 청구항에 확립되어 있어야 한다.

특허 청구항에 정의된 주제의 평가에 기초하여, 절차나 컴퓨터 프로그램 또는 대응되는 장치에 관련된 출원의 주제가 법 제1조 1항에 의한 기술적 특징 요건을 만족하는지 확립되어야 한다. 이것은 당업자의 이해에 기초하여 문맥의 의미를 고려하는 것에 의하여 그렇게 하는데 적저한 이유가 있다면, 청구항의 개개의 특징이 다르게 평가될 가능성을 포함한다. 그러나, 평가의 결과는 주제가 신규하고 진보성이 있는지에 종속해서는 안 된다. 또한, 평가가 이미 알려진 것과 청구된 교시가 비교에 의하여 신규한가에 치우쳐서는 안 된다. 중요한 문제점은 청구된 가르침의 주제가 출원시의 당업자의 관점에서 어떻게 이해되고 평가될 것인가다. 종래기술과의 차이점은 발명이 기술적 특징을 가지고 있는가에 대한 심사 과정에서 조사되는 것이 아니라 이후에 신규성과 진보성에 대한 심사 과정에서 조사된다.

프로그램과 관련된 발명의 경우, 기술적 특징은 고정된 회로도(특별한 목적의 회로)의 존재에 의존하지 않는다. 그러한 기술적 계획에 내제된 동일한 발명적 아이디어는 절차, 특히 그로그램 가능한 하드웨어와 결합된 소프트웨어의 형태로서 특허 가능하다. 결정적인 관점은 발명이 문제를 해결하기 위하여 기술적 수단 또는 기술적 고려를 가르치고 필요로 하고 있냐는 것이다.

만약 해결을 위해 사용된 기술적 수단, 즉 데이터 처리 유닛 또는 컴퓨터, 회로 또는 제어 소자가 이미 알려졌더라도, 프로그램과 관련된 발명은 기술적 특징을 가지고 있다. 개개의 요소 각각이 알려진 방식으로 작동하느냐는 불리하게 작용하지 않는다.

프로그램에 의하여 수행되는 절차의 기술적 특징은 의도된 목적을 위하여 통상의 데이터 처리 유닛이 사용된다는 점에 기초하여 의심되지는 않는다. 대신에, 청구된 교시에 있는 특징적인 지시가 특별한 기술적 문제를 해결하여야 한다. 이러한 상황에서, 청구된 가르침은 컴퓨터 프로그램 또는 데이터 처리 장치를 사용하는 다른 형태로 보호될 수 있다. 이것은 특히 기술적 설비, 기계 그리고 장치를 위한 제조 및 제어 절차에 적용된다. 예를 들어, 제어 장치를 위한 프로그램과 관련된 작동 절차는 프로그램 된 지시에 따라 작동하는 알려진 제어 요소들이 문제를 해결하기 위하여 사용된다면 기술적이다.

예를 들어, 측정 결과를 처리하고 처리 흐름을 제어하거나 제어 요소로서 다른 방식으로 작동한다는 것과 같이 기술적 절차에 집약되었다면, 프로그램은 기술적 교시를 포함한다. 예를 들어, 휠 브레이크를 위한 ABS 장치가 이런 경우이다. 센서와 밸브는 프로그램과 관련된 처리에 따른 제어 신호를 통하여 연결되고, 그것에 의하여 모니터링 되는 휠의 운동에 의하여 발생된 신호는 밸브를 작동시킴으로써 브레이크 압력을 변화시킨다.

주어진 계산 방법에 따라 결합된 측정값들에 의하여 결정된 다른 파라미터의 자동적인 지적을 가능하게 하는 발명은 기술적 교시를 제공한다.

프로그램과 관련된 교시는 그것이 데이터 처리 장치의 기능적 잠재력과 관련되고 결과적으로 그것의 구성요소와 직접적으로 상요작용한다면 일반적으로 특허로서 보호될 수 있다.

특별한 작용을 하도록 된 장치(컴퓨터)는 원칙적으로 그것의 구체적인 실시예에 의하여 기술적 특징을 가진다. 예를 들어, 문서가 컴퓨터에서 편집되는 경우에도 적용된다. 장치의 기술적 특징을 평가하기 위한 목적을 위하여, 장치가 기술적 효과를 생산하는지, 그것에 의하여 기술이 풍부하게 되는지, 또는 그것이 선행기술에 기여할 수 있는지는 적절하지 않다.

청구항에 구체적으로 명확히 된 가르침은 그 청구항이 물리적 물체에 관한 것이라는 이유만으로 필수적으로 등록 가능하지는 않다. 청구항의 주제가 특허 가능하냐에 대한 의문은 그것이 어느 카테고리에 속하는지에만 비추어 대답될 수 없다. 대신에 청구된 가르침의 주요한 취지가 결정적이다. 특허가 금지되는 범주(컴퓨터 프로그램 등)에 속하는 가르침은 기존의 데이터 담체에 저장된 형태로 특허 출원서에 설명되었다는 이유 만으로 특허 가능하게 되지 않는다.

문제된 청구항의 특징이 구체적인 기술적 문제를 해결하기 위하여 제공된 장치로서 청구된 경우와는 그 경우가 다르다.

발명의 기술적 특징을 결정하기 위하여, 앞에 설명된 원칙을 고려하여 기술성에 대한 요구의 만족이 명백히 확립되는 것이면 충분하다. 발명이 기술적이라는 건전한 이유가 주어졌다면, 남겨진 의문이 대체로 기술적 특징의 부정을 정당화하지 않는다.

출원서는 독일 기술적 용어로 작성되어야 한다. 그러나, 데이터 처리 분야의 관용적인 외국 언어로 된 기술적 용어를 포함할 수 있다.

구조적 특징(상세한 회로도)에 더하여 또는 구조적 특징을 대신하여, 관용적인 작동과 관련되고 기능과 관련된 데이터는 특허 청구항에 허용된다.

발명의 상세한 설명은 데이터 처리의 작동 단계와 관련된 도면에 의하여 보충될 수 있다. 그것은 프로그램에서 데이터가 통과하는 모든 가능한 길을 보여주는 데이터 흐름도와 함께 데이터와 데이터 캐리어 사이의 관련된 작동의 시간적 흐름을 보여주는 데이터 흐름도를 포함할 수 있다.

만약 이해하는데 도움을 준다면, 데이터 처리 유닛을 위한 프로그램에서 짧게 발췌한 것으로 정확하게 정의된 프로그램 언어로 작성된 것도 허용된다.

특허 출원서는 산업 지식 재산이 발생할 수 있다는 것을 공중에게 알리기 위하여 공개된다.

명백한 하자에 대한 심사가 공중의 심사를 위하여 공개할 적절한 기간(18개월)의 종료 전에 결정되지 않으면, 수정되지 않은 특허 출원서가 공개된다.

출원은 파일들 그 자체에 대한 조사에 관한 항소, 그 날짜에 관한 항소, 또는 특허 출원서의 최초 공개를 위해 제안된 내용에 대한 항소를 제외하고는 그것이 항소 중이라도 대체로 공중에 공개된다.

특허 명세서가 이미 공개되었다면, 특허 출원서는 공개되지 않으며 법 제32조 5항에 따른 참고 사항도 만들어지지 않는다.

최초 제출된 파일은 그것이 인쇄 가능하다면 특허 출원서의 최초 공개를 위하여 사용된다. 비록 출원서에는 도면에 대한 참조가 포함되어 있더라도 출원 접수 시 도면이 빠졌거나 요약서가 빠졌고, 이러한 서류가 제 시간 내에 후속적으로 제출되었다면, 그것들은 출원서의 최초 공개를 위한 서류에 병합된다.

전체 출원서 또는 그것의 일부가 독일어로 작성되지 않았다면, 독일어 번역문은, 그것이 제 기간 내에 제출되고 특허 규칙14조 하의 요구 사항을 만족한다면 외국 언어로 된 서류 대신에 특허 출원의 공개에 병합된다. 특허 출원서를 인쇄하기 위하여, 심사관의 명백한 하자에 대한 심사 후에, 최초 서류가 인쇄 가능하지 않거나 명백한 하자를 포함하고 있어 후속적으로 제출되거나 명백한 하자를 치유하라는 심사부의 요청에 의하여 제출된 서류들도 사용된다. 출원인에 의하여 제출된 다른 요구 받지 않은 새로운 서류들은, 출원인에게 명백하게 요청 받지 않는 한 파일에는 포함되지만 특허 출원서의 최초 공개를 위하여 사용되지는 않는다. 후자의 경우에 출원인은 이에 따라 간략하게 통보를 받는다.

출원일에 접수 받은 서류들에만 전적으로 기초하지 않은 특허 출원서의 공개의 경우에, 특허 출원서의 최초 공개의 제목 부분에 공개 내용이 출원일에 제출된 서류와 동일하지 않다는 것을 설명하는 노트가 작성된다.

독일에 최초로 출원하였으며 심사청구를 빠른 시기에 하였다면(예를 들어, 출원과 동시에 심사청구를 하였다면), 제1차 심사통지서는 우선권 기간의 종료 전 4개월 내에 출원인에게 통지되도록 발행된다. 이것은 출원인이 독일 이외의 국가에 출원하거나 PCT 출원을 하려는 결정을 도와준다. 따라서, 해외 여러 나라에 출원하려고 하는 중요 기술에 관한 발명으로 독일에도 출원하려고 한다면 독일에 선출원을 하여 1차 심사통지서를 신속히 받아봄으로써 발명이 특허를 받을 수 있는 가능성이 있는지를 예측하는 것도 좋은 방안이다. 물론, PCT 출원을 하여 조사보고서를 받아 보는 것도 하나의 방안이기는 하지만, 조사보고서는 1년 6개월이 경과한 후에 발행되므로 거절될 확률이 높은 경우 그 발명을 보완하려고 한다면 새로운 출원을 해야 하는 문제점이 있다. 그러나, 독일에 선출원을 하는 경우 우선권 기간 종료 전 4개월 이내에 심사통지서를 받아 볼 수 있으므로, 선행기술을 회피하여 외국에 우선권 주장 출원을 하는 것이 가능해진다.

이전에 출원된 발명으로부터 개량은 되었으나 진보성을 인정 받을 수 있을 만큼의 개량이 이루어지지 않은 경우 추가 특허를 제출할 수 있다. 한국이나 미국에서는 우선권 주장 출원 또는 계속 출원 등으로 개량 발명에 대한 출원을 할 수 있으나, 비용이 비싼 단점이 있다. 그러나, 독일에서는 추가 특허를 이용하면 저렴한 비용으로도 개량 발명에 대한 보호를 받을 수 있다. 다만, 추가 특허의 경우 주특허와 하나의 출원에 포함될 수 있는 내용이어야 한다. 즉, 발명의 단일성을 만족하여야 한다.

추가 특허는 주특허의 출원일 또는 우선일로부터 19개월 이내에 출원할 수 있다

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