중국서의 지재권 리스크

중국에 진출하는 경우 지재권 리스크를 고려해야 하며, 지재권 리스크는 두 가지 방향에서 검토될 수 있다. 

• 나의 제품이 타인의 지재권을 침해함으로써 야기되는 리스크를 검토

• 타인이 나의 제품의 지재권을 침해함으로써 발생하는 리스크를 염두에 두어야 한다. 

중국에서 지식재산권 획득

중국 전리권:

• 중국 특허 출원 (Patents)

• 중국 실용신안 출원 (Utility Models)

• 중국 디자인 등록출원 (Designs)

중국 상표권

• 중국 상표 등록출원 (Trademarks)

중국 진출시 사전 조사

중국에서 나의 제품을 판매하고자 하는 경우 다음의 조사가 필요하다.

전리 조사

• 타인이 중국에 출원하여 등록한 특허(실용신안, 디자인)에 대한 조사가 선행되어야 한다.

• 특히 국제적인 경쟁관계에 있는 외국기업이나 중국기업이 있는 경우에는 해당 기업의 중국내 지재권 확보 현황을 조사, 분석하여야 한다. 이러한 조사에는 중국 전리국의 전리검색툴을 활용할 수 있으나, 중국어 검색을 하여야 하므로 전문가의 도움이 필요하다.

상표 조사

• 나의 상품에 채용될 상표가 아미 타인에 의해 중국 상표국에 출원, 등록되어 있는지에 대한 조사가 선행되어야 한다. 선행 상표에 대한 조사는 중국 상표국 상표검색툴을 활용할 수 있으며, 역시 중국어 검색이 필요하므로 전문가의 도움이 필요하다.

중국 지재권의 확보시 주의 사항

대리인의 선정

중국의 전리대리기구의 경우 외국인의 전리 출원을 대리할 수 있는 자격제도가 폐지되면서 중국 전리국에 등록된 대리기구이면 누구나 외국인의 중국 전리출원을 대리할 수 있게 되었다. 

그러나 중국 전리대리기구간에 실력의 편차가 현저하며, 대리기구 내의 조직 분화도 매우 심한 편이어서 대리기구의 선택에 신중을 기해야 한다. 

가장 상식적인 기준을 제시한다면, 다음과 같다.

• 설립한지 최소 5년이 경과하였을 것 

• 최근 현저한 인력 이동이 없었을 것 

• 나의 기술분야에 관한 전문 인력을 확보하고 있을 것 

• 외국기업의 사건을 취급한 지 적어도 3년 이상의 경험을 보유하고 있을 것 

• 현재 일년에 취급한 외국기업의 사건이 500건 이상일 것 

• 첨예한 경쟁기업의 사건을 대리하고 있지 않을 것 

• 가능하면 한국어 커뮤니케이션이 가능한 곳을 선정한다.  상표대리기구의 선정에는 더욱 큰 주의를 요한다. 상표 대리인자격제도가 2003년 페지되면서 누구나 간단한 교육만 받으면 상표국에 상표를 출원할 수 있게 되었다. 이로 인해 상표대리기구가 우후죽순처럼 생겨났으며 중국 전역에 수천개의 상표대리기구가 설립되었다. 

• 설립년도가 2003년 이전의 사무소를 선택하는 것이 좋다. 개별적으로 신뢰할 만한 사정이 있지 않다면, 

• 전리대리기구로서 이름이 있다고 하여도 상표업무를 잘 하지는 않는다. 전리업무를 담당하는 사무소가 있다 

• 상표대리인을 확보하고 있는 사무소를 선택할 것. 2003년 상표대리인 선발시험이 폐지되었지만 그 이전에

• 가능하면 한국어 커뮤니케이션이 가능한 곳을 선정한다.

출원, 등록시 주의사항 

 전리출원 및 등록과 한국 제도와의 차이점

[특허를 받을 수 없는 발명]
동물 품종, 식물품종, 인간배아줄기세포 등에 대해서는 전리권을 받을 수 없으며, 컴퓨터프로그램발명의 경우 컴퓨터프로그램 자체 및 이를 기록한 기록매체는 보호되지 않으며, BM 특허는 원칙적으로 보호되지 않는다.

[공지등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우]
중국의 공지 예외 규정은 엄격한 요건 아래서만 허용된다.
따라서 중국에 전리를출원하고자 하는 발명 등에 대해서는 출원 전 공개행위에 대한 충분한 검토가 필요하다.

[조기 공개 및 우선심사]
특허출원의 조기공개는 출원인의 신청에 의해 이루어지며 공개되면 출원발명에 대한 일정한 보호가 이루어진다. 그러나 우선심사제도는 없으므로 자기 실시 또는 타인의 실시를 이유로 우선심사를 신청할 수 없다.

[부분디자인, 화상디자인]
부분디자인 및 화상디자인 제도가 없다. 물품의 일부에 채택된 디자인을 특정하여 보호할 수 없으므로 디자인에 관한 설명 부분에 자기 디자인의 특징을 기술하여야 하며, 이 경우 여러 가지 변수가 있으므로 전문가의 도움이 필요하다.

[검색보고서 제도]
중국의 실용신안과 디자인출원은 무심사등록제도가 적용된다. 무심사를 통해 등록된 실용신안권, 디자인권에 기초하여 권리를 행사하고자 하는 경우에는 권리보호기관(행정기관 또는 법원)에 전리국의 ‘검색보고서’를 제출해야 한다. ‘검색보고서’는 일종의 실질심사에 해당하지만 검색보고서가 특허성에 대한 부정적인 견해를 담고 있다 하여 해당 실용신안등록 또는 디자인등록이 무효로 되는 것은 아니다. 등록권리의 무효는 전리복심위원회의 무효 결정에 의해서만 이루어진다.

상표출원 및 등록과 한국 제도와의 차이점

[상품류 구분 및 상품의 명칭]
중국은 상품 유사 판단에 ‘sub-class system’을 적용하고 있다.

중국의 상품분류집은 35개 상품/서비스업류를 다시 유사군으로 세분하였으며, 심사단게에서는 유사군이 같으면 유사한 상품으로 간주된다.

주의할 것은 상품류가 다르더라도 유사한 상품으로 구분되는 경우가 있으며, 같은 유사군 내에서도 다시 ‘그룹’으로 세분되어 동일 유사군에 속하더라도 서로 유사하지 않은 상품으로 분류되기도 한다는 점이다.


[1상표1류1출원제도]
중국에서 상표등록출원을 하는 경우에는 상표마다, 상품류마다 별도로 상표등록출원을 하여야 하며, 다류출원은 인정되지 않는다.

상표등록출원에서 지정상품의 하나 또는 일부가 상품류 지정이 잘못되었음을 이유로 보정명령을 받는 경우에는 1상표1출원원칙에 위배되게 되므로 지적된 상품을 삭제하여야 하며, 이들 상품에 대해서도 상표등록을 받기 위해서는 다시 상표등록출원을 하여야 한다.

마드리드의정서에 따라 국제등록출원을 하고 중국을 지정한 경우에는 1상표1류1출원의 예외가 인정된다.


[의견제출통지 없는 거절결정]
상표국은 실질심사 결과 거절이유가 없으면 상표출원공고를 하고 3개월의 공고기간을 둔다.

이 공고기간에는 누구나 이의신청을 할 수 있다. 심사 결과 거절이유가 있으면 의견제출의 기회를 주지 않고 바로 거절결정을 한다. 거절결정에 대해서는 불복 절차가 마련되어 있다.


[일부 거절제도]
상표국은 거절이유 발견시 의견제출기회를 부여하지 않는 반면, 상품별로 일부 거절제도를 운영한다. 출원된 지정상품 가운데 일부만이 거절될 경우 불복하지 않으면 일부 승인된 상품에 대한 공고 절차가 진행된다.

불복하는 경우 전체 상품이 공고되지 않으며, 불복 절차가 모두 종료된 뒤 승인 상품에 대한 공고가 진행된다.


[이의신청의 불복 허용]
한국과 달리 중국 상표국의 이의결정에 대해서는 불복이 허용되며, 불복시 이의결정의 효력은 이의결정이 확정될 때까지 발생하지 않는다.

이의결정, 복심, 1심 소송, 2심 소송의 과정을 거치면서 무려 7년여의 시간이 경과하기 때문에 이의신청을 당했을 때 대응에 주의하여야 하며, 이러한 제도를 활용할 필요도 있다.


[불사용취소의 효력]
중국에서 상표등록 후 3년이 경과하도록 상표를 사용하지 않으면 불사용을 이유로 취소될 수 있다.

취소신청이 있으면 상표국은 2개월 안에 사용증거를 제출하도록 상표권자에게 통지해야 하는데 이 기간 안에 사용증거를 제출하지 않으면 상표등록은 취소된다.

중요한 것은 일단 상표등록이 취소되면 그 효력이 즉시 발생하여 상표권을 잃게 되며, 상표국의 취소결정에 불복하여 상표평심위원회에 복심을 청구하더라도 상표국의 취소 결정의 효력 발생이 중지되지 않는다. 따라서 불사용을 이유로 상표등록이 취소되는 경우에는 상표 사용시 주의를 요한다.

특히 불사용취소가 신청되면 곧바로 취소신청인의 상표출원 여부를 조사하여 만약 취소신청인이 상표를 출원하지 않았다면 즉시 재출원을 하여 둘 필요가 있다.

나아가 불사용취소가 신청되었을 때의 대응 방법에 대해서는 여러 주의할 점이 있으므로 전문가와의 상담이 필요하다.

상표 선점에 대한 대응

중국에서는 타인의 상표를 선점하는 행위가 다수 발생하고 있으므로 주의를 요한다.

상표가 선점되지 않도록 미리 상표를 출원하는 것이 중요하지만 일단 상표가 선점되면, 아직 출원중인 경우에는 이의신청을 제기하고, 등록 후라면 무효 또는 취소의 가능성을 검토하여야 한다.

중국 상표법은 상표의 선점 행위에 대한 다양한 거절 및 무효사유를 인정하고 있기 때문에 다양한 조사와 검토를 통해 적절한 대응 방안을 모색하는 것이 중요하다.

선점자와의 협상은 선점된 권리의 등록을 저지, 취소, 무효시키는 것에 대한 충분한 검토가 있은 뒤에 하는 것이 좋으며, 현지 사정을 잘 아는 중재자의 도움이 필요한 경우가 많다.

특히 선점된 상표출원 및 상표등록에 대응할 때는 상표 업무에 정통한 대리인을 선임하는 것이 꼭 필요하다.

이의신청을 당한 경우의 대응

나의 상표출원이 이의신청을 당한 경우에는 이의신청의 승소가능성 외에도 여러 가지 고려하여야 할 사항들이 있는데 우선 이의신청이 절차가 오랜 시간이 소요된다는 점이다.

따라서 악의에 의한 이의신청이 아닌 경우에는 이의신청인과 적극적인 협상을 통해 이의결정이 아닌 합의의 방식으로 분쟁을 조기에 종식시킬 필요가 있다.

이러한 호의적 합의가 불가능할 경우에는 이의신청인의 선등록상표를 무효 또는 취소시키는 방안을 검토하는 외에 동일한 상표를 재출원하여 둘 필요가 있으며, 재출원이 심사되는 기간을 활용하여 선등록상표에 대한 법적 조치를 취할 수 있을 것이다.

심판 및 행정소송시 주의 사항

심판시 주의사항

전리나 상표에 관한 모든 심판에는 기한이 준수되어야 한다.

단지 심판 청구에 관한 법정 기한 외에도 자료 제출 기한이 있다. 한국과 달리 중국의 심판 제도는 자기의 주장 및 증거 제출에 기한이 설정되며, 이 기한이 지나서 제출되는 주장과 증거는 결정의 근거가 될 수 없으므로 주의를 요한다.

나아가, 심판에서의 결정에 불복하여 소송을 제기하더라도 심판 단계에서 제출하지 않은 주장이나 증거를 새로 제출할 수 없다는 점까지 감안하면 자료 제출 기한을 준수하는 것은 대단히 중요하다.

또한 무효를 다투는 당사자계 심판이라 하더라도 일단 상표평심위원회나 전리복심심위원회에서 무효결정이 내려지게 되면 심판청구의 취하가 허용되지 않는다는 점에도 주의를 기울여야 한다.

따라서 분쟁의 당사자가 화해하고자 한다면 심판 단계에서 적극적으로 화해를 모색할 필요가 있다.

행정소송시 주의사항

상표평심위원회나 전리복심위원회의 결정(재정)에 불복하는 무효 사건의 소송에서는 심판단계에서 승소한 당사자는 소송의 피고가 되지 않으며 상표평심위원회나 전리복심위원회가 피고가 된다.

이때 승소 당사자는 제3자로서 소송에 참여하게 되는데 소송을 피고에게만 맡겨두지 말고 적극적으로 당사자처럼 행동해야 한다.

제3자에게 당사자에 준하는 모든 소송행위를 할 수 있도록 허용되고 있으므로 적극적으로 소송에 참여할 필요가 있다.

소송 단계에서 심판 단계에서 제출하지 않은 주장과 증거를 제출할 수 없다는 점을 감안해야 하며, 소송 단계에서의 심리 대상은 심판에서의 결정의 당부임을 염두에 두어야 한다.

따라서 심판 단계에서 주장되었지만 심판 결정에서 판단되지 않은 무효사유는 소송에서 심리되지 않는다.

사건이 무효로 종결된다면 그렇지 않겠지만, 무효라는 심판 결정을 뒤집고 무효가 아니라는 판결이 내려지는 경우 심판 단계에서 미쳐 심리되지 않은 무효사유가 다시 심리되어야 한다는 점에 주의해야 한다.