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네덜란드 지재권

[네덜란드] 특허 출원 및 관리 전략 - 5. 특허의 실시권 및 이전

실시권 및 이전

실시권에 있어서는 특허권자가 특정인에서 사용할 수 있도록 권리를 줌으로서 사용권을 줌으로서 설정되는 실시권이 있으며, 특허권자에 의하지 않고 법에서 정하는 일정한 사유가 있는 경우에 있어서 특허권자의 의지와 무관하게 인정될 수 있는 법정 실시권이 있고, 공공의 이익을 위한 경우, 국방상의 이유 등과 관련해서 특허권자의 의지와 무관하게 강제로서 특정인에게 특허권을 실시할 권리를 주는 강제 실시권이 존재 한다.


(1) 특허권자에 의한 실시권

특허권자는 자신의 재정 상태 및 여러 이유로 인하여 스스로 자신이 독점권을 행사하고 싶지 않거나 행사할 수 없는 경우가 있다. 따라서 특허권자는 이런 경우에 있어서 자신의 권리를 타인이 실시할 수 있도록 실시권을 줄 수 있으며 또는 타인에게 자신의 특허권이 양도하고 싶은 경우가 있을 수 있다.

특허권 역시 하나의 재산권으로서 실시권 설정 또는 양도 역시 가능하다. 그러나 실시권을 허락하거나 양도 등이 되는 경우에 있어서는 공공의 이익을 보호하기 위해서 일정한 경우에 특허권의 실시권 설정이 금지될 수 있으며 특허권의 실시권 설정이나 이전에 있어서는 등록이 필요하다.

실시권 및 양도에 관해서 네덜란드 특허법 Art. 56.에서 실시권 설정에 대한 규정을 두고 있으며, Art. 64. 및 Art. 65.에서 특허권의 이전에 대한 규정을 하고 있다.

실시권의 경우 네덜란드 특허법에서는 ‘특허보유자가 아닌 자에 대해 금지된 행위를 시행할 수 있는 권리는 실시권에 의하여 특허보유자로부터 취득할 수 있다.’ 라고 규정한바 특허권자로부터 실시권을 허여 받을 수 있음을 명시적으로 규정하고 있다.

또한 실시권의 경우에는 위에서 보았듯이 실시의 모든 명시된 권리를 행사할 수 있는 것으로 보고 있으며, 특허권자의 계약을 통해서 위와 같은 실시 행위 중 일부에 대해서만 실시하게 하는 계약도 가능하다.

그러나 특허권의 실시권이 인정되기 위해서는 실시권이 설정된 동안 특허권은 유효하여야 하며 특허권이 무효, 포기 등으로 소멸한 경우에는 더 이상 실시권이 인정되지 않으며 그 의미도 없어지게 된다.

또한 실시권의 설정에 있어서는 실시권은 계약, 인정된 유언처분, 또는 주무 장관이 내린 결정 또는 확정되어 기판력을 득한 법원 결정에 의해 실시권이 설정될 수 있으며 계약 및 인정된 유언처분에 의해 설정된 실시권은 그 권리가 특허등록부에 등재된 후에야 비로소 제3자에 대하여 효력을 가진다. 그러나 이와 반대로 주무장관에 의해 내린 결정 또는 확정 판결에 의해 기판력이 생긴 경우라면 법원에 의해 이미 알려진 사실이기 때문에 등록을 하지 않더라도 기판력 있는 판결에 의해서 등록이 필요하지 않는 것으로 본다.


(2) 특허권의 이전

특허권 역시 재산권이기 때문에 이전도 가능하다. 특허권의 이전과 관련해서 특허 및 특허를 받을 수 있는 권리는 전부 또는 공동 소유 형태로 양도 되거나 달리 이전할 수 있다. 그러나 특허권은 유체물로 존재하는 것이 아니고 무체적 재산권이기 때문에 권리가 양도 되었는지 여부에 대한 판단을 할 수 없는바 네덜란드 특허법 Art. 64.에서는 권리에 대한 양도 및 기타 이전 사항을 특허 등록부에 일정액의 수수료를 납부하고 등록할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

또한 이전의 효력이 발생하기 위해서는 특허권의 양수인이 양도인에게 권리를 양도한다는 것을 선언하고 또한 양수인이 그러한 양도를 수락한다는 것을 선언하는 내용의 날인 증서가 만들어져야 하며, 날인 증서가 특허 등록부에 등재를 한 후에만 제 3자에 대하여 효력이 인정될 수 있는 것으로 규정하고 있다.

특허권의 무체 재산권으로 다른 공시 방법이 없이 이전이 되는 경우에는 제 3자가 불측의 손해를 볼 수 있고 누구의 특허권인지 알 수 없는 경우가 생길 수 있기 보호에 있어서 문제가 될 수 있다. 따라서 이와 같이 특허권의 이전에 있어서는 이전 여부를 등록하게 할 필요성이 있으며 제 3자는 자신이 관심 있는 특허에 대해서 특허원부를 확인하여 특허에 대한 활용을 검토해 볼 수 있다.


(3) 법정 실시권

법정 실시권은 특허권자의 의사가 아닌 일정 사유에 있어서 법에 의해서 제 3자에게 실시권을 인정해주는 것을 의미한다. 이는 여러 가지 이유로 특허권을 허여 받지 못하였지만 발명의 실시를 보호해 주어야 할 필요성이 있는 제 3자를 보호해 주기 위해서 인정되는 것이다.

[선사용권]

강학상 선사용권이라 불리는 권리는 동일한 발명에 대해서 출원된 특허와 다른 루트를 통해서 발명을 하고 특허 출원시에 이를 실시하고 있는 경우에 인정되는 권리이다. 이는 특허 출원을 한 점 및 제도상의 절차를 잘 모르기 때문에 선의로 자신이 직접한 발명임에도 불구하고 실시하지 못하게 되는 경우를 막기 위해서 인정되는 권리이다.

네덜란드 역시 Art. 55.에서 선사용권을 인정하는 조문이 있는바, ‘다른 당사자가 특허 출원서를 제출하는 날에, 또는 출원인이 유럽특허협약 제9조 1항 또는 제87조에 따른 우선권을 가지고 있는 경우에는 우선권 출원서를 제출하는 날에 이미, 네덜란드나 네덜란드령 안틸리스 제도에서, 자신의 사업을 함에 있어서 또는 자신의 사업을 위해 발명을 제조 또는 적용하였거나, 제조 또는 적용하려고 하는 자신의 의도의 시행을 시작한 당사자는, 그 특허에도 불구하고, 우선 사용에 근거를 둔 권리인, 제53조 1항에 명시된 행위를 시행할 수 있는 권리를 계속 가진다.’

‘다만 그 당사자가 출원인이 이미 만들었거나 적용하였던 요지로부터 지식을 취득한 경우, 출원인의 설명서, 도면 또는 모델로부터 지식을 취득한 경우에는 그러하지 아니하다.’ 고 기재하고 있다.

즉, 선출원 주의를 취하고 있는 네덜란드 특허법에 있어서 타인의 특허 출원이 있고 그 특허 출원이 있기 전에
i)국내에서
ii)선의로서 특허 출원된 발명을 알지 못하고 발명을 하거나 발명을 한자로부터 지득하여
iii) 자신의 사업에 대한 실시 중 또는 실시 사업 중인 경우에는
iv) 특허 출원을 실시할 수 있는 권리를 가지는 것으로 보고 있다.

다만 발명의 지득에 있어서는 특허 출원된 발명과 동일한 방법에 의해서 지득한 발명에 대해서는 이를 인정해 주지 않는 것으로 보고 있다. 또한 위와 같은 권리를 취득한 자는 자신의 사업과 함께 양도하는 경우에 한해서 제 3자에게 이와 같은 권리를 양도할 수 있는 것으로 규정하고 있다.

이처럼 네덜란드 역시 출원일 전에 먼저 사용한 자에 대해서 발명에 대한 일정한 권리를 인정하여 주고 있다. 이는 선출원주의의 보완을 위한 제도로서 선출원주의에 의해서, 단순히 출원을 늦게 하였다는 이유로 발명을 한자에게 보호를 하지 않음은 가혹하기 때문에 발명을 한자가 선의이고 출원 발명과 무관하게 스스로 한 행위라면 이를 보호할 필요성이 있는바 이와 같은 제도를 인정하는 것이다.

[중용권]

특허권은 특허에 대한 권리의 하자가 있는 경우에 무효가 될 수 있다. 그러나 특허권의 하자에 대해서 모르고 특허를 실시하는 경우에는 특허청에 의해 권리가 주어진바 이를 신뢰한 자를 보호하고 기존의 산업설비를 사용하지 못하게 될 수 있기 때문에 산업 설비 보호를 위해서 일정한 요건을 갖추면 실시권을 인정해 준다.

네덜란드 특허법 Art. 75. 8항에 있어서는 특허가 신규성, 진보성 등의 특허 요건을 갖추지 못한 경우에 있어서는 특허는 무효가 될 수 있고, 무효가 된 후 특허에 대한 정당한 권리를 가지는 자가 동일한 발명에 대해서 특허를 획득한 경우에 있어서는 무효 결정문이 등록부에 기재된 날 전에 무효가 된 특허에 대하여 선의로 취득한 실시권의 경우에는 특허에 의거한 실시권으로서 인정하여 주며, 무효가 된 출원을 제출한 자에 대해서도 출원서를 제출할 때에 선의로 하였거나 또는 소환장의 등록 일전에 이전의 보유자로부터 선의로 특허를 취득한 무효 특허권자는 기존 특허에 대해서 실시할 권리를 가지는 것으로 보는 바 무효된 특허권자에 대해서도 특허권에 대한 실시권을 인정하여 준다.

이와 같이 특허권의 무효에 의해서 소멸한 경우 무효된 특허권자가 선의로서 불의의 타격을 입는 것을 방지하여 주기 위해서 위와 같은 실시권이 인정된다.

[강제 실시권]

특허는 특허권자에게 특정한 독점권을 부여하는 제도이지만, 네덜란드 특허법은 특허권자로 동의 없이 특허를 이용할 수 있도록 타인에게 권한을 줄 필요성이 있는 경우가 있으며, 이러한 경우에는 법에 의해서 강제적으로 제 3자에게 실시권을 허여할 수 있다. 이러한 조치의 법률적 배경은 등록된 특허는 사회에 이익이 되도록 실제로 이용되어야 한다는 것이다. 즉, 특허는 특허권자가 스스로 그 특허를 실시하지 않고 타인에게 그것을 이용하도록 허락하지 않는다면 특허권은 무의미한 것이 되고, 결과적으로 새로운 발명은 쓸모가 없는바 이에 대한 보호는 무의미하게 된다.

따라서 강제 실시권을 통해서 특별한 경우에 있어서는 제 3자에게 실시권을 허여해 주도록 하고 있다. 그러나 강제 실시권(Compulsory Licensing)은 특허권자의 독점권을 침식하는 것이기 때문에 강제 실시권 허락이 가능한 경우는 특별한 경우로서 제한된다. 네덜란드 특허법은 강제 실시권에 대해 Art. 57.에 규정하고 있다.

-공익을 위해 필요한 경우의 실시권

공익을 위해 필요한 경우에는 주무 장관이 자신이 지정하는 당사자에게 특허법에 의거한 실시권을 허여할 수 있다. 그러나 실시권 허여에 있어서는 강제 실시권임을 내용을 명확하게 적시하여 실시하여야 한다.

또한 주무 장관은 긴급사항에 의해 불가피한 경우가 아닌 한 실시권을 허여함에 있어서 허여 결정을 내리기 전에 특허보유자가 자발적으로 합리적인 조건에 따라 실시권을 허여하고자 하는지의 여부를 확인하여야 하며 이를 위해 특허 보유자에게 위 사항에 관한 자신의 의견을 서면으로, 요청에 따라 구두로도, 표명할 기회를 주어야 한다. 또한 특허보유자 및 실시권자는 위 결정에 대하여 통지 받아야 한다.

주무 장관이 자신의 결정을 함에 있어서, 소정의 기간 내에 담보를 제공할 의무를 실시권자에게 부과할 수 있다. 그러나 사안의 긴급성에 비추어 주무 장관의 결정이 달리 규정하지 않는 한, 이의나 항소가 제기되는 경우 효력이 정지 되는 것으로 보는바 위의 조건을 만족하게 된다면 공익을 위해서 특허권자가 아닌 제 3자가 특허 발명에 대한 실시권을 가질 수 있다.


-특허의 불충분 실시에 의한 실시권

강제 실시권의 다른 유형으로서 특허가 허여된 이래로 3년이 경과한 후, 특허 보유자도 실시권을 허여 받은 다른 당사자도 본 왕국 또는 본 왕국 각료회의에서 일반명령으로 지정하는 다른 국가에서 해당 제품이 만들어지고 있거나 해당 공정이 성실히 그리고 충분한 규모로 적용되고 있는 산업시설을 운영하고 있지 아니하는 경우에는 특허보유자는 그와 같은 시설을 운영하기 위해 필요한 실시권을 의무적으로 허여하여야 한다.

다만, 그러한 시설의 부재에 대한 유효한 사유가 존재하는 것으로 입증되는 경우에는 그러하지 아니한 것으로 규정하고 있으며 유럽 특허에 대해서도 허여에 대한 고시가 유럽특허협약 제 97조 4항에 따라 공고된 날로부터 3년이 경과한 후, 위의 산업시설이 네덜란드나 네덜란드령 안틸리스 제도 또는 본 왕국 각료회의가 일반명령으로 지정하는 다른 국가에서 가동되고 있지 아니한 경우에는 이 의무는 유럽특허보유자에 대하여 적용되는 것으로 보고 있다.

특허권은 실시 하고자 하는 발명을 보호하여 산업 발전을 이바지함을 목적으로 한다. 따라서 실시하지도 않고 단순히 등록만 받은 발명에 대해서는 산업 발전을 저해 하는바 위와 같은 경우에 있어서처럼 일정 기간 실시하지 않는 경우라면 강제 실시권으로서 제 3자에게 실시권이 주어질 수 있다.


-개량 발명에 의한 실시권

특허권의 실시에 있어서 개량 발명의 실시가 문제될 수 있다. 특허권은 기존 발명을 개량하며 이전 발명보다 더 나은 발명은 한 경우에도 등록이 가능하다. 그러나 이 개량 발명의 경우에는 발명의 실시함에 있어서는 기존의 발명을 포함하면서 그보다 나은 효과를 가진 발명품의 실시를 하게 되는 것인바 결국에는 기존 발명의 실시 범위에 포함되게 되고, 기존 발명이 특허된 경우라면 특허권의 침해를 구성하게 된다.

그러나 발명은 원천 특허라 불리는 새로운 발명보다 오히려 기존에 있는 것을 개량하여 더 나은 효과를 가지게 하는 개량 발명이 더 많다. 또한 특허법 목적 역시 발명의 공개를 통해서 이와 같이 개량 발명이 많아질 수 있게 하고 이를 통해 산업 발전을 이바지하도록 함이 목적인바, 개량 발명의 실시를 보호해 주어야 할 필요성이 있다.

개량 발명이 기존 특허권의 권리 범위를 포함하고 있기 때문에 개량 발명의 실시는 특허권자의 허락이 있는 경우에만 실시할 수 있고, 허락이 없다면 실시하지 못하게 된다. 이는 개량 발명자는 발명을 하여 특허를 받았음에도 불구하고 자신의 발명을 실시하지 못하는 불합리한 점이 있기 때문에 이와 같은 경우에는 실시권 확보의 필요성이 있다.

우리나라 역시 이와 같은 경우에는 우리나라 특허법 138조에서 통상 실시권 허여 심판을 통해서 실시권 확보를 할 수 있게 하고 있다.

네덜란드 역시 Art. 57. 4항에 개량 발명에 대한 실시를 보호하여 주기 위한 규정이 존재한다. 그러나 개량 발명의 경우라도 기존 발명과 거의 유사하고 그 의도가 기존 발명에 편승하기 위해서 발명의 내용을 조금 변경한 경우라면 등록을 받았다 하더라도 이런 경우까지 실시권을 인정하여 주는 것은 기존 발명의 특허권자에게 불합리할 수 있다. 따라서 네덜란드 특허법에서는‘특허권자보다 출원일이 같거나 늦은 특허권에 대해서 상당한 경제적 가치가 있는 기술적 진보의 경우에 한하여만 실시권을 허여할 수 있다.’ 고 규정하고 있다.


-소 결

이처럼 강제 실시권은 공공의 이익을 위해서 또는 특허법의 목적에 부합하기 위해 일정한 경우에 실시권을 인정해 주는 제도이다. 그러나 이런 실시권은 독점배타적인 권리는 아니며 특허권자가 원하면 타인에게 실시권 설정하여 주는 것도 가능할 것이다.

또한 강제 실시권 역시 실시권이기 때문에 이 실시권은 실시하려는 사업과 함께 양도 되는 경우에는 이전이 가능하고, 강제 실시권이라는 취지상 실시권만을 개별적으로 이전하는 것은 불가능하다. 위와 같은 경우에 있어서 실시권을 아무 조건 없이 지속된다면 특허권자에게 부당한 면이 있을 수 있는바 정당한 이해 관계에 대한 합리적인 보호를 고려하여, 실시권이 허여된 사정이 더 이상 존재하지 않고 또 그러한 사정이 다시 발생할 가능성이 없는 경우에는 강제 실시권은 취소될 수 있을 것이다.


[한국지식재산보호협회]




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