방식심사와 출원일의 인정
일본 상표등록출원에 대한 방식심사의 절차는 특허출원에 대한 방식심사의 절차와 유사하다. 다만, 출원일을 인정할 수 없는 정도의 하자가 있는 경우에도 기간을 정하여 이를 보완할 수 있는 기회를 부여하고, 보정서에 의해 그 하자를 보완한 경우에 그 보정서를 제출한 날을 출원일로 인정한다는 점에서 특허출원과 차이가 있다.
선출원주의를 채용하고 있는 일본에서는 출원일의 인정이 중요하다. 상표법 제5조의 2 제1항에 열거된 경우를 제외하고는 특허청장은 상표등록출원에 관한 출원서를 제출한 날을 상표등록출원일로 인정하지 않으면 안 된다 (일본 상표법 제5조의 2 제1항).
다만, 상표등록출원이 상표법 제5조의 2 제1항 각목에 열거된 사항 중 어느 하나에 해당될 경우에 특허청장은 상표등록을 받고자 하는 자에게 상당한 기간(일반적으로 30일)을 지정하여, 상표등록출원에 대한 보완을 할 것을 명한다 (일본 상표법 제5조의 2 제2항). 지정된 기간 내에 보완이 된 경우는 그 보정서를 제출한 날이 상표등록출원일로 인정된다 (일본 상표법 제5조의 2 제3항 및 제4항)
실체심사
(1) 상표등록출원에 대한 거절이유
일본상표법은 상표등록출원에 대하여 거절한다는 뜻의 결정을 하지 않으면 안 되는 경우로서 다음과 거절이유를 정하고 있다 (일본 상표법 제15조)
자기의 업무에 관한 상품 또는 서비스에 대하여 사용할 의사가 없는 상표 또는 식별력이 없는 상표 (일본 상표법 제3조)
선원등록상표와 동일 또는 유사한 상표 등, 부등록사유에 해당하는 상표 (일본 상표법 제4조 제1항 각호)
동일출원에 있어 협의에 따라 결정된 출원인이 아닌 자의 출원 또는 추첨에 의해 정해진 출원인이 아닌 자의 출원 (일본 상표법 제8조 제2항 및 제5항)
부정사용에 따른 상표등록이 취소된 경우, 그 취소심결확정후 5년 경과전에 상표권자였던 자 또는 사용권자였던 자의 출원(일본 상표법 제51조 제2항, 제52조의 2제2항 및 제53조 제2항)
권리능력이 인정되지 않는 외국인의 출원 (일본 상표법 제77조에서 준용되는 특허법 제25조)
조약규정에 따라 상표등록을 받을 수 없는 경우
1상표가 아닌 경우, 또는 상품(서비스)의 지정이 정부령(政令)에서 정한 구분에 맞지 않는 경우 (일본 상표법 제6조 제1항 및 제2항)
(2) 거절이유통지
심사관은 상표등록출원이 상기 거절이유에 해당한다고 볼 경우, 거절결정을 하기 전에 출원인에게 그 이유를 통지하고 기간을 지정(통상 40일)하여 의견서를 제출할 기회를 주지 않으면 안 된다 (일본 상표법 제15조의 2)
또한, 심사관은 출원에 관한 상표가 등록은 되어 있지 않으나 타인의 선출원상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 지정상품, 서비스업 또는 이와 유사한 상품, 서비스업에 대하여 사용하는 상표인 경우에는 출원인에 대하여 [당해 타인의 상표가 등록되어 있어 출원인의 상표는 상표법 제4조 제1항 제11호에 해당한다] 는 뜻을 통지하고, 상당 기간을 지정하여, 의견서를 제출할 기회를 부여한다 (일본 상표법 제15조의 3). 이 통지가 이루어진 경우에 있어서, 당해 타인의 상표가 상표등록이 된 경우에는 재차 거절이유를 통지하지 않는다.
(3) 의견서 및/또는 보정서의 제출
거절이유통지에 대해 출원인은 지정된 기간내에 의견서 및/또는 보정서를 제출할 수 있다. 보정서는 지정상품 등을 보정하기 위해 제출할 수 있으나, 상표를 변경할 수는 없다.
(4) 등록사정과 거절사정
등록사정이 되면 특허청으로부터 등록사정의 등본이 송달된다. 사정등본의 송달일로부터 30일 이내에 등록료를 납부하면, 특허청의 등록원부에 상표가 등록된다. 상표권의 존속기간은 설정등록일로부터 10년이다. 상표권의 존속기간은 상표권자의 갱신신청(상표법 제20조)에 따라 갱신할 수 있다. 거절사정이 되어 특허청으로부터 거절사정의 등본을 송달받은 경우에, 이에 불복하고자 한다면 거절사정불복심판을 청구하여야 한다. 등록사정 및 거절사정 이후의 절차는 특허출원과 동일하므로 특허출원에 관한 내용을 참고하기 바란다.
(1) [자타상품 서비스업의 식별력] 이 있을 것 (일본 상표법 제3조)
자타상품, 서비스업의 식별력이란 자사의 상품 또는 서비스업을 타사의 상품 또는 서비스업과 구별시키는 상표의 기본적인 기능을 말하는 것으로, 식별력이 없는 상표의 예로는 이하의 예를 들을 수 있다.
보통명칭 (일본 상표법 제3조 I①)
- 상품, 서비스의 보통명칭이라는 것은 거래업계에 있어서 그 상품, 서비스의 일반적인 명칭으로 인식되는 것을 말한다. 보통명칭이라도, 전혀 다른 상품 서비스에 사용할 경우에는 등록이 가능하다.
관용상표 (일본 상표법 제3조 I②)
- 관용상표라는 것은 당초 자타상품, 서비스의 식별력을 갖고 있었으나 동종류의 상품 서비스업에 대하여 동업자간에 보통으로 사용된 결과 식별력을 잃은 것을 말한다. 단 관용상표에 식별력이 있는 표시를 결합시켰을 경우 전체로서 등록이 가능하다.
기술적상표 (일본 상표법 제3조 I③)
- 상품의 산지와 품질, 서비스의 제공 장소와 질 등을 표시한 것을 말한다.
흔한 성 또는 명칭 (일본 상표법 제3조 I④)
- 일본 특허청 심사기준에서는 흔한 성, 업종명, 저명한 지리적 명칭(행정구획명, 旧가명 함) 등에 [商店], [屋], [製作所], [Co., Ltd] 등을 결합하여 이루어진 상표는 원칙적으로 흔한 명칭에 해당한다고 본다. 다만 행정구역명과 업종명을 결합하여 된 회사명에 있어, 보통으로 채택될 수 있는 명칭인 경우에도 다른 동일한 것이 현조하지 않으면 인정될 수 있다. 그 예로 [日本生命保險相互會社] 는 흔한 명칭이 아닌 것으로 본다.
간단하고 흔한 명칭 (일본 상표법 제3조 I⑤)
- 일본 특허청 심사기준에서는 가타가나문자 1자, 1개의 직선, 파선, 윤곽으로 하여 보통으로 사용되는 △□◇ , 로마문자 1자 또는 2자로 이루어진 경우, 로마문자 1자에 그 음을 가타가나문자로 병기한 것 등을 본 호에 해당한 것으로 보고 있다.
기타 식별력이 없는 상표 (일본 상표법 제3조 I⑥)
- [BECAUSE YOU LOVE NICE THINGS], [EAT WELL BE WELL] 등의 표어가 이에 해당한다. 단 식별력이 없는 문자라도, 특수한 글자체인 경우, house mark 등의 식별력이 있는 문자, 도형등과 결합한 경우 등록을 받을 수 있다.
(2) 사용에 따른 자타상품, 서비스업의 식별력의 발생(상표법 제3조 제2항)
상표의 구성에 있어 본래 식별력이 없는 상표라도, 사용에 의해 식별력을 얻은 경우에는 상표등록을 받을 수 있다. 상기 (다), (라), (마) 에 해당하더라도 상표가 사용에 의하여 식별력을 얻은 경우인지는 다음을 종합적으로 고려하여 판단한다.
i) 실제 사용하고 있는 상표 및 상품, 서비스업, ii) 사용개시시기, iii) 사용기간, iv)사용지역, v) 생산, 증명 또는 양도 수량, 또는 여업의 규모(점포수, 영업지역, 매상고 등), vi) 선전광고의 방법, 횟수 및 내용
이와 같은 사실은 다음과 같이 증명할 수 있는데, i) 납입전표, 주문전표, 청구서, 영수증 또는 상업장부, ii)선전광고 등이 기재된 인쇄물(신문, 잡지, 카탈로그, 전단지 등), iii) 상표가 사용된 것을 명시하는 사진 등, iv)광고업자, 방송업자, 출판업자 또는 인쇄업자 등의 증명서, v) 동업조합 또는 동업자의 증명서, vi) 상품 또는 서비스업의 거래처 또는 대리점의 증명서, vii) 수요자의 증명서, viii) 공적기관 등의 증명서(국가, 지방자치단체, 재일외국대사관, 상공회의소 등)
(3) 타인의 권리와 저촉되는 것(사익적 사유)
일본 상표법은 상표법 제3조에 있어 상표등록출원된 상표 중 자타상품식별력을 갖고 있더라도 공익, 사익적 이유에서 제4조에서는 부등록사유를 규정하고 있다.
타인의 초상 또는 타인의 성명 또는 명칭 또는 저명한 아호，예명 또는 필명 또는 이러한 저명한 약칭을 포함한 상표（그 타인의 승낙을 얻은 경우를 제외) (일본 상표법 제4조 제1항 제8호)
주지 저명상표와 유사하고 혼동을 일으키는 상표 (일본 상표법 제4조 제1항 제10호)
주지 저명상표와 문자 도형을 결합한 상표는 원칙적으로 그 주지 저명상표와 유사한 것 또는 혼동을 일으킬 염려가 있는 것으로 판단된다.
타인의 등록상표와 유사한 상표 (일본 상표법 제4조 제1항 제11호)
타인이 동일 또는 유사한 상표에 대하여 동일 또는 유사한 상품, 서비스업을 지정하여 이미 등록을 받을 경우 그 상표는 등록이 불가능하다.
타인의 등록방호표장과 동일한 상표 (일본 상표법 제4조 제1항 제12호)
상표권이 소멸한지 1년이 경과하지 않은 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표 (일본 상표법 제4조 제1항 제13호)
종묘법의 품종명칭과 동일 또는 유사한 상표 (일본 상표법 제4조 제1항 제14호)
출처혼동을 일으킬 염려가 있는 상표 (일본 상표법 제4조 제1항 제15호)
일본의 포도주 또는 증류주의 산지 중 특허청장관이 지정한 것을 표시한 표장 또는 세계 무역 기관의 가맹국의 포도주 또는 증류주의 산지를 표시한 표장 중 해당 가맹국에 있어 해당 산지 이외의 지역을 산지로 하는 포도주 또는 증류주에 관하여 사용하는 것이 금지되고 포함하는 상표이고， 해당 산지 이외의 지역을 산지로 하는 포도주 또는 증류주에 관하여 사용하는 것(상표법 제4조 제1항 제17호)
타인의 널리 알려진 상표를 부정목적으로 사용하는 상표 (일본 상표법 제4조 제1항 제19호)
(4) 공익을 해하는 상표
- 국기, 국화문장, 훈장, 포장 또는 외국의 국기와 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제1호)
- 파리조약동맹국, 상표법조약체결국 등의 문장 등과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제2호)
- 국제연합 기타 국제기관을 표시하는 표장(상표법 제4조 제1항 제3호)
- 적십자의 표장, 명칭 등과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제4호)
- 정부, 지방공공단체 등의 감독, 증명이 있는 것으로 오인될 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제5호)
- 국가, 지방공공단체 등의 표장으로 저명한 것과 동일 또는 유사한 상표(상표법 제4조 제1항 제6호)
- 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 해할 우려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제7호)
- 박람회의 상과 동일 또는 유사한 표장을 갖고 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제9호)
- 상품의 품질 또는 서비스업의 질의 오인을 일으킬 염려가 있는 상표(상표법 제4조 제1항 제16호)
- 상품 또는 상품의 포장의 형상이고, 그 상품 또는 상품의 포장의 기능을 확보하는데 불가결한 입체적 형상만으로 된 상표(상표법 제4조 제1항 제18조)
동향
일본 지재권
