① 절차도
<디자인등록출원의 심사절차 흐름도>

② 방식심사
일본에서 디자인 방식심사는 특허청에 제출한 서류가 소정의 법에서 정한 절차적 및 형식적 요건을 구비하고 있는지를 심사하는 것을 말한다. 디자인등록출원에 관한 방식심사는 특허 및 실용신안에서의 방식심사와 동일한 절차를 통해 이루어지므로, 그 상세에 대해서는 특허출원에 대한 방식심사를 참고하기 바란다.

③ 실체심사

(1) 개요
일본에서 디자인 관련 방식심사가 행해지는 사이에 출원의 내용에 따라서 디자인분류가 부여된다. 그리고 그 분류에 따라서 담당 심사실 및 심사관에게 출원서류가 전달된다. 특허의 경우와는 달리 출원 심사청구를 하지 않아도 자동적으로 실체심사가 이루어지게 된다.

일본에서 디자인 관련 실체심사는 분야에 따라 다르지만, 출원으로부터 6 내지 9개월 이내에 심사가 착수되고, 1년 이내에는 특허청으로부터 거절이유통지서나 등사정서 등의 결과가 통지된다. 심사착수계획은 일본특허청 홈페이지에도 게재되어 있다.

(2) 디자인등록의 요건

• 디자인보호법상의 보호대상일 것: 상술한 바와 같이, 디자인보호법상의 디자인이란 물품의 형상, 모양 또는 색채 또는 이들의 조합으로서, 시각을 통하여 미감을 일으키는 것을 의미한다.

• 공업상 이용가능할 것: 디자인보호법은 디자인의 보호 및 창작의 장려에 의해 산업의 발전을 도모하는 것이므로, 자연물을 디자인의 주체로 사용하는 것으로서 양산할 수 없는 것이나, 일회성에 그치는 순수 미술분야에 속하는 저작물은 디자인등록을 받을 수 없다.

• 신규성: 신규성이 없는 디자인, 즉 공연히 알려진 디자인 또는 간행물에 기재된 디자인과 동일 또는 유사한 디자인은 등록받을 수 없다. 여기서, 공연히 알려진 디자인 또는 간행물에 기재된 디자인이란 일본 또는 외국에 공연히 알려진 디자인, 일본 또는 외국에 반포된 간행물에 기재된 디자인, 인터넷상에 개시된 디자인을 말한다.

• 용이하게 창작할 수 있는 디자인이 아닐 것(창작성): 출원된 디자인이 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 갖는 자가 공연히 알려진 형상, 모양 또는 색채 또는 그들의 조합으로부터 용이하게 디자인을 창작할 수 있는 것인 경우에도 디자인등록을 받을 수 없다(일본 디자인보호법 제3조제2항). 여기서 디자인이 속하는 분야라 함은 디자인에 관한 물품을 디자인 및 제조하는 분야를 말한다. 또한, 통상의 지식을 갖는 자는 대상이 되는 디자인의 물품분야에 있어서, 디자인의 창작에 관하여 평균적인 수준의 지식을 갖는 자, 즉 그 물품분야의 디자인에 속한 평균적인 디자이너를 의미한다.

• 선원디자인의 일부와 동일 또는 유사하지 않을 것: 동일 또는 유사한 디자인에 있어서, 복수의 출원이 존재하는 경우에는 먼저 출원된 디자인만이 등록될 수 있다.

• 공익적 부등록사유에 해당하지 않을 것: 상기 요건을 갖추고 있어도, 아래의 경우에 해당되는 경우에는 역시 디자인등록을 받을 수 없다.

• 공서양속을 해할 우려가 있는 디자인

• 타인의 업무에 관한 물품과 혼동을 발생시킬 우려가 있는 디자인

• 물품의 기능을 확보하기 위해 불가결한 형상만으로 이루어진 디자인

• 기타

출원된 디자인이 특허법 제38조(공동출원규정 위반), 제25조(권리능력없는 외국인에 의한 출원)(디자인보호법 제17조제1항), 조약의 규정에 의해 디자인등록을 받을 수 없는 경우(디자인보호법 제17조제2항), 하나의 디자인등록출원으로 다수의 디자인을 출원한 때(디자인보호법 제17조제3항) 및 디자인의 창작자가 아닌 자로서 디자인등록을 받을 수 있는 권리의 승계인이 아닌 자에 의해 출원이 이루어진 경우(제17조 제3항)에도 디자인등록을 받을 수 없다.

(3) 조기심사
조기심사제도는 제3자가 허가없이 출원된 디자인을 실시하는 것 등의 이유로 출원인이 불이익을 얻을 것으로 예상되어 조기에 권리화가 이루어질 필요가 있는 경우에 다른 출원에 우선하여 조기에 심사하는 제도이다. 이에 관한 상세한 내용은 특허출원에서의 조기심사를 참고하기 바란다.

(4) 실체심사의 절차

① 거절이유의 통지
실체심사 단계에서 심사관이 심사를 행한 결과, 상술한 바와 같은 거절이유에 해당한다는 심증을 얻은 경우에는 그대로 거절사정하는 것이 아니라, 우선 그 취지를 출원인에게 통지한다. 이를 거절이유통지라 하며, 거절이유통지서에 적용되는 법조문과 그 이유를 기재하여 출원인에게 송부함으로써 행한다. 거절이유는 크게 디자인에 관한 물품이나 도면이 불명확하여 디자인이 특정될 수 없다는 것과, 선행 디자인과 동일 또는 유사하다는 것으로 나눌 수 있다. 거절이유통지에 대해 출원인은 의견서 및 보정서를 제출할 수 있다.

② 의견서 및 보정서의 제출
거절이유가 통지되면 지정기간 내(통상 40일)에 의견서 및 보정서를 제출할 수 있다. 의견서는 출원인의 의견을 진술하여 심사관의 거절이유에 대해 반론하기 위한 것이며, 보정서는 오기나 불명료한 기재 등의 기재불비가 있는 경우에 출원서류 등을 정정하거나 보충하는 서류이다. 제출한 보정서가 적법한 것으로 취급되기 위해서는, 내용 및 제출 시기가 법에 정한 기준을 만족해야 한다.

내용적으로는 출원 최초의 출원서의 기재나 도면 등의 요지를 변경하지 않아야 하며, 요지를 변경하는 보정은 심사관에 의해 각하된다.

③ 최종처분
실체심사는 심사관의 사정에 의해 종료된다. 사정은 디자인등록출원에 있어서, 디자인등록을 받을 수 있는 지를 결정하는 최종처분이며, 등록사정과 거절사정의 두 가지가 있다. 등록사정과 거절사정 이후의 절차에 대해서는 특허출원과 동일하므로 특허출원에 관한 내용을 참고하기 바란다.

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