미국 상표등록의 실익

자신이 사용하려는 상표가 다른 사람에 의하여 이미 상표(Trademark) 등록이 되어 있다면, 상표 등록은 불가능하고 만약 사용한 경우에는 불법 사용에 의한 손해배상책임을 부담하게 된다.

① 주등록부 등록의 실익

주등록부에 상표를 등록했을 경우에는 다음과 같은 실익이 존재한다.

(1) 상표에 대한 권리의 추정과 상표권 관련 소송에서의 합법성 추정

(가)상표와 이의 등록에 대한 합법성

(나)등록자의 상표에 대한 소유권

(다)등록자의 특정 상업분야에서의 상업적 사용에 대한 배타적 독점권

(라)상표의 독점적 사용에 대한 실제적 통지나 추정적 통지의 발생(이러한 통지는 상표 침해에 있어서 손해의 회복에 있어 중요하다)

(2) 연방등록은 관습법이나 주법보다 넓은 지역에서 권리 제공

상표가 주등록부에 등록된 경우에는 장래의 침해에 대해서 전 지역에서 보호를 받을 수 있으나, 관습법은 상업을 하는 특정 지역에서만 보호가 되고, 주법에 의한 보호는 단지 해당 주에서만 보호가 된다.

(3) 연관 물품이나 서비스에 대해서도 보호 가능

관습법이나 주법에 의해 보호되는 것은 일반적으로 특정 물품이나 서비스에 제한되는 것에 비하여, 연방 등록은 연관 물품이나 서비스에 대하여도 폭 넓게 인정된다.

(4) 불가쟁력(명백성) 확보

상표는 취소되는 경우가 아니라면 5년이 경과한 후 명백한 상표로 되고, 이러한 명백성은 연방법에 의해 높은 수준의 보호를 받는다. 상표 등록 후 5년이 경과되면, 상표권 소유자는 명백성 지위를 확보하기 위해 “불가쟁력(명백성)에 대한 선서진술서(affidavit of incontestability)”를 미국특허상표청(USPTO)에 신청하여야 한다.

② 보조등록부 등록의 실익

상표심사관이 상표가 식별력이 없거나 설명적 표현에 해당하는 경우 또는 2차적 의미를 가지지 못했다고 결정한 경우에 주등록부에는 등록될 수 없지만 보정을 통해 보조등록부에 등록을 할 수 있다. 보조등록부에 등록되는 것으로 상표가 다른 사람의 상표나 서비스와 구별되어 상표권자의 물품이나 서비스를 구별할 수 있는 능력을 가지게 된다는 장점이 있다. 그러나, 보조등록부에 등록하는 것은 사용의사에 의해 출원할 수는 없다. 보조등록부에 상표를 등록하는 것은 주등록부에 등록하는 것보다 확장된 보호를 해줄 수는 없지만 다음과 같은 이익이 있다.

(1) 등록된 상표는 소송에서 PTO에 의해 제공되거나 인용될 수 있다. 이로 인해 등록된 상표로 제3자가 유사한 상표를 주등록부에 등록하는 것을 막을 수 있다.

(2) 상표를 존속하며 인지도를 상승시켜 2차적 의미를 형성할 수 있고, 이러한 경우에 오랜 기간(일반적으로 5년) 동안 사용되어 설명적 표현보다는 상품을 대표하는 이름으로 인식되어 2차적 의미(secondary meaning)가 확보된 상표의 경우에는 주등록부(Principal Register)에 상표를 출원하여 등록이 가능하다.

미국 상표등록의 갱신․취소․양도․구제

① 미국 상표의 갱신

한국과 마찬가지로 미국에서도 등록상표를 유지하기 위해서는 상표등록 후 5년 마다 계속사용증명을 제출하여야 한다. 등록 후 10년마다 갱신(renewal)절차를 밟아야 한다. 또한, 미국에서는 등록 후 5년에서 6년 사이에 상표가 지속적으로 사용되고 있음을 증명하는 사용증명(Statement of Use)을 제출하여야 한다.

② 미국에서 등록된 상표의 취소(Cancellation)

등록된 상표라 해도 등록에 이의가 있다면 상표 항소법원(Trademark Trial and Appeal Board)에 등록상표의 취소 청구가 가능하다. 등록된 상표의 취소절차와 공개된 상표의 이의제기 절차는 모두 미국특허상표청 내부의 상표 항소심판소가 담당한다.

③ 출원상표 및 등록상표의 양도

미국 특허상표청에 출원 중이거나 등록된 상표의 권리는 다른 개인 또는 기업에 양도(transfer of trademark rights)가 가능하다. 미국에서의 상표권에 대한 양도는 양도서류(Assignment)를 특허상표청에 제출하는 형식이다. 양도 서류는 영문이거나 번역자가 서명한 영문 번역본이 첨부되어야 한다. 단, 미래사용기준(Intent-to-Use)에 따른 출원의 경우에는 사용증명 이후에만 상표권의 양도가 가능하다(단, 출원인의 사업 승계인에게 또는 상표가 적용되는 부분은 예외) [Sec. 10 (15 U.S.C §1060)].

통지 없는 양도는 실행일로부터 3개월 이내 또는 후속 구매 이전에 기록되지 않으면 가치의 후속 구매자에 대하여 무효이다. 미국에 거주하지 않은 양수인은 미국 대리인의 명칭을 제출해야 한다.

④ 포기된 상표출원의 구제

상표를 사용하거나 사용하려는 의도로 미국특허상표청(USPTO)에 상표를 출원한 이후에 관리소홀로 포기처리(abandonment)된 상표를 살리는 것이 제한적으로 가능하다. 즉, 청원서(Petition)를 접수하여 포기(abandon)된 상표를 출원 중(pending or active)인 상태로 회생시키는 방법이 있다. 포기된 상표를 살리기 위한 청원서는 출원상표에 대한 포기통지서(Notice of Abandonment)가 발송된 날로부터 2개월 이내에 소정의 청원료와 함께 특허상표청에 제출하면 된다. 특허상표청의 포기통지서 발송일로부터 2개월이 지났다면 청원서의 제출은 불가능하므로 다시 상표 출원을 하여야 한다.