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미국 지재권

미국 상표 심사 절차

미국 상표 심사단계

① 거절이유통지

미국에서 출원상표가 다른 상표와 비슷하다고(confusingly similar) 판단되거나, 해당 상품 또는 서비스의 단순 설명으로(merely descriptive) 판단되면 심사관(Examining Attorney)은 혼동가능성 또는 설명적 표현 등의 이유로 첫 번째 거절 통지서(Office Action)를 출원인에게 보내게 된다.

이에 대해 출원인은 거절 사유를 극복하기 위해 의견서나 보정서를 6개월 이내에 특허상표청(PTO)에 다시 보내야 한다. 그리고 이러한 의견서나 보정서에 대하여 재심사를 한 후 최종통지를 하게 된다.

심사관의 거절통지에 명시된 거절 이유가 해소되면 해당 상표는 출원공개결정을 받게 된다. 그리고 해당 절차에 따라 제3자의 이의제기가 없다면 상표로 등록을 하게 된다. 그러나 거절 이유가 해소되지 않으면 거절결정을 하게 되고 이에 대해서는 행정심판을 청구하여야 한다. 혼동가능성을 이유로 한 경우에는 이의 극복이 용이한 편이나, 설명적 표현으로 판단한 경우에는 이에 대한 거절이유를 극복하는 것이 어려우므로 우회적 방법인 보조등록부 등록을 하거나 해당 상표를 포기하여야 한다.

(1) 혼동가능성(likelihood of confusion)에 의한 거절과 이에 대한 의견서
혼동 가능성의 개념에 대해서는 앞에서 살펴본 바와 같고, 미국특허상표청 심사관이 가장 많이 인용하는 상표등록 거절사유가 다른 상표와의 혼동 가능성(Likelihood of Confusion)이다.

혼동가능성을 판단하는 기준은 객관적인 기준과 다른 경우가 많이 있고, 이러한 거절통지에 대한 적절한 답변서의 제출로 거절을 극복하여 출원인의 상표가 등록하는 것이 가능하다.

() 기존 상표가 이미 등록된 경우
혼동가능성에 근거한 거절통지의 경우 대개 혼동가능성이 존재하지 않음을 객관적으로 주장하는 방식으로 혼동가능성에 따른 거절의 극복을 시도하게 된다. 혼동가능성에 따른 거절의 근거로 심사관이 인용한 등록상표가 출원인의 상표와 혼동을 일으키지 않는다는 타당한 이유를 제시하고 관련된 판례를 첨부하는 방식으로 답변서를 제출하는 것으로 거절 이유를 해소시킬 수 있다.

() 먼저 출원 신청이 된 경우
만일 혼동가능성의 근거로 심사관이 제시한 상표가 등록된 상표가 아니라 출원인의 상표보다 먼저 출원을 신청한 상표라면 대개 심사관은 심사보류 통지(Suspension Notice)를 보내게 된다. 이는 먼저 출원된 상표의 심사결과가 나올 때까지 출원인의 상표에 대한 심사를 보류하겠다는 의미의 통지서로 이 경우에는 답변서를 제출하는 것이 아니라 그 결과를 기다려야 한다.

(2) 설명적 표현(descriptiveness)에 의한 거절과 이에 대한 의견서
혼동 가능성과 함께 빈번한 상표등록 거절통지 사유는 심사관이 출원인의 상표를 설명적 표현(merely descriptive mark)으로 판단하는 경우이다. 설명적 표현에 따른 등록거절의 경우 거절이유에 대해 극복하기가 힘들기 때문에 거절에 대한 의견서를 제출하는 것보다는 주등록부 등록 출원을 보조등록부에 등록 출원으로 보정을 하는 우회적인 방법을 사용하는 것이 더 나은 방법이다.


② 답변서 제출 및 최종거절통지

보정을 포함한 출원인의 답변을 검토하여 심사관은 출원에 대하여 출원공고결정을 하거나 거절 결정을 하거나 최종통지를 한다. 심사관은 출원인의 동의를 얻어 다음과 같은 보정을 할 수 있다. , 지정상품의 삭제나 수정, 권리 불요구사항의 기입(Disclaimer of unregistrable matter), 등록의 변경(주등록에서 보조등록으로의 변경) 등으로 보정할 수 있다.


③ 심사의 종류

(1) 방식심사
미국 특허상표청에 상표등록 신청을 하게 되면 이 신청이 필요한 서류를 갖추었는지 심사하게 되는데, 이를 방식심사라고 한다. 이러한 방식심사는 출원의 주체, 법령이 정한 방식상의 요건 등 절차의 흠결유무를 점검하는 것을 말한다. 방식심사에서는 다음의 사항들에 대해 검토를 한다.

() 출원인의 성명, 주소, 국적, 상표견본 및 국제 분류에 의한 분류와 지정상품, 실사용 견본(사용에 의한 출원인 경우)

() 출원에 대한 기본사항

①사용에 의한 출원인 경우 - 상업적으로 최초로 사용한 날짜

②파리조약에 근거한 외국인 출원의 경우 - 외국등록 또는 출원일

③사용의사에 의한 출원인 경우 - 사용의사에 대한 주장(claim of intent- to-use)

④우선권이 있는 경우 - 주장 및 증명서류 방식심사

상표청(PTO)은 신청의 종류에 따라 절차의 하자가 있을 때는 보정을 명하고 보정으로도 그 하자를 치유할 수 없는 경우는 무효처분 결정을 하게 된다.

(2) 실체심사
심사관은 출원서 실사용 상표 견본, 상표 견본, 선등록이나 선출원 검색 등을 심사하여 해당 상표가 유효한지 검토한다. 이러한 심사는 통상 상표출원한 후 6개월 정도면 최초의 거절이유가 출원인에게 통지되며 필요시 추가적 소명과 이에 대한 자료를 요구할 수 있다. 최초의 거절이유를 받은 출원인은 심사관이 지적한 모든 사항에 대하여 6개월 이내에 답변하여야 하며, 답변하지 않은 경우에는 그 출원은 포기된 것으로 간주된다. 이 답변기간에 대한 기간연장은 허용되지 않으나, 출원인이 답변을 하면서 실수로 설명서나 보정서를 흠결하였을 경우에는 심사관은 30일을 연장할 수 있다. 지정상품류가 추가되는 경우 이외의 보정서 제출에 대해서는 수수료가 없다.

이하에서는 실체심사에 있어서 거절 시에 적용되는 구체적 사유와 상표의 유사성 검토에 적용되는 이론, 그리고 거절 이유가 통지 되었을 때 출원자가 작성해야 할 의견서나 보정서에 대해서 자세히 알아보기로 한다.

() 등록가능 상표 심사
출원된 상표가 등록이 불가능한 상표(Statutory bar)에 해당하여 등록이 거부되는 사유들이 있는지 심사하는 것을 말한다. 등록이 불가능한 경우 상표 출원은 거절된다. 이러한 경우에는 보정은 불가능하고 이에 대한 의견서 제출은 가능하다.

() 상표의 유사성 심사
선등록이나 선출원의 심사는 기존의 상표가 있는지 혹은 유사 상표가 존재하는지 파악하는데, 유사 상표의 판단으로는 다음의 두 가지 원칙이 적용된다.

① 혼동가능성 존재 여부
㉮ 개념
혼동이론은 가장 일반적이면서도 가장 많이 사용되는 거절 사유의 근거가 되는 이론으로, 상표의 본질을 상품의 출처(source, origin)에 대한 소비자의 혼동을 방지하기 위한 것으로 본다. 혼동가능성(likelihood of confusion)이 존재하면 상표를 보호하는 것이 불가능하므로 상표권 자체가 불가능하기 때문에 혼동시킬 수 있는 상표는 등록이 거부되어야 한다는 것이 이 이론의 핵심이다.
㉯ 보호범위 및 목적
소비자를 잘못된 정보로부터 보호하고, 상표의 침해자가 불법적 이익을 얻는 것을 금지하며, 상표소유자의 영업적 신용을 보호하는 데 있다.

② 상품 이미지 희석화 여부
㉮ 개념
희석화 이론은 타인의 상표 사용이 혼동 가능성을 유발하지는 않지만 상표권자의 상표 이미지를 훼손하거나 식별력을 흐리게 하는 주지저명
상표권에 대한 침해의 한 유형이다.
㉯ 보호범위 및 목적
상표가 가지는 상품에 대한 평가를 통하여 소비자에게 발생한 상품의 출처에 대한 신용, 품질 또는 상표가 전달하려는 가치를 보호한다. 상표권자의 신용을 떨어뜨리는 희석화 행위로부터 상표권자와 소비자를 보호하는 것을 목적으로 한다.

③ 단순 설명적 표현(merely descriptive mark)
심사관이 출원인의 상표를 설명적 표현으로 판단하는 경우 상표등록이 거절된다. 설명적 표현이란 상표가 식별력이 없어서 특별히 상표로서 식별되지 못한다는 것이다. , 출원 상표가 “단순히 상품의 설명적 어구 또는 단어에 불과하여 특별히 상표로서 식별되지는 못하는 것”이라는 것이다. 따라서 비록 상품의 특성을 보이는 것이라 하여도 그것이 직접적이고 않고 간접적으로 암시하는 것이라면 식별력이 인정되므로 상표 등록이 가능하다.


④ 출원공개결정

출원된 상표가 방식심사와 실체심사를 거치거나, 실체심사 후 거절된 상표에 대하여 그 거절이유가 해소된 경우에 상표 심사관(examining attorney)은 상표의 출원공개 결정을 하게 된다.


⑤ 출원공고

출원된 상표가 미국특허상표청 상표 심사관의 심사를 통과하였다면 출원기준이 현재사용기준(Actual Use)인 경우에는 바로 공보(Official Gazette)에 공개(Publication)하여 공개일로부터 30일간 제3자가 심사관의 결정에 이의제기(Opposition) 할 수 있는 기회가 제공된다.

미국의 상표공보(Trademark Official Gazette)는 매주 화요일 발행되며 공개된 상표, 등록된 상표 등의 내용이 수록된다. 미국의 상표공보는 인터넷으로 조회가 가능하고 인쇄된 공보의 구입도 가능하다.


⑥ 이의신청

(1) 이의신청
심사관이 등록가능하다는 판단을 내린 상표라 해도 이 상표가 바로 상표 등록이 되는 것은 아니다. 상표심사를 통과한 상표라 해도 공개과정에 제3자의 이의제기로 인하여 등록이 되지 못하는 경우가 발생할 수 있다. 출원된 상표에 대하여 이미 기존에 이 상표를 등록한 사람이나 자신이 가진 상표와 유사하다고 판단한 사람은 이의를 제기할 수 있다.

이와 같이 상표의 등록을 원하는 출원인의 입장과 이미 등록된 상표에 대한 보다 강력한 배타적 보호권 유지를 목적으로, 유사상표의 등록을 막기 위하여 공개된 상표의 등록에 이의를 제기하는 입장은 대립하게 되는데, 이러한 문제를 해결하기 위해서 미국특허상표청은 이러한 문제를 전담하는 상표 항소법원(Trademark Trial and Appear Board, TTAB) 라는 기구를 두고 있다.

상표권자는 매주 공개되는 상표공보를 검색하여 유사 상표가 발견되면 바로 상표 항소법원에 이의제기하는 방식으로 유사상표의 등록을 억제하는 노력이 필요하다. 이의제기는 상표공개일로부터 30일 이내에 하여야 하며 1회에 한하여 이의제기서류 제출을 30일까지 연기할 수 있다.

(2) 출원자의 답변서
만일 이의제기 서류가 상표 항소법원에 접수되면 공개된 상표의 출원인은 곧바로 이의제기 통지서(Notice of Opposition)를 받게 되는데 이때 출원인이 40일 이내에 답변서를 제출하지 않으면 공개된 상표의 등록은 취소된다.


⑦ 상표등록 결정

출원된 상표는 출원공고 기간 중에 제3자의 이의제기가 없을 경우에 다음과 같이 상표 등록이 결정된다.

(1) 현재사용기준의 출원
바로 등록절차(registration process)를 밟게 된다.

(2) 미래사용기준의 출원
허락통지서(Notice of Allowance)가 출원인에게 발송되고 출원자가 상표의 실제사용증거(Statement)를 제출한 등록절차를 밟게 된다.


⑧ 거절결정에 대한 항소심판(Appeal)

상표 출원인은 그 출원상표가 거절된 경우 미국특허상표청 내의 상표 항소법원(TTAB)에 항소할 수 있다. 항소는 거절결정일로부터 6개월 이내에 하여야 하며, 구두심리(청문회)를 요청할 수 있다.

항소법원은 출원인의 항소장(Appeal brief)과 출원서를 심사관에게 보내 60일 이내에 항고의견서(Appeal brief)를 제출하게하고, 출원인은 다시 응답서면(Reply brief)을 제출할 수 있다.




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