미국 특허 심사단계

① 거절이유통지

출원은 주제에 따라서 분류되고 출원일자순으로 심사를 받는다(시행규칙 제1.101조). 대개 1년 정도가 지나면 심사가 착수되며, 심사관은 방식 및 실체심사를 한 후 그 출원을 특허로 발행하기로 통보하거나 출원인에게 거절이유통지를 발송하게 된다. 심사결과 1차 거절이유통지(First Office Action, Non-final Rejection)를 받게 되는데 이것이 우리나라에서는 의견제출 통지서라고 지칭되고 있다.

발명이 단일성이 유지되지 않을 경우 한정(restriction)을 심사관이 요구할 수 있고, 분할하여 출원할 수 있다.

특허에 문제가 경우 심사관은 다음과 같은 조치를 취한다. 실체 거절이유는 특허성의 요건을 만족시키지 못하는 경우에, 방식 거절이유는 도면의 형식위반, 청구범위 기재방식 위반 등의 경우에, 요구사항(requirement)은 한정요구(restriction requirement) 등의 경우에 행한다.

실체 거절이유에 대한 불복 시에는 특허 항소심판소(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)에 심판을 청구할 수 있다. 그러나, 방식 거절이유나 요구사항에 대한 불복시에는 특허상표청장에게 청원해야 한다.

물론 거절이유가 없는 경우에는 특허발행 통지(Notice of Allowance)와 특허등록료 납부서(Issue Fee transmittal Form)를 받고 3개월 이내에 특허등록료를 납부하면 특허증(Letters patent)이 발행된다. 특허등록료 납부시에 특허사본을 요청할 수도 있다. 특허발행 통지 이후에는 발명의 본질에 영향을 주지 않는 문법적인 정정이 허용된다.

거절이유통지(OA)에 대하여는 3개월의 응답기간(shortened statutory period)이 일반적으로 주어지며, 추가 관납료를 납부하면 6개월까지 연장되는 데, 어떠한 경우에도 6개월을 넘는 경우는 없다. 답변서와 함께 필요시 보정서(amendment)를 같이 제출할 수 있는데, 이러한 보정의 범위는 최초 출원한 내용에 한정된다. 수수료를 추가 납부하는 조건으로 3개월까지 답변기간을 연장할 수 있으며, 기간 연장은 미리 하는 것이 아니라 거절이유통지에 대한 답변서를 제출하면서 동시에 납부하면 된다. 이와 같은 특허상표청과 출원인간의 대화의 전 과정을 특허출원절차라 한다.

③ 최종거절통지

(1) 보정제한 및 권고조치
미국 특허상표청은 심사처리 기간을 단축하기 위해 제2회째의 거절이유통지를 최종적인 것으로 하고 최종 거절이유통지 후에는 보정 등을 엄격히 제한한다. 거절이유통지시에는 최종거절통지일로부터 2개월 내에 답변서를 제출하는 경우 심사관이 제출된 답변서에 의해 거절이유가 극복되지 않는다고 판단하거나 또는 제출된 보정서에 포함된 청구항에 대한 보정이 심사관으로 하여금 추가적인 선행기술 검색을 필요로 하는 경우에는 이러한 내용에 대해 심사관은 권고 조치 (Advisory Action)를 통지하여 출원인이 적절한 조치를 취할 수 있도록 도와준다.

다만, 주의할 것은 이러한 권고조치 통지가 최종거절통지일로부터 최대 6개월 이내에 항고심판 청구의 통지를 하거나 또는 계속심사청구를 하여야 하는 출원인의 의무기간에는 아무런 영향을 주지 않으므로, 출원인이 최종거절통지에 대한 답변서를 제출한 후 심사관이 권고조치통지에서 계속심사청구를 하도록 권고하거나 출원인의 답변서가 기존의 최종거절이유를 극복하지 못했다는 권고를 한 경우라 하더라도, 각각 계속심사청구 또는 항고심판 청구의 통지를 최종거절통지일로부터 6개월 이내에 하지 아니하면 해당 출원은 포기된 것으로 간주된다.

(2) 출원인의 조치
최종 거절이유통지 후에 출원인은 답변서 제출기간 내에 이하에서 제시하고 있는 조치를 취할 수 있다.

첫 번째, 계속심사청구를 할 수 있다. 특히 최종거절통지 이후에 특허청구범위를 보정하는 경우, 이러한 보정이심사관이 추천한 대로라면 거절이유가 극복되겠지만, 심사관이 추천한 것이 아니고 이러한 보정이 청구범위를 변경하여 심사관이 추가 선행기술을 검색할 것이 요구된다면, 이러한 보정은 계속심사청구 없이는 각하된다.

즉, 심사관이 그 보정을 채택하면 특허 발행을 할 것이나, 동의하지 않거나 추가적 검색이 필요하다고 판단되는 경우는 권고조치통지를(advisory action)를 보낸다.

두 번째, 항고심판을 청구한다. 출원인은 거절된 항에 대하여 항고할 수 있고, 항고사실을 심사관에게 통지하여 최종 거절이유통지에 대한 답변기간을 만료시킬 수 있다. 항고심판청구서를 특허상표청의 항고심판소(BPAI)에 제출하고, 항고심판청구서 제출 후 60일 이내에 항고이유서(Brief)를 제출하여 거절된 청구항의 특허성을 주장한다.

항고심판소(BPAI)가 심사관의 주장에 동의하지 않는 경우에는 특허 발행하라는 지시와 함께 사건을 심사관에게 환송한다는 내용의 심결을 하며, 심사관의 의견에 동의하는 경우에는 발명이 특허될 수 없다는 취지의 심결을 한다.

이와 별개로, 추가적인 심사를 필요로 한다고 판단하는 경우에는 항고심판소는 원심사결과를 파기하고 심사관에게 환송하여 재심사토록 할 수도 있다. 심사관을 지지하는 심결은 약 65%이다. 항고심판소(BPAI)의 심결에 불복이 있는 경우 심결일로부터 60일 이내에 연방항소법원(CAFC)에 항고할 수 있으며, 연방항소법원(CAFC)에 불복하는 경우에는 연방대법원에 상고할 수 있다.

세 번째, 만약 항고심판 청구와 함께 "pre-appeal brief conference"를 신청할 수 있다. 이는 우리 특허법의 심사전치제도에 대응하는 것으로 담당심사관을 포함하는 심사관 합의체를 구성하여 거절이유를 재검토하여 과연 심사관의 거절 이유가 타당한 것인지를 판단하게 하는 제도이다. 이 제도는 2005년 7월부터 1년간 임시적으로 시행되던 것이 현재까지 계속 연장하여 시행되고 있으나, 아직까지는 파일럿 프로그램에 불과하여 제도의 효용성이 완전히 검증된 제도는 아니라 할 것이다.

그러나, 실무상 심사관의 거절이유가 법에 어긋나거나 터무니 없는 주장을 하는 경우가 아니면 심사관 합의체가 담당 심사관의 심사결과를 바꾸는 경우는 흔치 않으므로 결국 항고심판으로 가게 될 것을 대리인 비용만 더 지출하는 결과가 되는 경우가 많다. 더욱이, 대부분의 거절이유가 법에 저촉된다기 보다는 특허성에 대한, 특히 진보성에 대한 주관적 판단이 결정하는 영역이고, 연방대법원의 KSR 판결 이후 진보성에 대한 판단기준이 훨씬 높아졌음을 고려할 때, 실제 심사관의 결정을 뒤집을 수 있는 경우는 많이 않으므로, 비용 대비 효용성이 의심되는 것이 사실이다.

(3) 아무런 조치를 하지 않은 경우
답변서 제출기간 내에 출원인이 아무런 조치를 취하지 않으면 특허청구범위 중 허여된 항이 없는 경우 그 특허출원은 포기된 것으로 보고, 만일 특허청구범위 중 허여된 항이 있으면 허여된 항에 대해서만 특허를 부여하고 거절된 항은 취소된 것으로 본다.

④ 계속심사청구

(1) 계속심사청구의 지위
계속심사청구는 앞서 설명한 바와 같이 최종거절통지를 받은 출원이이 가지는 두 가지의 조치 중 하나이며, 특히 최초거절통지 후 특허청구범위에 대한 보정을 한 후에 심사관이 최종거절통지에 추가 참증을 인용하여 보정된 청구항의 특허성을 주장할 충분한 기회를 가지지 못하였거나, 최종거절통지 후에 특허청구범위에 대한 보정서를 제출하였으나, 이러한 보정이 심사관으로 하여금 선행기술에 대한 추가적인 검색을 필요로 하는 경우에는 항고심판을 청구하는 것 보다, 해당 출원에 대한 이해도가 높은 담당 심사관으로 하여금 한번 더 심사하도록 하는 것이 유리할 것이므로 미국 특허출원실무에서 최종거절통지 후 가장 많이 선택되는 옵션이었다.

(2) 계속심사청구제도 운영 상의 문제점
그러나, 특허상표청 심사관의 심사의 질을 높이고 출원인으로 하여금 추가적인 보정 기회를 주는 이러한 계속심사청구가 미국 특허상표청 심사관들과 출원인들에 의해 오용 또는 남용되어 심사기간 단축에 방해가 됨은 물론 심사적체의 주요한 원인이 된다는 비판을 받아 왔다.

우선 심사관에 의한 계속심사청구의 오용 및 남용 사례를 살펴보면, 미국 특허상표청 실무에서 심사관들의 평가는 소위 점수(credit)제를 채택하고 있는데, 심사관이 최초의견통지(First Action)을 한 경우 가장 많은 점수를 획득하며, 최종거절통지는 이에 비해 아주 적은 점수를 받게 된다.
 
그러나 종래에는 계속심사 청구 후 첫 번째 의견통지(First Action)에 대해서도 최초의견통지와 같은 점수를 획득하도록 하여, 심사관들이 이미 검토하였던 사건을 검색만 한번 추가로 하고 동일한 점수를 획득할 수 있다는 이점 때문에 은연중에 계속심사청구를 조장하는 실무가 계속되어 왔다.

예컨대, 출원인이 다소 넓은 범위의 청구항을 최초 출원서에 포함시킨 경우, 심사관은 명세서를 기준으로 실제 발명내용으로 축소 보정하더라도 충분히 거절시킬 것을 목표로 검색범위를 특정하여 선행기술을 검색할 수 있음에도 불구하고, 실제 발명의 핵심내용과 상관없이 해당 청구항을 가장 넓게 해석한 다음 이를 기준으로 선행기술을 검색하여 최초거절통지를 한다.

그러나, 이러한 검색결과는 실제 발명의 핵심내용과는 동떨어진 경우가 많지만, 가장 넓은 청구항과 일부 내용이 중복된다고도 볼 수 있으므로, 출원인은 인용된 참증과 차별될 정도로만 청구항의 축소보정을 하게 되는데, 이 경우 심사관은 다시 축소된 청구항을 최대한 넓게 해석하여 선행기술을 검색한 다음, 새로운 참증을 추가 인용하면서 출원인의 보정이 심사관으로 하여금 추가 검색을 필요토록 하였다는 이유로 최종거절통지를 한다.

만일, 출원인이 최초거절통지후 보정을 하지 않은 경우라면 심사관이 새로운 참증을 인용하기 위해서는 최종거절통지가 아닌 새로운 최초거절통지를 하여야 하지만, 출원인이 보정을 하여 특허청구범위가 변경된 경우에는 심사관은 새로운 참증을 인용함에도 최종거절통지를 할 수 있다.

이에 출원인은 새로운 인용참증과 차별될 수 있도록 추가적인 보정을 할 필요를 느끼게 되지만, 이 경우 심사관은 출원인으로 하여금 계속심사를 청구하도록 권고조치(Advisory Action) 통지를 하고, 계속심사청구를 하지 않은 경우에는 해당 보정서를 각하한다. 물론 출원인이 최초거절통지를 받은 후에 특허청구범위를 충분히 축소하는 보정을 할 수도 있겠지만, 권리를 최대한 넓게 보호하여야 하는 입장에서는 인용된 참증과의 차별화를 하는데 필요한 정도 이상으로 특허청구범위를 축소하는 것은 과도하게 권리를 제한하는 것이 되므로 용이하지 않다.

반면, 출원인들의 경우에도 출원시 또는 최초거절통지 받은 후에 자신들의 발명의 핵심을 청구항의 구성요소로 명확하게 포함시키는 보정을 할 수 있음에도 충분한 보정을 하지 않으면서 계속심사청구를 여러번 청구하여 심사를 계속해서 지연시키는 경우도 많이 있었다. 이와 같이 출원인들이 계속심사를 선호한 또 다른 이유는, 종래 계속심사청구 시 심사관의 보정사건목록에 포함되어 2개월 내에 거절 또는 등록허여 중 하나의 통지를 하도록 하였기 때문에, 출원인들에게 심사지연의 부담이 적었기 때문이다.

(3) 개정된 미국특허청의 계속심사청구의 운영방침
이러한 심사기간지연 및 심사적체의 문제를 해결하기 위해, 2009년 11월 15일자로 미국 특허상표청은 계속심사사건처리 방침을 개정하였다. 개정내용 중 가장 중요한 것은 2 가지이다. 첫 번째는 종래 계속심사청구 시 심사관의 보정사건목록에 포함되어 신속한 진행이 보장되었으나, 새로운 방침에 의하면 계속심사청구된 출원을 계속출원이나 일부계속출원과 같이 특별사건목록에 포함시키도록 하였다. 계속출원 등과 같이 특별사건목록에 포함되는 경우 심사관은 심사를 6개월 이상 어떤 경우에는 1년 후에 진행하여도 되기 때문에 출원인의 입장에서 신속한 심사진행이 보장되지 않게 되었다.

또한, 새로운 방침은 종래의 심사관 고과제도를 바꾸었다. 즉, 계속심사청구 후에 하는 최초의 의견통지에 대한 심사관의 점수(credit)를 최초의견통지 (First Action)보다 적게 획득하도록 변경하여, 심사관으로 하여금 계속심사청구에 대한 장점을 축소하였다. 이러한 미국 특허상표청 실무의 변경은 종전에 비해 계속심사청구 후의 심사기간이 더욱 지연되는 결과를 가져올 것은 분명하며, 특히, 계속심사청구 비율이 높은 컴퓨터 분야나 화학, 바이오 및 제약분야의 경우 더욱 그러할 것이다.

그러나, 우려하는 것만큼 계속심사청구후에 심사지연이 심하지는 않을 것이라 예측하는 실무자들도 많은데, 그 이유로, 심사관이 받는 점수가 다소 줄었지만 (1.0 count에서 0.75 count로 변경), 그 차이가 많지 않고 또한 심사관들이 앞서 심사한 기억이 남아 있는 동안 심사를 계속진행하는 것이 자신들의 업무부담을 훨씬 경감할 수 있을 것이므로 1년 이상을 기다리지는 않을 것이라 판단되기 때문이다.  

그러나 이러한 제도의 변경으로 미국 특허상표청이 추구하고자 하는 궁극적인 목적은 심사관으로 하여금 여러 가지 이슈를 추가적인 의견통지가 아닌 전화 인터뷰를 통해 해결하도록 권장하여 실질적으로 의견제출통지의 횟수를 줄이고 계속심사청구를 줄일려는 것이다. 실제, 2009년 11월 15일 이후 미국 특허상표청 심사관들은 거절이유통지에 대해 이미 제출된 답변서로 거절이유가 모두 극복되지는 않았다고 판단되는 경우, 출원인의 인터뷰 신청 없이 먼저 출원인이나 대리인들에게 전화를 걸어 추가 보정을 권고하거나 심사관들이 가진 의문에 대해 인터뷰를 하는 경우가 빈번해지고 있다.

따라서, 더욱 많은 출원들이 전화 인터뷰에 의해 거절이유가 극복될 것임을 예상할 수 있을 것이다.

(4) 실무상 유의 사항
그렇다면, 계속심사청구의 이점이 점차 줄어가는 현 상황에서 실무자들은 출원시 또는 최초거절통지 시 발명의 핵심내용을 명확하게 포함하도록 청구항을 보정하여 추가 보정의 가능성을 줄이는 것이 유리할 것이다. 또한, 심사관의 최종거절통지가 적절치 못하며, 다시 한번 최초거절통지를 받는 것이 적절하다고 판단되는 경우 전화인터뷰를 통하여 또는 정식 신청(petition)을 통하여 거절통지의 최종성(finality)를 취소하도록 하여야 할 것이다.   

⑤ 포기된 출원의 회생신청

만약 지정된 기간에 답변하지 않는 경우는 출원을 포기한 것으로 간주하고 출원인에게 포기처분 통지서(Notice of Abandonment)를 발송한다. 다만, 우리나라 실무와 가장 큰 차이라면 6개월의 기간이 경과하여 출원이 포기된 것으로 간주되는 경우에도 이러한 권리의 포기가 불가피한 경우(Unavoidable)나 의도하지 않은 경우(Unintentional)에는 포기된 출원의 회생신청(petition for revival of abandoned application)을 신청할 수 있다. 이 경우 상당한 수수료를 납부하여야 하며, 이러한 신청은 구체적인 사유를 명시하지 않아도 되는 한편, 이로 인한 지연에 의한 권리존속기간 단축에 대해서는 잔여기간 포기(terminal disclaimer)를 하여야 한다.