① 미국 특허대상

(1) 의의
미국 특허법상 실용특허는 새롭고 유용하며 자명하지 않은 방법, 기계, 제품이나 조성물 또는 이에 대한 새롭고 유용하며 자명하지 않은 개량을 그 대상으로 한다.

(2) 불특허대상
자연법칙 또는 자연물(식물특허에 의해 등록될 수 있는 범위는 별개로 한다), 인쇄물, 경영방법, 정신적 과정, 원자력법에 의해 원자력무기에 있어서 특정 핵물질 또는 핵에너지를 단독으로 활용하는 발명은 불특허대상이다.

그러나, 인공미생물은 특허받을 수 있으며, 1987년 4월 미국 특허상표청은 동물을 포함하는 인간성 이외의 다세포의 생물조직은 특허받을 수 있다고 결정하였다. 수식, 수학 알고리즘 및 계산방법은 그 자체로서 특허성을 갖지 않지만, 특허가능한 기술대상에 그것들을 적용하거나 사용하면 등록될 가능성이 있다. 디지탈 컴퓨터의 프로그램조작에 의한 알고리즘에 근거한 특허청구범위(Claim)이나 장치 클레임(Claim)은 그것만을 이유로 해서는 특허성이 없다고 판단되지 않는다. 수학적이지 않고 컴퓨터 조작에 의한 알고리즘에 관한 특허청구범위(Claim)은 물리적 방법이나 장치의 형태로는 특허성을 가진다.

(3) 의약발명
미국 특허법에서 특허 가능한 발명을 정의하면서 의약발명에 대한 특별한 정의가 없다. 따라서 의약발명은 다른 발명과 똑같이 새롭고, 자명하지 않고 유용하면 특허를 받을 수 있다. 미국의 특허법은 대륙법 국가에서 사용하는 특허요건중의 하나인 '산업상 이용가능성' 대신에 '유용성'이라는 개념을 사용하고 있다. 따라서 치료방법이 산업상 이용가능성이 있느냐라는 유럽에서의 논쟁은 벌어지지 않고 있다.

(가) 치료방법
미국 특허법은 유럽특허법과는 달리 치료방법에 대한 명시적인 규정이 없어서 특허법의 일반적인 요건을 충족하면 특허를 받을 수 있다. 그러나 미국도 처음부터 치료방법의 특허성을 인정하였던 것은 아니다. Ex Parte Brickerhoff의 사건에서 특허상표청은 특정한 외과용 기구의 사용방법에 대해서 특허를 허여하지 않았다. 이 판결은 그 이후로 의약적 및 외과적 방법에 대한 것은 특허를 받을 수 있는 주제가 아니라는 것을 이유로 특허를 허여하지 않는 근거가 되었다.

그러나 1954년 Scherer의 사건을 계기로 사람을 의약적으로 치료하는 방법에 대한 클레임이 허용되게 되었다. 또한 외과적 치료 방법이나 동물을 포함한 방법에 대한 특허도 인정하게 되었다. 이와 같이 미국에서는 치료 방법에 대해서 때때로 특허가 가능했고, 이에 따른 특별한 문제가 없었다는 것이 이러한 특허가 바람직하다는 증거로서 거론되었다. 치료방법에 대한 특허는 건수도 많지 않고 특수한 분야에 머물렀으나 최근 들어 와서 그 건수가 많아지고 보편적인 분야로 넓어짐에 따라 우려의 목소리가 높아지게 되었다. 실로 꿰매지 않는 눈수술방법에 대한 특허를 가진 안과의사인 Dr. Samuel Pallin은 다른 안과의사를 특허침해로 고소함으로써 치료방법의 특허에 대한 윤리적인 문제가 많은 사람들의 관심을 끌게 되었다. 그는 수백만건의 수술로부터 로얄티를 받을 것이라고 천명했고 2000여명의 안과의사들이 특허침해로 인한 처벌에 직면해 있었다. 비록 이 특허는 기술적인 이유로 인해서 무효가 되었지만 치료방법 특허의 심각성을 일깨워 주는 사례라고 할 수 있다.

미국 의회는 Pallin 사건을 계기로 해서 치료방법 특허를 금지시키는 법안의 통과를 검토하게 되었다. 1996년 국회는 '의료행위에 대한 특허를 침해한 의사들은 침해소송에서 제외된다'는 287(c)조를 포함한 특허법 개정안을 통과시켰다. 이러한 미국의 접근방법은 치료방법에 대한 특허는 부여하면서 그 효력을 사실상 유명무실하게 하는 것으로서 애초부터 특허를 부여하지 않는 것과 무슨 차이점이 있는지 의문이 제기된다.

또한 특정발명에 대해서 로얄티 없는 강제실시권을 부여하기 때문에 WTO TRIPs(무역관련 지식재산권 협정) 제31조를 어길 소지가 있다는 문제점을 가진다. 결론적으로 미국에서는 의료방법에 대해서 특허를 부여하고 있지만 의사의 의료 및 수술행위에서는 권리를 주장할 수 없다고 하겠다. 이는 한국 특허법이 의사나 약사에 의한 의약의 혼합행위를 특허권의 범위에서 제외하고 있는 형식과 유사하나, 그 내용이 다르다고 하겠다.

(나) 의약의 용도발명
치료방법과 마찬가지로 의약의 용도발명도 신규성, 진보성, 유용성이 있으면 특허를 받을 수 있다. 그러나 미국에서 의약의 용도 발명이 처음부터 인정된 것은 아니다. 1862년 미국법원은 알려진 물질인 에테르의 마취제로서의 이용에 대한 특허성을 부정했다. 그러나 현행 미국 특허법은 명시적으로 의약의 용도 발명을 인정하고 있다.

미국 특허법 35 U.S.C. §100(b)는 알려진 조성물 또는 물질의 새로운 용도발명이 방법발명에 해당한다고 명시하고 있다. 또한 이러한 종류의 발명은 물질 클레임이 아니라 방법(method 또는 process) 클레임으로 청구해야 한다고 명시하고 있다. 따라서 알려진 화합물의 의약용도를 발견했을 때 발명자는 '화합물의 새로운 용도(the new use of the compound)'로 발명의 클레임을 작성할 수 없고 '환자를 치료하기 위한 조성물 사용 방법(a method of using the composition to therapeutically treat a patient)'과 같은 방법 클레임을 사용할 수는 있다.

의약 용도발명의 핵심은 새로운 용도에 있고, 이것은 방법발명에 속하므로 방법클레임을 사용해야 한다는 것은 당연하다. 또한 발견한 특정 의약용도에만 그 효력이 미친다는 것도 논리적인 귀결이다. 의약으로서의 새로운 용도 발명이 점점 중요하게 되는 이 시점에서 각각의 용도발명에 대한 적절한 보호는 매우 중요한 의미를 지닌다.

(4) 영업방법이 특허의 대상이 되는 지에 관한 최근 논의
최근 특허의 대상이 되는 지 여부와 관련하여, 영업방법(business method) 발명의 특허성 여부에 대한 법원의 판결이 가장 큰 관심을 끄는 이슈 중의 하나가 되고 있다. 이는 연방항소법원(CAFC)이 In re Bilski 사건에서, 1998년 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Fin. Group Inc. 판결 이후 영업방법 또는 비즈니스 모델에 대한 예외, 즉 영업방법이라는 이유만으로 특허의 대상이 되지 않는다는 근거가 없다는 이유로 영업방법의 특허성을 대체적으로 인정하고 있던 종래 태도를 바꾸는 판결을 하였고, 연방대법원이 이에 대한 심리를 하기로 결정함에 따라 2010년에 나올 가장 중요한 특허 판결 목록에 포함되었다.

영업방법 발명의 특허성이 더욱 중요하게 여겨지는 이유는 이것이 특정 하드웨어와 연관되지 않은 일반적인 컴퓨터에서 실행되는 소프트웨어 관련 발명의 특허성 여부와 직접 관련되어 있기 때문이다. 즉, 영업방법 발명 중 컴퓨터에서 실행되는 영업방법에 대한 특허성마저 부정된다면 소프트웨어와 관련된 아주 많은 발명들이 특허대상에서 제외되게 된다. 특히, 지금까지 소위 기록매체항의 형식으로 특허등록되어 왔던 수 많은 발명들이 더 이상 특허 받을 수 없게 되는 것이다.

이러한 논란은 사실 미국 특허청에 의해 점화되었다고 해도 과언이 아니다. 미국 특허청은 최근 영업방법 발명에 대한 심사적체가 심화되고, 영업방법 발명에 관한 특허분쟁이 빈번해 질 조짐이 보이자, 이러한 영업방법 발명의 특허성을 부정하는 태도를 보이기 시작하였고, 이러한 특허성 흠결에 대한 거절결정에 불복한 사건이 바로 In re Bilski 사건이다.

미국 연방항소법원(CAFC) 전원합의체(en banc)는 2008년 10월 30일 In re Bilski 사건에서  상품거래와 관련한 위험을 회피 (hedge)하는 방법에 관해 특허대상이 되지 않는다고 판시하였다. 연방항소법원(CAFC)은 영업방법도 특허의 대상이 될 수 있음을 일반적으로 긍정하면서도, 특허로 보호받기 위해서는 해당 영업방법이 특정한 기계나 장치와 결합되거나(tied to a particular machine or apparatus) 또는 발명이 특정한 객체를 다른 상태나 물질로 변형(transforms a particular article into a different state or thing)하는 경우에만 특허대상이 된다는 일반적 테스트를 적용하도록 하고 있다.

이러한 테스트는 종래 다른 사건들에 있어서 연방대법원이 방법 특허의 일반적인 요건으로서 이미 언급하였던 것들을 취합한 것에 불과한 것이나, 연방항소법원(CAFC)은 이러한 테스트가 방법발명의 특허성 여부를 판단하기 위한 유일한 심사 기준이라고 밝히고, 종전에 State Street Bank &Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998) 등에서 채택한 '유용성, 구체성, 유형성(useful, concrete and tangible result)' 기준은 파기하였다. 다만, 이러한 기준이 최근 그 수가 늘어나고 있는 컴퓨터나 인터넷 관련 영업방법 발명의 특허성 여부를 판단하는데 적절치 않다는 비판을 의식해서인지, 위 판단기준이 연방대법원에 의해 언제든 바뀔 수 있음을 암시하였다.   

이러한 연방항소법원(CAFC)의 묵시적 요청에 미국 연방대법원은 2009년 6월 1일 영업방법 발명에 대한 특허 부여 가능성과 그 요건이 쟁점이 된 In re Bilski 사건에 대한 상고를 받아들여 대법원이 심리하기로 결정하였다. 

(5) In re Bilski case와 미국 심사 실무
이 사건의 쟁점은 크게 다음 두 가지로 요약할 수 있다.  첫째 방법발명의 특허성이 인정되기 위해서 위 연방항소법원(CAFC)이 적용한 "machine-or-transformation" test를 충족하여야 하는지 여부, 둘째 "machine-or-transformation" test가 미국 특허법의 입법의도에 부합하는지 여부가 그것인데, 이는 연방대법원에서 2009년 12월 현재 심리중에 있으며, 2010년에 최종 판결을 할 것으로 예상된다.

다만, 미국 특허상표청은 항소법원의 Bilski 사건에 대한 전원합의체 판결이후 종전의 방법발명에 대한 특허대상 여부 판단의 기준을 다소 수정하여 "특허대상 판단에 대한 임시 심사기준"을 2009년 8월 24일자로 심사관들에게 배포하여 연방대법원 판결이 나기 전까지 적용하도록 하였다. 본 기준은 영업방법발명의 특허대상 여부를 판단하는 단계별 절차를 다음과 같이 설명하고 있다.

② 신규성

(1) 의의
신규성이란 출원된 발명이 그 발명 이전에 미국에서 타인에게 알려지거나 사용되지 않은 것이어야 함을 의미하며, 미국에서 특허출원일로부터 1년 이전에 미국 또는 외국에서 특허로 등록이 되거나 간행물에 기재된 경우, 그 발명이 미국에서 공용 또는 판매된 경우에는 신규성이 부정된다. 따라서 외국 출원일로부터 12개월이 경과하여 미국에 출원한 경우(즉 우선권 주장의 요건을 만족하지 못한 경우), 미국에서 특허되기 전 외국에서 먼저 특허로 등록된 경우, 발명일 이전에 미국에서 타인의 특허에 게재된 경우, 포기된 경우 등은 신규성을 상실하게 된다.

(2) 구체적인 판단

35 U.S.C. §102에서 규정하고 있는 신규성은 단일의 인용문헌에 특허청구된 발명과 동일한 선행기술이 기재되어 있을 것을 요구한다. 미국 법원은 이러한 동일성에 대해, 만일 선행기술이 심사대상 출원보다 후에 발명된 것이라고 가정할 때, 그 선행기술이 심사대상이 되는 청구항을 침해하고 있는 것이라면 신규성 위반에 해당한다고 설명하고 있다. 

즉, 침해판단에 필요한 청구범위 해석의 기술이 신규성 판단에 적용된다는 것이다.

여기서 가장 문제가 되는 것은 청구항의 구성요소 a+b+c+d중 a+b+c는 단일 선행문헌에 기재되어 있으나 d는 기재되지 않은 경우, 이러한 구성요소 d가 발명의 중요부분도 아니고 선행문헌의 정황상 당연히 포함되어 있어야 하지만 단지 기재만 되어 있지 않다고 판단되는 경우에 신규성 위반으로 거절할 수 있는지가 문제가 되는 경우이다. 만일 신규성 위반에 해당하는 구성요소 중 일부가 선행문헌에 구체적으로 개시되어 있지는 않는 경우, 발명의 정황상 필수불가분한 경우라면 당연히 내재되어 있는 것으로 판단되어 신규성이 상실되지만, 단순히 포함되어 있을 가능성만으로는 신규성이 상실된다고 할 수 없다.

신규성 위반여부를 판단함에 있어서 또 하나의 중요한 이슈는 선행문헌에 동일성 있는 발명이 기재되어 있기는 하지만 소위 실시가능성(enablement)의 기재불비에 해당하는 경우 신규성 적용의 선행문헌이 될 수 있는가이다. 미국 연방항소법원(CAFC)은 일관되게 이러한 실시가능성 없는 선행문헌으로 신규성 규정을 적용할 수 없다고 판시하고 있다.

③ 비자명성(non-obviousness)

(1) 의의
비자명성이란 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공개된 기술에 의하여 용이하게 발명할 수 없는 것을 의미하며, 우리나라의 진보성 개념과 기본적으로 동일하다. 신규성이 인정되는 경우에도 자명한 것에 해당하는 것은 특허로 등록받을 수 없다. 즉 청구하는 발명과 선행기술의 차이가 발명이 이루어진 시점에서 당해 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 볼 때 전체적으로 자명한 것이라면 그 발명은 특허로 등록받을 수 없다.

(2) 구체적인 판단
미국 특허법상 특허의 비자명성 판단에 가장 어려운 부분 중 하나가 복수의 선행기술을 결합하여 자명성 여부를 판단함에 있어서 이를 어떻게 결합할 것인가이다. 예컨대, 출원발명이 a+b+c라는 구성요소를 포함하고 있는 경우 심사관이 두 개의 선행기술 A(a+b)와 B(b)를 찾아 낸 경우, 이들을 결합하여 출원발명을 미국 특허법 103조에 의해 자명하다고 판단할 수 있을까 하는 문제이다.

종래에는 소위 TSM(teaching, suggestion, motivation) 테스트를 적용하여, 선행기술문헌에 나와 있는 각각의 구성요소를 조합한 특허 청구항에 대해서, 단순히 구성 요소가 선행기술문헌에 나와 있는지 여부가 비자명성 판단에 고려되어서는 아니되며, 선행기술문헌에 개시되어 있는 내용에 해당 청구항에 기재된 발명의 시사, 유인 또는 동기(teaching, suggestion or motivation)가 존재하는 지 여부가 비자명성 판단에 중요하게 고려되어야 한다는 기준을 적용하여 왔다. 그러나, KSR v. Teleflex, 127 S. Ct. 1727, 82 U.S.P.Q.2d 1385 (2007) 사건에서 연방대법원은 이러한 TSM 테스트의 엄격한 적용은 미국 특허법 제103조 및 미국 연방대법원의 판례와 배치되는 것이라고 판단하였다. 이하에서는 KSR case를 상술하기로 한다.

(3) KSR case의 검토

연방항소법원(CAFC)은 이에 대해 종래의 TSM기준(teaching-suggestion-motivation test)을 적용하면서, 문제가 된 해당 특허청구항에 기재된 구체적 방법으로 공지기술을 결합할 수 있다는 내용에 관하여 선행기술에 시사, 유인 또는 동기 등이 포함되어 있는 경우에 비자명성이 부인되어야 한다는 종래의 판시 태도를 유지하였다. KSR은 이러한 연방항소법원(CAFC)의 판단에 대하여 연방대법원에 상고하였다.

미국 연방대법원은 연방항소법원(CAFC)의 판결을 파기환송하면서, 비자명성의 판단과 관련된 대법원의 법리와 이를 명시한 Graham v. John Deere Co. of Kansas City(383 U.S. 1, 17-18.)(1966) 사건에서의 판시를 재확인하였다.

즉, 특허의 비자명성의 판단은 미국 특허법 제103조의 객관적인 해석에 기초하여 이루어져야 하며, 이를 위해서는
(ⅰ) 선행기술의 범위와 내용이 먼저 결정되어야 하고,
(ⅱ) 선행기술과 현재 문제가 되고 있는 청구항들과의 차이를 살펴보아야 하고,
(ⅲ) 해당기술에 대한 일반적인 기술수준이 파악되어야 한다. 이와 같은 일련의 선행적인 검토가 종료되고 난 후에는 비자명성 판단에 있어서의 2차적인 고려요소인 상업적인 성공(commercial success), 장기간에 걸친 요구의 충족(long felt unsolved needs), 타인의 실패(failure of others) 등이 검토되어 진보성이 있는지 여부에 대한 판단의 자료로 사용될 수 있음을 분명히 하였다.

그러나, 위와 같은 연방대법원의 소위 Graham 테스트에 의할 때도 복수의 선행기술을 결합하여 출원발명의 비자명성을 판단하는 경우에 이를 "용이하게 결합할" 수 있는지 여부의 문제가 여전히 남는다. 이에 대해 대법원은 TSM 테스트 자체를 부정하는 것이 아니라 이의 엄격한 적용을 배척하면서, 복수의 선행기술문헌에 독립적으로 개시되어 있는 구성요소들의 결합에 있어서 소위 "상식적 선택 (common sense selection)" 테스트를 제안하였다. 다만, 이러한 상식적 선택에 주의할 것은 소위 후행적 판단의 편향(hindsight bias)과 구별해야 하며, 이미 알려진 구성요소들을 (known elements) 새로운 기능 없이(with no new function) 결합하여 예견 가능한 결과를(predictable result) 만들어내는 경우에는 당업자에 의한 상식을 이용한 선택에 불과하다고 판시하였다.

(4) KSR case 이후 비자명성 판단의 실무

KSR 판결 이후 흔히 예상할 수 있는 것이 자명성을 입증하기가 KSR 판결 이전보다 용이해졌을 것이라는 것이다. 그러나 KSR 이후의 특허관련 소송의 통계 자료를 보면 그러한 예상이 꼭 맞지는 않다는 것을 알 수 있다. 

예컨대, KSR 판결 이전 16개월 동안의 비자명성에 근거한 특허 무효소송에서 특허권자가 승소한 비율이 27.2%였으며, KSR 판결 이후 16개월 동안의 비자명성에 근거한 특허무효 소송에서 특허권자가 승소한 비율은 27.8%였다. 즉, 통계적으로는 KSR 판결이 반드시 특허권자에게 불리하게 작용했다고는 볼 수 없음을 알 수 있다. 

다만, 비자명성에 근거한 특허 무효소송이 본안 소송 없이 summary judgment에 의해 결정되는 비율은 KSR 판결 이전 16개월 동안이 35.5%였다면, KSR 판결 이후 16개월 동안은 42.1%로 KSR 판결 이후 summary judgment에 의해 비자명성에 근거한 무효 여부가 결정되는 비율이 상당히 높아졌음을 알 수 있다. 더욱이, 상당수의 지방법원 판결에서 KSR 판결이 비자명성 판단의 기준을 그다지 많이 바꾸어 놓지는 않았다고 법원들이 설시하고 있다. 

또한, 미국 특허청은 KSR 판결 이후에 심사관들을 위한 새로운 심사기준을 제공하고 있는 바, 복수의 인용참증을 결합하여 자명성을 판단할 수 있는 7개의 실례를 다음과 같이 들고 있다.

④ 기재불비

(1) 의의
앞서 살펴본 바와 같이 35 U.S.C. § 112에서는 명세서의 기재불비를 특허요건의 하나로 규정하고 있다. 이러한 기재불비의 종류로는 미국 특허법 제112조 제1문단에서 명세서의 기재요건을 제2문단에서 청구항의 기재요건을 규정하고 있다. 명세서의 기재요건으로는 발명의 상세한 설명에 대한 요건(written description requirement), 실시 가능성 요건(enablement requirement) 및 최적 실시예 기재요건(best mode requirement)이 있으며, 청구항의 기재요건으로는 발명의 대상을 특정하고 분명하게 청구하도록 규정하고 있다.

(2) 실시가능성 (Enablement)
미국 특허법상 실시가능성이란 명세서의 기재가 청구된 발명을 사용 및 생산 가능하도록 기재하여야 한다는 것이다. 여기서 문제가 되는 것은 과도하게 넓은 범위의 청구항이다. 인류 역사상 가장 중요한 발명중 하나로 꼽히는 모스 (Morse)부호에 대한 특허에서 청구항 제8항은 "원거리에서 통신하기 위한 전자기를 이용하는 모든 수단"을 청구하였으나, 미국 연방대법원은 청구항이 과도하게 넓은 범위를 가지고 있으며, 명세서의 기재로는 해당 청구항에서 말하는 "모든 수단"을 만들고 이용할 수 있도록 하는 기재가 충분하지 못하다고 판시하고 실시가능성 있는 기재가 흠결되어 있다고 판결하였다. 따라서, 명세서 기재에 비해 너무 넓은 범위의 청구항을 작성하는 경우에 설사 상세한 설명 요건(written description)을 만족한다 하더라도 실시가능성 없음에 해당하여 기재불비로 거절될 가능성이 있다.

(2) 최적 실시예 요건(Best Mode)

35 U.S.C. §112 제1문단에서는 단순히 청구발명을 사용 및 생산가능하도록 명세서를 기재할 뿐 아니라, 그렇게 하는 가장 좋은 방법을 기재토록 규정하고 있다. 이러한 "최적"인지 여부는 출원시를 기준으로 하며 발명자의 주관적 인식을 판단대상으로 하므로, 객관적으로 최적 실시예가 아니더라도 출원시에 발명자가 주관적으로 최적 실시예로 인식하고 있으면 충분하다. 

(3) 상세한 설명 기재 요건 (Written Description)
흔히 있을 수 있는 상세한 설명 기재 요건 흠결로는 출원 후 축소보정에 의해 새로운 구성요소가 추가된 경우, 해당 구성요소에 대한 기재가 명세서에 기재되어 있지 않는 경우가 대표적이다. 경우에 따라서는 상세한 설명에 기재가 없더라도 도면에 나와 있는 것만으로 상세한 설명 요건을 만족할 수 있다.

(4) 명확한 한정 (Definiteness)

35 U.S.C. § 112 제2문단에서는 명세서가 하나 이상의 청구항을 포함하도록 규정하고 있으며, 이러한 청구항이 발명을 특정하고 분명하게 청구하도록 규정하고 있다. 예컨대, 정도를 나타내는 용어인 "about" 또는 "approximately" 등이 청구항에 포함되거나 청구항의 표현이 명확하지 못하고 모호한 경우 이에 해당할 것이다.