미국 특허출원 단계

① 특허출원시 필요한 서류

미국 특허출원시 필요한 서류로는 특허출원서(transmittal letter), 명세서(specification), 특허청구범위(claims), 도면(drawings), 초록(abstract)외에도 한국과는 달리 다음과 같은 서류를 요구하고 있다. 즉 특허출원 선언서(patent application declaration, PAD), 정보공개서와 선행기술리스트(information disclosure statement and list of prior art, IDS) 그리고 필요한 경우 양도증서(assignment)를 제출해야 한다.

특허출원선언서(PAD)는 본인이 진정한 발명자임과 심사자료가 될 수 있는 정보를 제시할 의무가 있음을 선언하는 것으로 모든 발명자의 서명이 있어야 한다. 그리고, 미국에서는 발명자만이 특허출원인이 될 수 있음을 주의하여야 한다. 개인발명가나 500인 미만의 소기업인 경우에 소기업선언서(Small entity declaration, SED)를 제출하면 특허상표청에 납부하여야 할 출원료 정규 수수료의 50%만을 납부하여도 된다.

기본 출원료로는 3개의 독립항을 포함하여 총 20개의 청구항을 작성할 수 있으며, 다중종속항의 기재는 비용절약을 위하여 삼가하는 것이 좋다. 정보공개서(IDS)는 발명자가 알고 있는 그 출원의 특허성에 관련되는 선행기술 자료를 열거한 것으로 출원시 또는 출원일로부터 3월 이내에 제출하여야 한다. 양도증서는 발명자(출원인)가 특허출원에 대한 권리의 전부 또는 일부를 타인에게 이전하는 경우 특허상표청에 등록하기 위한 것으로 특허출원과 동시에 또는 후에 제출하여도 된다.

미국 특허상표청(USPTO)은 출원서류를 접수하면 출원날짜와 번호를 부여하여 통상 한달 이내에 출원 접수증(filing reciept) (우리나라는 이것을 출원번호통지서라고 부른다)을 보낸다.

② 사용언어

출원이나 출원 내용을 담고 있는 모든 서류, 모든 수정사항과 선언서는 영어로 쓰여지거나 검증된 영어 번역을 갖추어야 한다. 즉 사용언어는 원칙적으로 영어이며, 영어 이외의 언어로도 35 U.S.C. §111(a) 규정의 정규 출원 및 §111(b) 규정의 가출원을 제출할 수는 있다.

명세서를 포함한 출원서류가 외국어로 되어 있더라도 미국특허 출원일이 부여된다. 이 경우 외국어 출원의 영어 번역문, 번역의 정확성이 기재된 진술서 및 특허상표청 등록료(정규 출원의 경우는 선언서, 선서서)를 해당 기간 내에 제출하여야 한다. 영어 번역문은 영어 이외의 외국어로 특허상표청에 제출된 명세서의 기재 양식 및 내용에 대응하는 번역문으로 기재되어야 한다.

③ 특허 출원인

미국 특허출원은 몇 가지 예외를 제외하고 발명자 또는 공동발명자만이 할 수 있다. 이는 국내 특허법의 경우 발명자는 물론 그 정당한 승계인도 출원할 수 있는 점과 구별된다. 35 U.S.C. §116에 의하면, “물리적으로 함께 또는 동시에 일하지 않은 경우, 해당 발명에 대해 각자 기여의 형태나 정도가 동일하지 않은 경우, 각자가 특허의 모든 청구범위 주제에 공헌하지 않은 경우에도 발명자들이 공동 특허출원할 수 있다”고 규정되어 있다. 발명자나 공동발명자가 출원하기를 거절하거나 찾을 수 없는 경우, 발명에 독점적인 이해관계가 있는 모든 사람이 특허청장에게 그에 대한 증거를 제출하고, 선서서와 선언서를 제출함으로써 특허청장이 규정한 조건에 따라 특허 등록을 받을 수 있다.

④ 우선권 주장

(1) 국내 우선권과 가출원
우선권은 최초 발명자가 동일한 특허개념을 발명한 타인에 비해 발명의 우선권을 가지고 특허를 받는다는 개념이다. 1995년 6월 8일부터 가출원을 통해 국내 우선권 주장이 가능하게 되었다.

(2) 특허 협력조약
(가) 미국을 지정국으로 한 PCT(특허협력조약) 국제출원
우선일로부터 30개월이 만료하기 전에 국제출원서 사본, 기본 수수료, 국제 출원서의 영어번역문과 발명자요건의 선서 및 선언문이 제출되어야 하고 미국 특허상표청에 등록된 “흠결부분 통지(missing parts notice)”에 의한 부가수수료도 지불해야 한다.

또한, 청구범위 보정서 사본 및 이의 영어번역문, 국제예비심사보고서에 대한 첨부서류의 영어번역문도 제출되어야 하며, 만약 제출되지 않으면 그 출원은 반려되거나 폐기된다.

(나) 미국 내에서의 PCT 출원
국제출원을 하고자 하는 미국인 및 미국내 체류자는 미국 수리관청에 출원서, 명세서, 1이상의 청구범위, 필요도면, 요약서 및 1이상의 조약 당사국이 지정된 영문 국제출원서를 제출하여야 한다. 국제출원 수수료는 출원과 동시에 또는 출원일로부터 1월내에 납부해야 한다.

이와 함께 국제출원일은 앞서 언급한 출원서 등이 미국 수리관청에 도달한 날이 되고(도면이 필수적이지 않은 경우), 도면이 필수적인 경우는 도면제출일이 국제출원일이 되며, 이는 출원일로부터 30일 이내이다.

⑤ 출원의 종류

(1) 정규출원(Nonprovisional application)
정규출원이라 함은 일반적으로 수행하게 되는 통상적인 정상출원을 말한다. 정규출원은 정상적인 특허출원절차에 해당하는 것으로서, 명세서(Specification), 특허청구범위(Claims), 선서서(Oath)/선언서(Declaration), 그리고 정보공개진술서(IDS; Information Disclosure Statement)를 함께 제출하게 된다.

(2) 가출원(Provisional application)
미국은 1995년 6월 8일부터 가출원제도를 시행하고 있다. 가출원은 국내 우선권을 가지는 출원으로서 특허성을 위한 심사의 대상이 되지 않으며 특허를 얻을 수 있는 정도로 성숙되어 있지 않은 출원이다. 가출원은 출원일을 우선 확보하기 위한 목적으로 행하는 출원에 해당한다. 가출원에 의해 특허출원을 한 경우 가출원일로부터 1년 이내에 정규출원을 하게 되면 정규출원일이 가출원일로 소급된다. 가출원의 혜택을 얻기 위해서는 가출원의 출원일로부터 12개월 이내에, 그리고 이 가출원이 미국 특허상표청에 계류 중인 동안에 정식출원을 해야 한다. 가출원은 이 출원의 출원일로부터 12개월 후에는 포기 또는 취하된 것으로 간주되며, 12개월 전에는 포기될 수 있다.

이와 같은 가출원은 적은 출원료로 출원할 수 있으며, 비용이 비싼 정규출원을 하기 전에 선행기술을 더 조사할 필요가 있거나 시장성의 검토, 그리고 개선기술의 기대 등을 목적으로 하는 비정상적 출원방식이다. 또한 비교적 간단한 서류들로 가출원이 인정된다. 즉, 상세한 설명과 도면을 영어번역문 없이 제출할 수 있고, 특허청구범위 및 정보공개 진술서(IDS), 특허출원 선언서(PAD)를 제출할 필요가 없다.

영어로 제출하지 않아도 무방하므로, 한국어로 작성하여 신속하게 출원할 수 있기 때문에 시급한 출원일의 확보 등의 목적에 유용하다. 예를 들어 한국에 출원을 하고 1년 내에 우선권 주장을 하여 미국에 출원할 경우, 제3자가 그 사이에 미국에 출원을 했으면 한국 출원일로의 소급을 인정하지 않는 불이익을 받아왔다. 따라서 한국 출원과 동시에 미국에 가출원을 한다면 이런 경우가 발생되지 않을 것이다.

[가출원에 대한 주된 장점은 다음과 같다.]
첫 번째로, 특허출원을 위한 앞선 미국 출원일을 얻을 수 있고,
두 번째로, 1년 동안 정식출원을 위한 비용지출을 늦출 수 있으며 20년간의 특허존속기간을 1년까지 이전시킬 수 있다는 것이다. 20년간의 특허 존속기간은 가출원의 출원일이 아닌 정식출원의 출원일로부터 계산된다.
가출원의 경우 반드시 영어로 명세서를 작성할 필요가 없으므로 간단한 출원서를 첨부하여 한국에서 출원과 동시에 미국에 한국어로 된 명세서를 첨부하여 가출원하는 것도 미국 특허 획득시 효과적인 전략이 될 수 있다. 그러나, 외국출원을 기초로 우선권주장을 하면서 가출원하는 것은 인정되지 않는다.

(3) 계속출원(Continuation application, CA)
계속출원은 최초 출원에 기재된 동일 발명에 대한 두번째 출원으로서, 최초 출원이 진행 중인 동안에 1명 이상의 동일 발명자에 의해 출원이 가능하다. 미국 특허상표청에서의 심사결과, 최종 거절결정을 받게 되는 경우 출원인은 계속출원으로 절차를 진행하여 특허를 받을 수 있다. 이 경우 계속출원은 가출원이 아닌 정규출원이어야 하며 선출원이 포기되거나 특허되는 등의 절차가 종료되기 전에 출원이 이루어져야 한다.

계속출원은 모출원의 발명과 동일한 발명을 다루어야 하며, 계속출원에 대하여 모출원과는 별도의 출원번호와 출원일자가 부여되나 법적인 효과는 없으며, 신규성 심사의 경우 모출원 일자를 인정받는다. 계속출원에 대한 계속출원도 가능하나 어떤 논쟁사항에 대하여 모출원에서 결론에 도달하였으면 심사관은 계속출원에 대한 첫 번째 심사통지를 최종통지로 할 수 있으므로 동일한 발명 주제에 대한 다른 관점 또는 정의로 계속 출원되지 않으면 쉽게 거절될 것이다. 계속출원절차는 규칙 53조, 60조, 62조에 의한 방법이 있으나, 62조에 의한 절차(출원서류철의 계속절차, File Wrapper Continuing, FWC)가 간단하므로 가장 많이 이용된다.

(4) 일부계속출원(CIP application; Continuation-in-Part application)
원래출원의 발명요지에 개량된 사항이나 대체물을 포함하여, 즉 기본발명의 개량사항을 포함하여 일부계속출원을 하여 거절이유를 극복할 수 있다. 일부계속출원은 출원 이후에 기술이 개량되거나 진보된 경우, 선출원에는 없던 새로운 기술내용을 추가하기 위한 출원이다. 미국 특허제도는 일부계속출원을 인정하여 특허출원이 특허상표청에 계류 중인 경우 비교적 자유롭게 개량발명을 인정하고 있다. 따라서 2 이상의 출원을 통합하여 일부계속출원으로 출원할 수 있고, 그에 따라서 최초 출원시에는 상당히 유치한 단계에 있던 발명을 특허상표청에 특허출원이 계류 중인 동안 계속 출원을 거듭하여 매우 개량된 완성발명을 특허로 등록할 수 있다.

일부계속출원에 의한 특허출원의 경우 선출원과 공통된 사항에 대한 출원일은 선출원의 출원일이 심사의 기준일이 되고, 출원일 자체가 소급되는 것은 아니다. 그리고 일부계속출원에 의해 추가된 사항에 대해서는 일부계속출원일이 심사의 기준일이 된다.

새로운 개량사항에 근거한 특허청구 범위의 신규성 판단 시점은 일부계속출원일이 되며, 모출원일로부터 1년 이내에 출원되어야 한다. 일부계속출원은 제53조에 의한 절차 또는 제62조에 의한 절차를 이용할 수 있을 뿐 제60조에 의한 절차는 이용할 수 없다

(5) 분할출원(Divisional application, DA)
심사관이 출원내용에 2가지 이상의 다른 카테고리의 발명이 혼재되어 있다고 판단하는 경우 출원을 분할할 것을 지시한다. 이 경우에 본래의 출원을 2개 이상으로 분할하여 출원하는 것을 분할출원이라 한다. 이와 같은 분할출원은 다른 카테고리의 기술내용을 분리하고, 분리된 출원내용이 최초 출원내용과 동일하지 않도록 출원을 하게 된다. 분할된 출원의 출원일은 원출원일로 소급된다. 분할출원은 신규성 심사의 경우 원출원의 출원일을 인정받으나 행정목적을 위하여 별도의 출원번호와 출원일이 주어진다. 분할출원은 53조에 의한 절차, 60조에 의한 절차, 62조의 의한 절차 중 하나를 선택하여 출원할 수 있다.