미국특허 확보를 위한 미국특허출원에서 특허등록까지의 성공 팁

국내의 특허출원을 기초로 하여 미국에서의 특허권을 확보하기 위한 미국특허출원의 방법은 국내 특허출원일로부터 1년 이내에 파리조약에 의한 우선권을 주장하면서 미국특허청에 직접 특허출원을 하는 방법과, 국내 특허출원일로부터 1년 이내에 우선권주장을 하면서 PCT 국제출원을 한 후, 국내 특허출원일로부터 30개월 이내에 미국특허청에 PCT 국제출원의 영어 번역문을 제출하면서 국내단계로 진입하는 방법이 있다.

여기에서 살펴볼 미국특허출원은 파리조약에 의한 우선권주장을 수반한 미국특허출원과 PCT 국제출원의 국내단계진입에 의한 미국특허출원 모두에 해당한다. 그러나 미국특허출원에서 특허등록까지의 실제 사례를 들어 살펴볼 것이므로 PCT 국제출원의 미국특허청 국내단계진입에 의한 미국특허출원의 예를 사용하기로 한다.

국내 특허출원을 기초로 하여 미국에 특허출원을 하여 특허권을 확보하는 것이, 시간, 비용, 노력이 많이 소요될 수밖에 없다. 기본적으로 미국특허출원 및 미국특허 확보를 위한 비용면에서는 미국특허청의 특허출원 및 특허등록 관련 수수료가 고가이고, 미국 현지 변리사의 대리인 비용이 고가이기 때문이다. 미국특허출원과 미국특허의 확보 과정에서 비용이 가장 많이 소요되는 절차가 미국특허청 심사관의 Official Action(OA)에 대한 대응 절차이다. 미국 현지 대리인들이 일반적으로 기본료에 Time Charge를 청구하기 때문에 비교적 많은 비용이 소요된다. Time Charge의 개념 때문에, 미국특허청 심사관의 OA에 대한 대응 작업(의견서 및 보정서 작성)을 미국 현지 대리인에게 일임했을 경우에는 비용 폭탄이 될 수도 있다. 비용 절약을 위해서는 미국특허청 심사관의 OA에 대한 대응 주체를 명확하게 하여 실무를 수행하여야 할 것이다.

미국특허청에서의 기구, 기계류 등의 소위 하드웨어에 관한 기술 발명의 미국특허출원과 컴퓨터프로그램 또는 웹프로그램을 활용한 비즈니스모델인 BM발명의 미국특허출원의 특허등록 성공율은 현저하게 차이가 있다. 하드웨어 기술 발명에 관한 미국특허출원은 프로그램 및 네트워크 등을 활용하는 BM발명에 관한 미국특허출원보다 특허결정을 받기가 비교적 용이하다. 미국특허청 심사관은 비즈니스모델(BM) 발명의 특허출원에 관하여 특허를 허용하는 경우가 매우 제한적인 것으로 보인다.  

그럼에도 불구하고, 우리나라는 IT 강국이고, IT 기술의 적극적인 활용은 비즈니스모델 발명으로 나타나고 있고, 이러한 유용한 비즈니스 모델에 관한 미국특허 확보가 기존 중견기업은 물론 창업 예정자 또는 스타트업에게 꼭 필요할 경우가 있으므로, 미국특허청 심사관의 심사를 효율적으로 통과시킬 수 있는 미국특허출원 및 전략적/효과적인 OA 대응에 관한 스킬이 절대적으로 필요하다.

실무상 미국특허출원에서 하드웨어 기술발명에 관한 미국특허출원에 대해서 5건의 특허결정을 확보할 수 있다면, 프로그램 또는 네트워크를 활용하는 비즈니스모델 발명에 관한 BM 특허출원은 같은 조건에서 2건 정도가 심사관의 심사를 통과할 정도로 발명의 종류에 따라서 차이가 있다.

하드웨어 기술발명에 관한 미국특허출원의 경우 미국특허청 심사관은 특허청구범위의 기재 상태에 대해서 그다지 지적을 하지 않고 있다. 그 이유는 미국특허출원의 첨부 도면에 유형의 구성요소가 대부분 구체적으로 도시되어 있다. 미국특허청 심사관은 특허청구범위에 기재된 발명의 구성요소를 대응하는 도면을 참조하면서 확정하기 때문에 특허청구범위에 기재된 발명이 불명확하다고 판단할 확률이 낮다. 그러나 미국특허청 심사관의 프로그램 및/또는 네트워크를 활용한 비즈니스모델(BM) 발명에 관한 BM 특허출원에 관한 심사에 있어서는, 특허출원에 첨부되는 도면이 개략적인 개념도 또는 플로우차트이고 단일 사물에 대한 구성요소의 기재가 아니고 통상적인 하드웨어(단말기)와 네트워크의 결합을 프로그램을 개재하여 구현되고, 이들 구성요소 간에 데이터의 송수신을 통해 구현되는 발명이기 때문에 심사관의 관련 기술분야의 지식수준에 따라서 다르게 판단할 수 있다.

<프로그램 및/또는 네트워크를 활용한 비즈니스모델(BM) 발명의 미국특허 전략>

개발된 하나의 비즈니스모델 발명에 대해서 BM특허로서의 특허 포트폴리오 구축 과정을 살펴본다. 관련 BM발명에 대해서 미국에서 BM특허로 권리를 확보하되, 유효특허로 확보하기 위해서는 권리범위가 최적화된 미국특허출원 또는 시사결과에의 대응이 필요하다. 이를 위해서는 미국특허출원의 기초가 되는 한국특허출원 및 특허 포트폴리오가 매우 중요하다.

최초의 한국특허출원에 대해서 심사 결과 특허결정을 받은 경우, 심사 과정의 거절이유를 극복하기 위해서 특허청구범위의 권리 내용이 많이 축소된 상태인 경우가 많다. 그 한국특허출원을 기초로 미국특허출원을 포함한 해외특허출원을 하고자 하는 출원인들은 해외 미국특허청 심사관의 심사 통과를 염두에 두고, 한국특허출원의 보정된 특허청구범위의 상태로 미국특허출원 또는 PCT 국제출원을 하기를 원한다. 이러한 경우 미국특허를 확보하더라도 권리범위의 상태가 너무 협소하여 힘이 없는 특허가 될 수 있고, 미국특허청의 심사관의 심사과정에서 미국특허출원의 심사실무에 부합되지 않는 특허청구범위로 판단될 수 있는 경우가 일반적이다.

그러므로, 한국특허출원에 대해 분할출원 등을 통해 발명자가 원하는 권리범위의 특허(확장특허)를 확보하도록 지속적인 시도가 필요하다. 결과적으로 그렇게 확보한 확장특허의 권리범위의 내용을 미국특허출원 또는 PCT 국제출원 등의 해외특허출원을 위한 권리범위의 내용으로 적용하는 것이 바람직하다.

다음 그림은 여기에서 실제 사례로 살펴볼 미국특허출원의 기초인 한국특허출원(권리 확장을 위한 포트폴리오) 및 미국특허를 포함한 해외특허 확보를 위한 PCT 국제출원을 위한 전략 상황을 나타낸다.

미국특허청에서 BM발명에 관한 미국특허출원이 특허결정을 받기 용이하지 않은 이유는 여러 가지가 있지만, 그 중 심각한 것이 미국특허출원의 기초가 되는 한국특허출원의 특허청구범위에 기재된 발명의 구성 내용과 미국특허출원의 Claims에 기재된 발명의 구성이 동일한 경우에도, 한국특허청 심사관과 미국특허청 심사관의 해석이 다르다는 것이다.

비즈니스모델(BM) 발명에 관한 한국특허출원의 특허청구범위에 기재된 발명의 구성 중에서 다음과 같은 구성요소가 기재된 예를 살펴본다.

‘컴퓨터가 사용자단말기로부터 전송되어 온 회원 정보를 수신하여 업데이트 관리하고,’

이에 대해서, 한국특허청 심사관은 “사용자단말기에 컴퓨터와 통신 접속하고 회원정보를 입력하여 전송할 수 있는 프로그램이 실행되고 있고, 컴퓨터는 사용자단말기의 프로그램과 통신 연결되는 수단과 회원 정보를 수신하여 기 저장된 회원 정보를 업데이트하는 프로그램이 실행되고 있다”고 해석하는 것이 일반적이다. 그러나 미국특허청 심사관은 “컴퓨터가 회원 정보 즉 데이터를 수신하는 것은 일반적인 컴퓨터의 기능에 불과하다”고 해석하는 것이 일반적이다.

이러한 미국특허청 심사관과 한국특허청 심사관의 해석의 차이 때문에, 미국특허청 심사관의 심사결과는 특허거절이유통지로 나타나고, 한국특허청 심사관의 심사결과는 특허결정으로 나타날 수밖에 없다.

위의 예에서 미국특허청 심사관의 심사를 통과하기 위한 미국특허출원시의 특허청구범위(claims), 심사관의 거절이유통지(OA)의 극복을 위한 특허청구범위의 전략적인 기재(보정) 방법을 찾아야 한다.

그 중 미국특허청 심사관의 거절이유(OA)를 극복하기 위한 대응 방법으로, 심사관이 지적한 특허청구범위의 기재 상태에서, 원래의 권리범위를 축소시키지 않으면서 심사관의 요구를 충족시킬 수 있는 보정 전략과, 심사관의 거절이유(OA)를 해소시킨다는 의견서(response)에서의 심사관의 설득 전략이 필요하다.

결과적으로, 비즈니스모델(BM) 발명에 관한 미국특허출원은, 심사관의 1차 거절이유(대부분, 특허청구범위의 기재 상태가 부적합함과 인용발명들에 의해 자명한 발명이라는 이유), 거절이유 대응을 위한 특허청구범위의 보정 및 의견서 제출, 특허결정 또는 최후거절이유(Final Office Action), 최후거절이유 대응 특허청구범위의 보정 및 의견서(제출 전 심사관 인터뷰 심사) 제출, 특허결정 및 특허등록의 수순을 밟는다.

다만, 특허청구범위에 기재된 발명이 인용발명에 의해 자명하다는 소위 발명의 진보성이 부정되는 경우, 미국특허청 심사관의 거절이유를 극복하기 위해서 특허청구범위의 축소가 불가피한 경우가 많이 있다.

또한, 미국특허출원의 심사관의 최후거절이유(FOA)에 효과적으로 대응하는 팁으로, 우선 위에서 살펴본 특허청구범위의 보정 내용과 의견 내용을 작성한 후, 미국 현지 대리인과 협의하여, 미국특허청 심사관과 인터뷰 심사를 신청하여 진행하는 것을 권장한다.

시장의 글로벌화로 인해, 협소한 국내 시장에서의 성공을 넘어 글로벌 시장으로의 진출이 활발하고, 특히 우리나라 중소기업, 스타트업 및 창업 예정자도 당연히 글로벌 시장에서의 성공을 원한다. 이러한 추세에 따라서, 중소기업, 스타트업 및 창업 예정자들의 미국특허출원을 포함한 해외특허출원이 급증하고 있다.

그 중 스타트업 또는 창업 예정자들의 발명은 비즈니스모델(BM) 관련 국내 특허출원과 이를 기초로 미국특허출원을 포함한 해외특허출원을 활발하게 모색하고 있다. BM발명의 미국특허출원을 시도하지만 번번히 미국 BM특허 확보에 실패하는 경우가 비일비재하다. 한국특허청에서도 비즈니스모델(BM) 관련 발명에 대한 특허등록율이 매우 낮은 점을 감안하면 BM발명의 미국특허출원이 특허확보에 어려움이 따른다는 것은 당연하다.

그러므로, 다른 기술분야도 크게 다르지는 않지만, 특히 BM발명의 미국특허를 포함한 해외특허의 확보를 위해서는 그 전제로서, 기초 특허출원이 될 한국특허출원에서부터 해외특허를 고려하여 발명의 설명, 도면 및 특허청구범위의 전략적인 작성이 필요하다.

대일국제특허법률사무소의 이종일 변리사는 우리나라의 BM특허 시초인 닷컴 시대부터 현재까지 수많은 비즈니스모델 발명을 BM특허로서 국내에서 확보해왔고, 해외 주요 국가인 미국, 유럽, 중국, 일본 등의 해외 특허 획득의 오랜 경험을 통하여, BM특허의 국내 특허의 확보에서부터, 해당 특허의 포트폴리오 구축, 및 미국특허를 포함한 해외특허의 확보를 위한 턴키 서비스(turnkey services)를 제안하고 있다.