일반적으로 중국 대륙에서 전리권이라고 하면 발명특허, 실용신안, 디자인을 모두 아우르는 넓은 개념이지만, 홍콩에서 전리권이라는 용어는 우리나라의 특허와 마찬가지로 좁은 의미의 특허를 의미한다.
하지만, 홍콩에서는 중국 대륙과 달리 표준전리와 단기전리라는 특유의 전리권 제도를 운영하고 있다. 표준전리와 단기전리는 우선 존속기간에서 차이가 있으며 그 외에도 출원 절차와 등록 절차 에서 차이를 보이고 있다. 우리나라의 지재권 제도와 굳이 대응시키자면 존속기간의 장단의 측면에서 표준전리는 특허에 해당하고 단기전리는 실용신안에 해당한다고 할 수 있겠다.
하지만, 홍콩에서 운영되고 있는 표준전리 제도와 단기전리 제도는 홍콩지식산권서에서 자체적인 실체심사를 하지 않고 방식심사만 한다는 점에서 모두 일종의 무심사 제도를 채택하고 있다고 할 수 있다.
또한, 홍콩은 역사적으로 오랜 기간 영국의 식민지배를 받았을 뿐 아니라, 현재는 중국에 귀속 되어 있기 때문에 출원 절차 면에서 영국과 중국에 상당 부분 종속되어 있는 특징이 있다.
[홍콩 특허 출원 절차]
홍콩에서 특허권(전리권)의 보호를 받으려면 반드시 홍콩에 전리 출원을 하여야만 한다. 비록 홍콩이 중국에 귀속되어 있기는 하지만, 중국 본토에 전리 출원을 하여 전리권을 수여받았다고 하더라도 중국 본토에서의 전리권에 기해 홍콩에서도 전리권의 보호를 받을 수는 없다.
홍콩에서 전리권의 보호를 받으려면 반드시 별도로 홍콩에 전리출원을 하고 전리권을 등록받아야 한다.
(1) 표준전리와 단기전리
홍콩에서 전리권 출원은 표준전리와 단기전리로 나뉜다. 표준전리권은 최장 존속기간은 20년이며, 최초 등록 후 3년이 지나면 매년 기간을 연장하여야 한다.
단기전리의 최장유효기간은 8년이며 최초 등록 후 4년이 지나고 1번만 기간을 연장하면 된다.
(2) 전리의 출원
홍콩에서 전리를 출원하기 위해서는 우선 표준전리로 출원할 것인가 단기전리로 출원할 것인가를 결정해야 한다.
일반적으로 표준전리는 중국, 영국, 또는 영국을 지정한 유럽 출원을 반드시 기초로 하고 있어야 한다는 점에서 중국 또는 영국에서 특허권을 획득하고 추가로 홍콩에서도 특허권을 획득하고자하는 외국인들에 이용된다. 또한, 표준전리는 최장 20년의 존속기간을 허용하고 있기 때문에 충분한 기간 동안 특허권의 보호를 받고자 하는 경우에 이용될 수 있다.
단기전리는 표준전리와 달리 최장 8년이라는 짧은 기간의 존속기간을 인정하고 있다. 통계에서도 나타나듯이 단기전리는 외국인들에 의하여 많이 이용되지는 않는다. 단기전리는 표준전리와 달리 반드시 중국, 영국, 또는 영국을 지정한 유럽출원을 기초로 할 필요는 없지만, PCT 조약에 의한 국제조사기관, 중국특허청, 유럽특허청, 또는 영국특허청 중 어느 한 곳에서 작성한 서치리포트(search report)를 제출해야 하는 요구 조건이 있으므로 주의하여야 한다.
(3) 전리출원의 언어
홍콩에서의 전리출원은 중국어 또는 영어를 선택하여 할 수 있다. 다만, 출원 서류에서 몇몇 사항들은 반드시 중국어와 영어로 동시에 병기되어야 한다.
전리출원의 요약문(abstract)는 반드시 중국어와 영어 두 개 언어 모두로 작성되어야 한다. 그리고, 출원인 또는 발명자의 이름은 반드시 중국어와 영문자 알파벳으로 번역되어 표시되어야 한다.
(4) 표준전리의 출원 절차
(가) 표준전리출원의 2단계
표준전리의 출원 절차는 두 개의 단계로 나뉘어진다.
제1단계 (first stage) - 기록청구단계(记录请求, request for record)
제2단계 (second stage) - 등록비준청구단계(册与批予请求, request for registration and grant)
홍콩에서 전리권을 수여받기 위해서는 반드시 상기 2단계를 모두 밟아야 한다.
(나) 지정특허출원(기초출원)
또한, 표준전리 출원은 출원의 기초가 되는 기초 출원이 반드시 존재하여야만 한다. 이를 홍콩 에서는 지정특허(指定专利)출원이라고 하는데, 지정특허출원 없이 홍콩에서 단독으로 표준전리를 출원하는 것은 허용되지 않는다.
표준전리 출원의 기초가 되는 지정특허출원이 될 수 있는 출원은 반드시 아래의 세 곳 중의 어느 하나의 특허청에서 이루어진 특허출원이어야 한다.
- 중화인민공화국(중국 본토)의 특허청에 제출된 중국전리출원
- 영국특허청에 출원된 영국특허출원
- 유럽특허청에 출원된 영국을 지정국으로 포함하는 유럽특허출원
(다) 기록청구단계 - 표준전리 출원의 제1단계
기록청구단계는 홍콩지식산권서에 출원서를 제출하는 단계로서 반드시 기초가 되는 지정특허 출원이 해당 특허청에서 공개되거나 공고된 날로부터 6개월 이내에 제출되어야 한다.
기록청구단계에서 제출해야 하는 서류는 다음과 같다.
- 기록청구서 (전리서식 P4, 부록 참조)
- 공개 또는 공개된 지정특허출원의 사본
- 발명의 명칭 : 영문과 중문 모두 기재
- 요약서 : 영문과 중문 모두 요구
- 출원인의 성명과 주소
- 지정특허출원에 기재된 출원인과 홍콩표준전리출원의 출원인이 다를 경우 양도증
- 지정특허출원에 기재되어 있지 않은 발명자를 홍콩표준전리출원에서 추가할 경우 추가된 발명자가
진정한 발명자라는 것에 대한 성명서
- 우선권 주장을 할 경우, 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 국가와 기초출원의 출원번호, 출원일
- 공지예외 주장을 하는 경우 사전 공지된 전시회, 박람회 등에 관련된 사항 및 공지일자
- 홍콩에서의 주소 또는 거소(만약, 홍콩대리인을 선임한 경우 대리인의 성명 및 주소)
이 때 함께 납부해야 하는 관납료는 출원료 380HKD와 공고료 68HKD이다.
기록청구를 제출하면, 즉 표준전리를 홍콩에 출원하면 다음의 도표와 같은 절차가 진행된다.
즉, 기록청구 제출에 의한 표준전리 출원이 이루어지면, 홍콩지식산권서의 방식 심사관은 먼저 지정특허출원의 공개 또는 공고일로부터 6개월 이내에 기록청구가 제출된 것인지 확인한다.
만약 6개월 이내에 출원된 것이라면 우선 최소한의 방식 요건을 만족하는지를 검토한다. 최소 한의 방식 요건이란 홍콩지식산권서에 표준전리를 출원하기 위해 요구되는 서류들이 모두 포함되어 있는지 등을 체크한 것이다.
최소한의 방식 요건을 만족하는 것으로 확인되면 심사관은 표준전리의 출원일인 기록청구 제출일자를 확인하여 통지한다.
그 후, 심사관은 표준전리 출원의 기록청구가 갖추어야 할 모든 방식상의 요건을 심사하여 이를 만족할 경우 후속 조치들을 취한다.
이어지는 후속조치들은 다음과 같다.
1) 홍콩지식산권서의 표준전리 출원등록부에 등재한다.
2) 표준전리 출원의 기록청구 사실을 공고한다. 일종의 출원공고에 해당한다.
3) 홍콩지식산권서가 발간하는 지식재산 저널에 기록청구가 표준전리출원 기록청구가 접수되었음을 게재하여 광고한다.
4) 출원인에게 표준전리 출원의 기록청구가 공고되었음을 통지한다.
상기와 같은 표준전리 출원의 제1단계인 기록청구 단계가 완료되면, 이후로는 표준전리 출원의 제2단계인 등록비준청구 단계가 진행된다.
(라) 표준전리 출원의 유지 청구
표준전리 출원의 제1단계인 기록청구 단계가 완료된 후 기초출원인 지정특허출원이 상당 기간 동안 등록 결정이 되지 않아 상당 기간이 지나가게 되는 경우에는 절차 계속 중에 표준전리 출원의 유지 청구를 해야 한다.
홍콩 전리조례에 의하면 기록청구의 공고가 난 후 5년이 지나도록 제2단계인 등록비준청구 단계가 진행되지 않을 경우에는 표준전리 출원의 유지 청구를 해야만 한다.
만약 유지청구를 하지 않을 경우에는 해당 표준전리 출원이 포기된 것으로 간주된다. 표준전리 출원의 유지 청구는 홍콩지식산권서의 서식 patent form P9을 이용하여 작성하고 제출하면 된다. 서식은 부록에 기재되어 있다.
등록비준청구를 위해 제출해야 하는 서류는 다음과 같다.
- 등록비준청구서 (patent form p5 서식 참조)
- 공개 또는 공개된 지정특허출원의 사본
- 발명의 명칭 : 영문과 중문 모두 기재
- 출원인의 성명과 주소
- 지정특허출원에 기재된 출원인과 홍콩표준전리출원의 출원인이 다를 경우 양도증
- 홍콩에서의 주소 또는 거소(만약, 홍콩대리인을 선임한 경우 대리인의 성명 및 주소)
등록비준청구를 위해서는 청구료 380HKD와 공고료 68HKD를 등록비준청구와 함께 또는 등록 비준청구일부터 1개월 이내에 납부하여야 한다.
등록비준청구를 제출하면 그 이후의 구체적인 진행 단계는 다음과 같다.
1) 먼저 등록비준청구의 청구서를 필요한 서류 및 관납료와 함께 홍콩지식산권서에 제출한다.
2) 등록비준청구가 제출되면 우선 심사관은 상기 등록비준청구가 앞에서 설명한 6개월의 기간을 준수 하여 제출된 것인지를 심사한다.
3) 6개월의 기간을 준수하여 제출된 것이라면 최소한의 방식 요건을 만족하는지를 우선 판단한다. 여기서 최소한의 방식 요건이란 표준전리출원의 등록비준청구에 있어서 필요한 서류들을 모두 제출하였는지 여부 등이 될 수 있다.
4) 판단 결과 최소한의 방식 요건을 만족하는 것으로 인정되면 등록비준청구 제출일을 정식으로 인정하고 나머지 방식 요건들을 모두 심사한다.
5) 심사 결과 나머지 방식 요건들을 모두 만족하는 경우, 홍콩지식산권서의 특허등록부에 등재하고,홍콩 표준전리 등록 결정서를 송부한다.
(5) 단기전리 출원절차
단기전리는 표준전리와 달리 최장 8년이라는 짧은 기간의 존속기간을 인정하고 있다. 단기전리 제도는 외국인들에 의하여 많이 이용되지는 않고 있는데, 그 이유로 짧은 존속기간만을 인정하고 있는 점, 중국특허청, 영국특허청, 또는 PCT 조사기관 등의 서치리포트를 요구하고 있는점에서 표준전리와 마찬가지로 실질적으로는 기초출원이 존재하여야 하고, 표준전리도 무심사제도를 취하고 있어 굳이 표준전리 대신 단기전리를 취득해야 할 시간적, 비용적 실익이 없는 점 등을 들 수 있다.
앞서 설명한 것처럼, 단기전리는 표준전리와 달리 반드시 중국, 영국, 또는 영국을 지정한 유럽 출원을 기초로 할 필요는 없지만, PCT 조약에 의한 국제조사기관, 중국특허청, 유럽특허청, 또는 영국특허청 중 어느 한 곳에서 작성한 서치리포트(search report)를 제출해야 하는 요구 조건이 있으므로 주의하여야 한다.
(가) 서치리포트 제출
단기전리출원은 표준전리와 달리 기초가 되는 지정특허출원을 요구하지는 않지만 PCT 조약에 의한 국제조사기관, 중국특허청, 유럽특허청, 또는 영국특허청 중 어느 한 곳에서 작성한 서치리포트 (search report)를 제출할 것을 요구하고 있어 실질적으로 기초출원이 필요하다고 할 수 있다.
(나) 출원의 시기적 제한
단기전리 출원은 기초출원을 요구하지는 않기 때문에 출원을 언제까지 해야 한다는 시기적 제한은 없다. 하지만, 우리나라 기업의 경우 대부분 한국출원을 우선권 주장의 기초로 하여 출원할 것이기 때문에 우선권 주장의 기초가 되는 최초 출원의 출원일로부터 12개월 이내에 출원하여야 한다.
또한, 중국을 지정국으로 한 PCT 출원의 경우에는 PCT 출원이 국내 단계에 진입하고 6개월 이내에 단기전리를 출원해야 한다.
(다) 공지예외주장
또한, 공지예외주장을 하는 경우에는 반드시 공지일로부터 6개월 이내에 홍콩에 출원하여야 한다. 이 경우 공지예외주장을 인정해주는 요건이 우리나라와 홍콩은 상이하다는 것을 반드시 유념해야 한다. 우리나라는 현재 공지예외주장에 있어서 공지 형태에 대한 제한이 없지만, 홍콩이나 중국은 반드시 중국정부가 인정한 박람회, 전시회에서 공지한 경우만 인정하기 때문이다.
따라서 우리나라에서 먼저 공지한 경우에는 홍콩이나 중국에서는 특허권을 받는 것의 거의 불가능하다는 것을 반드시 유념하여야 하며, 중국이나 홍콩에서 특허권 획득을 계획하고 있다면 반드시 공지하기 전체 특허출원을 먼저 해야 한다.
(라) 단기전리 출원에 필요한 서류
단기전리 출원에 필요한 서류는 다음과 같다.
- 단기전리 등록청구서 (전리서식 P6, 부록 참조)
- 단기전리 출원 명세서(설명서, 도면, 청구범위)
- 발명의 명칭 : 영문과 중문 모두 기재
- 요약서 : 영문과 중문 모두 요구
- 출원인의 성명과 주소
- 발명자의 성명과 주소
- 서치리포트 (중국특허청, 영국특허청, 유럽특허청, PCT 조사기관)
- 출원인이 발명자가 아닐 경우 발명자 신고 관련 서식(전리서식 P6A, 부록참조)
- 우선권 주장을 할 경우, 우선권 주장의 기초가 되는 출원의 국가와 기초출원의 출원번호, 출원일
- 공지예외 주장을 하는 경우 사전 공지된 전시회, 박람회 등에 관련된 사항 및 공지일자에 대한 서면증거
- 홍콩에서의 주소 또는 거소(만약, 홍콩대리인을 선임한 경우 대리인의 성명 및 주소)
(마) 단기전리 출원 관납료
단기전리출원을 하는 경우 출원료 755 HKD와 광고게재료 68HKD를 출원과 동시에 또는 출원일로부터 1개월 이내에 납부하여야 한다.
(바) 단기전리출원 등록의 연기
단기전리 출원의 경우 등록을 연기할 수 있다. 최장 단기전리 출원일로부터 12개월까지 연기 가능하다.
(사) 단기전리 출원의 심사 절차
단기전리가 홍콩지식산권서에 출원되면 다음의 도표에 나타나 있는 것과 같은 절차로 심사가 진행된다.
1) 먼저 단기전리출원의 출원서 및 명세서를 관납료와 함께 홍콩지식산권서에 제출한다.
2) 단기전리출원이 제출되면 우선 심사관은 단기전리출원이 최소한의 방식 요건을 만족하는지를 우선 판단한다. 여기서 최소한의 방식 요건이란 단기전리출원에 있어서 필요한 서류들을 모두 제출하였는지 여부 등이 될 수 있다.
4) 판단 결과 최소한의 방식 요건을 만족하는 것으로 인정되면 단기전리출원의 출원일을 정식으로 인정하고 나머지 방식 요건들을 모두 심사한다.
5) 심사 결과 나머지 방식 요건들을 모두 만족하는 경우, 홍콩지식산권서의 특허등록부에 등재하고,홍콩 단기전리 등록결정서를 송부한다.
6) 그리고 홍콩 단기전리 등록공고를 내고 홍콩지식산권서에서 발간하는 지식재산관련 저널에 게재하여 광고한다.
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