홍콩에서의 상표권은 홍콩지식산권서에 상표출원 절차를 밟아서 심사를 받아 심사에 통과할 경우에 획득할 수 있다. 홍콩에서도 상표권 등록과 회사 등록, 사업 등기 등과는 그 성격이 완전히 다르며, 주관하는 행정부서도 다르다. 상표권의 등록은 홍콩지식산권서에서 주관하며, 회사 등록이나 사업 등기 등은 홍콩 세무국에서 주관한다.
홍콩에서 회사 등록이나 사업 등기를 마쳤다고 해서 그 회사 이름과 사업 이름에 대한 독점권이 주어지는 것은 아니다. 회사 이름, 사업 이름에 대한 독점권은 오로지 상표권에 의해서만 주어지기 때문에 반드시 홍콩에서 상표 출원 절차를 밟아야 한다.
[상표의 출원 절차]
(1) 회사 등록, 사업 등기, 상표등록의 차이점
(가) 회사 등록
회사등록은 홍콩의 회사조례(홍콩법 제32장)에 의하여 규정된다. 홍콩에 설립된 유한회사, 홍콩외에서 설립된 외국법인, 그리고 홍콩에 영업지를 설치한 외국법인 등은 홍콩의 회사조례에 따라서 회사 등록을 해야 한다.
(나) 사업 등기
사업 등기는 홍콩의 사업등기조례(홍콩법 제310장)에 의하여 규정된다. 사업 등기은 홍콩사업 등기서에서 할 수 있다. 홍콩에서 사업을 영위하고자 하는 개인이나 법인은 모두 홍콩사업등기서에서 등기를 해야한다.
(다) 상표등록
상표등록은 홍콩의 상표조례(홍콩법 제559A장)에 의하여 규정된다. 상표등록을 위해서는 홍콩 지식산권서에 상표출원을 해야 한다.
회사 등록이나 사업 등기를 하면서 회사의 상호를 등록했다고 하더라도 앞서 설명한 것처럼 이는 그 회사 이름에 대한 독점 사용권을 부여해주지 않는다. 회사 등록이나 사업 등기는 그 상호에 대한 상표권의 획득을 의미하지 않기 때문이다. 따라서 반드시 별도로 상표출원을 하여 상표권을 등록받아야 한다.
(2) 홍콩의 2003년도 상표조례 개정
한편, 홍콩은 2003년 전면적인 상표조례 개정을 통하여 상표 제도의 틀을 크게 수정하였다. 개정 전에는 출원 전 사용상태 및 주지도에 따라서 part A 상표출원과 part B 상표출원으로 나뉘어져 있었으며, 상당히 복잡한 출원 요건 및 사용주의적 색채로 인하여 등록주의를 취하고 있는 우리나라 출원인에게 많은 혼란을 주었었다.
홍콩은 2003년도 개정을 통하여 사용주의적 색채를 많이 배제시켰으며, part A 상표출원과 part B 상표출원을 하나의 상표출원으로 통일하여 절차를 단순화하였다.
(3) 홍콩의 상표 검색
홍콩의 상표 검색은 홍콩 온라인 지식재산권 검색 사이트인 를 이용한다.
(4) 출원 준비 서류
검색을 통하여 출원할 상표와 지정상품 또는 지정서비스업이 정해졌다면, 상표출원을 위한 서류를 준비하여야 한다. 상표출원을 위해서 준비할 서류는 상표 견본과 지정상품을 기재한 상표 출원서이며 대리인을 통하여 출원하는 경우 대리인에 대한 위임장을 제출하여야 한다. 상표출원서에 대해서는 아래 출원 절차에서 좀 더 자세하게 설명하기로 한다.
(5) 출원 단계 유의점
(가) 홍콩 지식산권서의 출원 전 사전 검색 서비스
홍콩지식산권서에서는 출원 전에 사전 검색 서비스를 제공한다. 앞에서 설명한 홍콩지식산권서의 검색 엔진을 이용하여 직접 타인의 선출원·선등록 상표를 검색해볼 수 있지만, 이러한 직접 검색이 어색하고 힘들다면 홍콩지식산권서에서 제공하는 사전 검색 서비스를 이용하는 것도 좋은 전략이 될 수 있다.
홍콩지식산권서에서는 출원하고자 하는 상표와 동일·유사한 상표에 대하여 지정상품과 동일·유사한 상품에 타인에 의한 선출원 또는 선등록 상표가 있는지를 검색하여 사전 검색 리포트를 제공하는 서비스를 제공하고 있다.
(나) 상표의 식별력 유무에 대한 예비적 판단 서비스
또한, 홍콩지식산권서에서는 출원하고자 하는 상표의 식별력 유무를 예비적으로 판단하고 등록가능 여부를 미리 조언해주는 서비스도 제공하고 있다. 일반적으로 홍콩에서도 지정상품의 보통명칭이나 관용명칭 또는 성질·품질·원재료·원산지·생산방법·가공방법 등을 나타내는 표장만으로 된 상표, 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장은 식별력이 없어서 등록받을 수 없는 것으로 규정하고 있다.
따라서 이 서비스를 이용하여 출원 전 미리 등록가능성 여부를 홍콩지식산권서로부터 조언 받아 상표출원 거절되는 것을 최소화할 수 있다.
(다) 서비스 이용방법
만약, 이 사전 검색 서비스 및 식별력 유무 예비적 판단 서비스를 이용하고자 한다면, 출원 전에 출원하고자 하는 상표 및 지정상품을 기재한 사전 검색 서비스 신청서를 제출하면 된다.
(6) 출원 절차도 및 설명
(가) 출원서 제출
상표출원서가 준비되면 홍콩 지식산권서에 출원을 하는 것으로 상표등록을 위한 절차가 시작된다.
상표출원서의 작성 등의 준비는 직접 하는 것도 가능하지만 가능한 한 홍콩 전문 대리인의 도움을 받는 것이 좋다. 이때, 해외 출원을 전문으로 하는 한국의 변리사를 통하여 홍콩 현지 대리인을 지정하여 출원을 준비하는 것이 바람직하다.
출원서는 홍콩지식산권서에서 제공하는 양식 "T2"를 사용하여야 한다. 필요한 경우 “T2A”를 추가로 작성하여 제출하여야 하는데, 양식 “T2A"는 증명상표, 소리상표, 냄새상표, 입체상표 등 특수 상표에 대하여 제출하는 추가 양식이다. T2, T2A 모두 영어 또는 중국어로 작성할 수 있으며, T2 양식에 사용한 언어와 동일한 언어로 T2A를 작성하여야 한다. 즉, T2를 영어로 작성하였다면, T2A 역시 영어로 작성하여야 한다.
(나) 특수상표의 경우 추가 제출 서류 및 기간
① 증명상표
만약 제품 증명, 품질 인증과 관련된 증명상표를 출원하는 경우에는 출원일로부터 9개월 이내에 해당 제품 증명이나 품질 인증과 관련된 규정, 약관, 심사기준에 대한 서류를 제출하여야 한다.
② 색채상표, 소리상표, 냄새상표, 입체상표
색채상표, 소리상표, 냄새상표, 입체상표의 경우에는 반드시 이에 대한 자세한 설명서를 제출하여야 한다. 설명서는 T2A 양식의 기재란에 상세하게 기재하여야 한다.
(다) 방식심사
방식심사에서는 상표출원의 등록 여부를 실체적으로 판단하는 실체심사 전에 출원된 서류에 중대한 흠결이나 누락 사항들을 심사하는 단계이다. 홍콩지식산권서의 상표심사부에서는 서류상에 중요 항목들이 모두 빠짐없이 기재되었는지, 필요한 서류나 증명자료들이 누락 없이 제출되었는지, 또는 잘못되거나 흠결이 있는 기재사항이 있는지 등을 방식심사 단계에서 살펴본다.
만약 출원서에 기재되어야 할 필수 정보들이 누락되었거나 중요한 자료들이 제출되지 않았을 경우, 홍콩지식산권서는 이러한 취지를 통보하고 2달 이내에 이러한 흠결을 치유할 수 있는 자료를 제출할 것을 요구한다.
이중에서 지정상품의 상품류 구분 번호라든지, 단순한 오탈자라든지, 출원인의 주소 또는 대리인의 주소 등의 경우 2달 이내에 이를 보충하는 서류를 제출하더라도 상표출원의 출원일 인정에 영향을 미치지 않지만, 그 외 상표견본을 제출하지 않았거나, 지정상품을 지정하지 않은 경우와 같은 중대한 흠결이 있는 경우에는 원래 상표출원의 출원일을 인정하지 않고 흠결을 치유하는 보정서류를 제출한 날짜를 상표출원일로 인정하게 된다.
따라서 출원일 제출 시 중대한 사항에 흠결이 있는지 여부를 꼼꼼이 살펴서 출원서와 그 외 필요 서류들이 빠짐없이 제출될 수 있도록 하여야 한다.
(라) 검색 및 실체 심사
방식심사가 완료되어 모든 서류 상의 요건들이 충족되면 홍콩지식산권서의 상표심사부는 실체심사를 선행상표 검색과 실체적 상표등록 요건에 대한 심사를 개시한다.
선행상표 검색은 출원된 상표와 지정상품과 동일하거나 유사한 상표가 동일하거나 유사한 지정 상품에 먼저 출원되었거나 등록되어 있는지 여부를 확인하기 위하여 이루어진다. 그리고 해당 상표가 홍콩 상표법이 정하는 등록 요건을 갖추고 있는지도 살펴본다.
홍콩에서도 해당 상표가 지정상품의 보통명칭이나 관용명칭 또는 성질·품질·원재료·원산지·생산방법·가공방법 등을 나타내는 표장만으로 된 상표, 현저한 지리적 명칭만으로 된 표장은 식별력이 없는 것으로서 등록받을 수 없다고 규정하고 있다.
주요한 등록 요건의 예시:
① 자타상품 식별력이 있는가?
② 지정상품이나 지정서비스업의 성질을 직감하게 하는 표장
③ 현저한 지리적 명칭 표장
④ 타인의 선등록 또는 선출원된 상표와 동일·유사한 상표를 동일·유사한 지정상품에 출원한 상표
(마) 거절이유 통지 및 이에 대한 대응
① 거절이유의 통지 및 의견서 제출 기간
심사관은 검색 및 실체심사를 통하여 상표출원에 거절이유를 발견한 경우, 이를 출원인에게 통지한다. 홍콩지식산권서는 거절이유 통지서에서 해당 출원이 어떠한 이유로 거절 사유를 가지고 있는지 상세히 통지하고, 이를 극복하기 위한 가능한 방안을 명기하여 출원인이 거절이유를 쉽게 극복할 수 있도록 하고 있다.
거절이유 통지서를 송달받은 날로부터 6개월 이내에 출원인은 이에 대한 의견서 또는 보정서를 제출하여야 한다. 만약 6개월의 기간을 준수하지 못하게 될 경우 3개월의 추가 기간을 신청할 수 있다.
② 거절이유에 대한 대응
일반적으로는 심사관이 제안하는 거절이유 극복을 위한 대응방안 대로 따라서 의견서 또는 보정서를 제출하면 등록이 가능하다.
그러나, 심사관의 의견이 타당하지 않은 경우에는 적극적으로 이를 반박하는 의견서를 제출하여 거절이유를 극복하여야 한다. 예를 들어, 식별력이 없음을 이유로 하는 거절이유나 상표의 유사 여부 판단을 기초로 한 거절이유의 경우 심사관의 주관적인 판단이 개입될 수 있는 여지가 있으므로 심사관의 의견이 타당하지 않다면 적극적으로 다투어야 한다.
또한 상표는 지정상품 별로 거절이유가 발생할 수 있는데, 만약 출원 단계에서 넓은 범위의 상표권을 획득하기 위하여 직접 영위하지 않거나 앞으로도 영위할 가능성이 없는 상품 영역 또는 사업 영역까지 지정상품이나 지정서비스업을 지정했으나 바로 그 상품 영역에 대하여 거절이유가 발생한 경우는 확실하고 빠른 상표권 획득을 위하여 해당 지정상품을 삭제하는 보정을 하는 것이 일반적으로 바람직하다.
③ 의견 청취 신청
출원인은 심사관의 거절이유 통지에 대하여 다른 심사관에게 의견 청취를 신청할 수도 있다. 다른 심사관에게 의견 청취를 신청할 경우, 상표출원에 유리한 증거와 불리한 증거 모두가 다른 심사관에게 제공되며 의견 청취 신청을 담당하는 심사관은 해당 증거를 모두 고려하여 결정을 내려야 한다.
의견 청취 신청의 담당 심사관은 상표출원의 거절이유의 타당성을 검토하고 이에 대한 결론을 내려 출원인과 원래 담당 심사관에게 통보하여야 한다.
④ 1차 거절이유가 극복이 되지 못한 경우
1차 거절이유에 대한 상표출원인의 대응에 의하여 거절이유가 완전히 해소되지 못한 경우 심사관은 2차 거절이유를 다시 통보한다. 2차 거절이유에서도 1차 거절이유와 마찬가지로, 해결되지 못한 거절이유를 명시하고 이를 극복할 수 있는 방안을 제안하는 형태로 거절이유 통지서가 발행된다.
2차 거절이유에 대한 답변은 1차 거절이유와 달리 거절이유 통지서를 받은 날로부터 3개월 이내에 답변을 제출하여야 한다. 이 3개월의 답변 기간은 원칙적으로 연장이 허용되지 않는다. 하지만, 예외적으로 3개월의 추가 답변 기간 연장을 허용하는 경우가 있는데 그 요건이 매우 엄격하다.
그 요건은 다음과 같다
㉮ 출원인이 자신의 상표출원의 등록을 위하여 선출원 또는 선등록 상표권자의 동의를 얻어야 할 필요가 있고, 이를 위한 추가적인 시간이 필요한 경우
㉯ 출원인의 자신의 상표출원의 등록을 위하여 선출원 또는 선등록 상표권자로부터 선출원 또는 선등록 상표권을 양도받아야 할 필요가 있고, 이를 위하여 추가적인 시간이 필요한 경우
㉰ 자신의 상표출원의 등록에 장애가 되는 선등록 상표권의 취소심판 또는 무효심판이 제기되어 있고, 해당 심판의 결과가 나오기까지 시간이 더 필요한 경우
(바) 출원 공고
심사 결과 거절이유가 없거나 모든 거절이유가 해소된 경우 홍콩지식산권서는 상표출원의 출원 공고를 한다. 상표출원공고는 홍콩지식재산저널에 게시된다.
(사) 이의신청
① 이의신청의 제기
상표출원이 공고되면 누구든지 해당 상표출원에 대하여 이의신청을 제기할 수 있다. 이의신청은 출원공고일로부터 3개월 이내에 신청하여야 한다. 이의신청이 제3자로부터 제기되면 홍콩지식산권서는 이의신청이 접수된 사실을 출원인에게 통보하여야 한다.
한편, 홍콩지식산권서는 이의신청이 일단 제3자로부터 제기되면 이의신청 기간을 추가로 2개월 더 연장할 수도 있다.
만약 제3자가 이의신청 이유로서 선등록 상표와 동일유사하다는 것을 제기한 경우에는 선등록상표에 대한 증명 자료를 함께 제출하여야 한다.
② 이의신청에 대한 출원인의 대응
상표출원에 대한 이의신청이 제기되고 이를 통보받은 출원인은 이의신청을 반박하는 반박 의견서를 이의신청 통지서를 송달받은 날로부터 3개월 이내에 제출하여야 한다. 출원인은 반박 의견서를 홍콩지식산권서에 제출하면서 동시에 직접 이의신청인에게도 반박 의견서를 발송할 수도 있다.
상기 3개월의 반박 의견서 제출 기간은 출원인의 신청에 의하여 2개월 더 연장이 가능하다. 하지만, 추가 연장은 불가능하다. 만약, 출원인이 상기 3개월의 기간 내에 반박 의견서를 제출하지 않는 경우에는 해당 상표출원은 포기한 것으로 간주한다.
한편, 출원인이 스스로 이의신청인의 이의제기 대해 인정하고 출원을 포기하는 것도 가능하다.
③ 이의신청에 대한 증거자료의 제출 기한
출원인이 이의신청인의 이의제기에 대하여 반박 의견서를 제출하면, 이의신청인은 반박 의견서를 송달받은 날로부터 6개월 이내에 자신이 제기한 이의사유에 대한 증명자료를 제출하여야 한다.
만약, 이의신청인이 상기 6개월의 기간 내에 증명자료를 제출하지 않는 경우 이의신청을 철회한 것으로 간주한다.
④ 반박 증거자료의 제출 기한
이의신청인이 증거자료를 상기 기간 내에 제출한 경우, 출원인은 이의신청 증거자료 제출을 통지받은 날로부터 6개월 이내에 이를 반박하여 자신의 출원의 등록을 지지하는 증거자료 또는 더 이상 증거자료를 제출하지 않겠다는 취지의 성명서를 제출하여야 한다.
⑤ 이의신청인에 의한 재반박 증거자료의 제출
출원인이 상기 6개월의 기간 내에 반박 증거자료를 제출한 경우, 상기 제출된 반박 증거자료를 부정하기 위한 증거자료의 범위 내에서만 재반박 증거자료를 반박 증거자료 제출 통지서를 송달받은 날로부터 6개월 이내에 제출할 수 있다. 이의신청인이 재반박 증거자료를 제출한 이후에는 더 이상 양측에 증거자료를 제출할 수 있는 기회는 주어지지 않고, 모든 증거자료가 수집되고 정리되어 심리(聆讯)가 진행된다.
⑥ 심리 기일 지정 및 이의 신청에 대한 결정
심리를 담당하는 심사관은 모든 증거자료가 제출된 이후에 날짜를 정하여 기일을 지정하고 양측에 통보한다. 지정된 날짜에 심리가 지정되며 심리를 후에는 이의신청에 대한 결정이 내려진다.
이의신청에 대한 결정은 법원에 불복할 수 있다. 홍콩지식산권서는 별도의 심판원을 두고 있지는 않으며 홍콩지식산권서에서 이루어진 모든 결정에 대한 불복은 법원에 제출하도록 하고 있다.
(아) 등록 결정
모든 심사 및 이의신청 결과 상표출원이 등록받을 수 있는 것으로 결정되면 심사관은 등록결정을 내리고 이를 출원인에게 통보한다. 그리고, 출원인은 등록료 납부 등의 등록 절차를 거쳐서 상표권을 등록받게 된다.
(자) 등록일의 소급
상표권이 등록되면 홍콩지식산권서의 저널에 게시된다. 그리고 등록일이 출원일로 소급되어 등록된다.
이 점이 홍콩 상표법의 매우 독특한 특징인데 우리나라의 상표법이 등록 전 심사기간 동안에대하여는 손실보상청구권이라는 제도를 통하여 우회적으로 보호하는 반면에 홍콩에서는 등록일을 출원일로 소급시켜 출원일로부터 상표권이 유효하게 존속하고 있었던 것으로 인정한다.
이는 상표권자를 매우 두텁게 보호하는 장치로서 우리나라의 손실보상청구권보다 훨씬 더 강력한 규정이라고 할 수 있다. 왜냐하면, 우리나라의 손실보상청구권은 등록 전 심사 기간 중 출원 사실을 경고한 이후부터 등록 시까지 발생한 금전적 손실만 보상받을 수 있지만, 홍콩에서는 상표권 자체를 출원일로 소급시키기 때문에 별도의 경고 없이도 출원일 이후 모든 기간 동안 보호받지 못했던 자신의 상표권을 소급해서 보호 받을 수 있기 때문이다.
동향
홍콩 지재권 
