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[판시사항]
상표법 제7조 제4항 제1호가 규정한 등록상표의 ‘사용’이 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 등 정당한 사용권한이 있는 자에 의하여
사용된 경우로 한정된다고 볼 수 없다고 판단한 사례.
[판결요지]
다음과 같은 점들을 종합하여 볼 때 상표법 제7조 제4항
제1호가 규정한 등록상표의 ‘사용’이 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 등 정당한 사용권한이 있는
자에 의하여 사용된 경우로 한정된다고 볼 수 없다.
㈎ 명문 규정상의
검토
① 먼저 문언상으로 상표법 제7조 제4항 제1호는 ‘등록상표가 사용되지 아니한 경우’라고 규정하고 있을 뿐이고, 달리
정당한 사용권한이 있는 자에 의하여 사용되지 아니한 경우이어야 한다는 취지로 명시되어 있지는 않으며, 이는
상표법 제73조 제1항 제3호가
‘상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자’ 중 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에 등록취소심판을 청구할 수 있도록 규정함으로써, 사용권한이 있는 자에 의한 사용의 여부를 그 적용 요건으로 명시하고 있는 것과 명백히 구별된다.
② 그리고 구 상표법(2011. 12. 2. 법률 제11113호로
개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호에서나 현행 상표법 제2조
제1항 제7호에서도, 상표의
‘사용’이라 함은 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한
것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하는 행위 및 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판
또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다고 규정하고 있을 뿐이고, 달리 정당한 사용권한이 있는 자에 의한 사용만을 상표의 ‘사용’에 해당하는 것으로 명시하고 있지 않다.
㈏ 규정 취지상의
검토
① 상표법 제7조 제4항 제1호가 적용배제의 대상으로 삼고 있는 상표법 제7조 제1항 제8호는, 선출원등록상표가
소멸된 뒤에도 1년간 정도는 수요자 사이에 그 상표에 관한 기억과 신용이 남아 있어 상품출처에 관한
혼동을 일으킬 우려가 있으므로 이를 방지함과 아울러, 그 선출원 등록권리자에게 권리회복의 기회를 주려는
데에 그 규정 취지가 있고(대법원 1990. 11. 27. 선고 90후496 판결 참조), 이에
상응하여 상표법 제7조 제4항 제1호 또한, 등록상표가 상표권이 소멸한 날부터 소급하여 1년 이상 사용되지 아니한 경우에는 위와 같은 수요자의 오인ㆍ혼동의 우려가 없고 종전 권리자에게 권리회복의 기회를
줄 필요가 없으므로 예외로 하고 있다고 보인다.
② 그런데 선출원등록상표가 사용되기는 하였으나 그것이 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 등 정당한 사용권한이 있는 자에 의한 사용이
아니었다 하더라도, 그러한 점만으로 위와 같은 수요자의 오인ㆍ혼동의 우려가 발생하지 아니한다고 보기는
어려운 것이므로, 위와 같은 경우를 상표법 제7조 제4항 제1호가 규정한 등록상표의 ‘사용’에서 반드시 배제하여야 할 합리적인
근거를 찾기 어렵다.
㈐ 규정의 조화로운
해석상의 검토
① 더욱이 상표법 제7조 제1항 제8호는 ‘상표등록을 무효로 한다는 심결이 있는 경우에 그 심결 확정일부터 1년이
경과하지 아니한 타인의 등록상표’와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표에 대해서도 등록받을 수 없는
것으로 규정하고 있고, 이는 선출원등록상표의 상표등록이 무효로 됨으로써 상표권의 효력 자체가 소급하여
소멸하는 경우에도 여전히 그 수요자 사이에서는 상품출처에 관한 혼동이 생길 수 있으므로 이를 방지하고자 하는 데에 그 규정의 존재의의를 찾을 수
있다 할 것이다.
② 그렇다면 적법․유효한 선출원등록상표를 사용하였음에도 불구하고 그것이 전용사용권자나 통상사용권자 등 적법한 사용권자에 의한 사용이 아니었다는 사정만으로
상표법 제7조 제4항 제1호에서
규정한 등록상표의 ‘사용’이 없었던 것으로 보아 결국 상표법 제7조 제1항 제8호를 적용하지 아니하는 것은 위와 같이 상표권이 소급하여 처음부터
무효인 경우(이 경우에는 상표권자의 사용도 실질적으로는 정당한 권한이 없는 자에 의한 사용에 해당한다고
볼 수밖에 없다.)에도 그 상품출처에 관한 혼동을 방지하고자 하고 있는 것과의 균형이 맞지 않는다.
㈑ 구체적 사례의
검토
보다 구체적으로 살펴보자면, 예컨대 선출원등록상표가 원래의 상표권자로부터 상표권을 양수한
새로운 상표권자나 전용사용권 또는 통상사용권 설정계약을 체결한 전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 그 상표권이 소멸한 날로부터 소급하여 1년 이내에 사용되었다가 그 이후 해당 상표권양도계약이나 상표사용권설정계약이 취소ㆍ무효ㆍ해제 등의 사유로 소급하여
효력이 소멸하는 경우는 얼마든지 있을 수 있다. 그런데 위와 같은 경우에 그 선출원등록상표의 사용된
정도가 상당한 수준에 이르러 수요자 사이에 여전히 그 상표에 관한 기억과 신용이 남아 있어 상품출처에 관한 혼동을 일으킬 우려가 명백히 존재함에도, 그 사용권한이 위와 같이 소멸되었다는 점만을 놓고서 상표법 제7조
제4항 제1호가 규정한 등록상표의 ‘사용’에 해당하지 않는다고
판단하거나 이를 전제로 결국 상표법 제7조 제1항 제8호를 적용하지 아니한다면, 이는 결국 상품출처에 관한 혼동을 방지하려는
위와 같은 규정 취지에 크게 어긋나는 결과가 된다.
[참조 조문]
상표법 제7조 제4항 제1호, 상표법 제7조 제1항 제8호, 상표법 제73조 제1항 제3호, 상표법 제2조 제1항
제7호, 구 상표법(2011.
12. 2. 법률 제11113호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 제6호
[참조 판례]
대법원 1990. 11. 27. 선고 90후496 판결
출처: 특허법원
[더 자세한 내용을 원하는 분들을 위해 원본파일을 첨부 했습니다]
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I P 판례 
